文/北京集佳知识产权代理有限公司 张春水

　　当今世界，科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。为了推动科技创新，世界各国纷纷制定了专利法。尽管从专利法的立法宗旨上来看，世界各国制定专利法的目的是相同的，而且随着全球化的不断发展，国际合作不断深化，与之相应地出现了《保护工业产权巴黎公约》、专利合作协定(PCT)等国际性专利程序。但是，根据各国的实际情况，各国专利法在很多规定上仍存在细微的区别，很多时候，恰恰是这些细微的区别将影响专利能否获得授权或是否获得恰当的保护范围。因此，让外国申请人清晰地了解和理解这些具有中国特有的专利实践是十分必要的。由于中国特有的规定这个题目很大，笔者本文仅探讨中国专利法实施细则22.2款规定的相关规定及相关实践，以供外国申请人（当然包括处理外内案件的中外专利律师）参考。

　　中国专利法实施细则22.2款规定，“引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础”。通常大家会将“引用两项以上权利要求的多项从属权利要求作为另一项多项从属权利要求的基础”的情况叫做“多项从属权利要求引用多项从属权利要求”，甚至简称为“多项引多项”或“多引多”。特别需要说明的是，如果并列独立权利要求引用多项从属权利要求，则不属于多引多。这一点外国申请人经常容易混淆，在实际处理案件过程中经常遇到客户提供的意见将独立权利要求也修改为仅仅引用前一套权利要求的第一项。具体例子将在修改方式部分给出。

　　如上所述，中国不允许在权利要求中存在多引多的情况。但是，在其他大部分国家和地区组织（如欧洲专利局、德国、美国等）是允许多引多的。因此，通过PCT途径或巴黎公约途径进入中国国家阶段的外国申请（可以简称为“外内申请”）基本上都存在多引多的权利要求。何时、如何修改这些多引多的权利要求常常困扰着外国申请人。下面笔者将详细进行说明。

　　一、修改机会

　　1）申请阶段进行修改

　　在通过巴黎公约途径进入中国时直接修改申请文件。

　　2）在主动修改期限内进行修改

　　在通过PCT途径进入中国国家阶段时进行PCT28/41条修改。巴黎公约或者PCT进入国家阶段的专利申请：发明，在提出实质审查请求时或者在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内提出修改；实用新型：可以自申请日起两个月内提出主动修改。

　　3）收到审查员的通知（包括OA、补正和电话通知）进行修改

　　如果审查员的通知指出了多引多缺陷，则在答复时进行修改。当然，即使审查员的通知并未指出多引多缺陷，申请人也可以依据节约审查程序原则来主动进行修改。

　　在1）申请阶段进行修改的优点在于，在专利申请不存在其他缺陷时可以尽早获得授权，尤其对于实用新型申请来说，有可能直接获得授权。其缺点在于，如果是通过删除技术方案的方式（如下述修改方式1）-3））来修改权项，则有可能会在后续程序中出现修改超范围的情况出现（例如，在删除了某一技术方案并且说明书中并未明确记载有该技术方案的情况下，如果在后续程序中想要通过修改保护该技术方案的话，有可能会涉及修改超范围的问题）。另一缺点在于，如果是通过拆分多项从属权利要求的方式（如下述修改方式4））来修改权项，则会增加权项数量，所以由于该修改而导致权项数超过10项时需要缴纳额外的权利要求附加费。

　　在2）和3）的时候进行修改的优点在于，可以根据审查员的审查意见或根据其他国家同族申请的审查结果来最大限度地保留技术方案、不会出现上面提到的修改超范围的问题、不会发生额外的权利要求附加费，甚至个别情况下有可能审查员也不一定会指出（当然这种情况极少发生），因为多引多不是专利无效的相关条款；其缺点在于，在OA通知书中会被审查员指出存在多引多缺陷，而且有时候只有这一个多引多的缺陷而影响申请的授权速度，尤其对于实用新型的申请而言。

　　二、修改方式

　　下面以具体的例子说明对多引多缺陷可以采取的相关修改方式。

　　▪示例

　　1.一种装置，其特征在于，技术特征A。

　　2.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，技术特征B。

　　3.根据权利要求1或2所述的装置，其特征在于，技术特征C。

　　4.根据权利要求1-3中任一项所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　5.根据权利要求1-4中任一项所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　6.一种设备，包括根据权利要求1-5中任一项所述的装置。

　　在上述示例中，权利要求4-5存在多引多的缺陷。

　　首先强调一下，国外申请人在遇到多引多的审查意见时，经常把独立权利要求6修改为“6.一种设备，包括根据权利要求1所述的装置”。这种修改是没有必要的，因此需要明确告诉申请人，针对独立权利要求6可以保持不修改，修改后的方案数量明显减少，不修改对于申请人而言是非常有利的。

　　方式 1）修改存在多引多缺陷的多项从属权利要求

　　例如，修改为：

　　4.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　5.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　或者，修改为：

　　4.根据权利要求2所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　5.根据权利要求2所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　或者

　　4.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　5.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　或者

　　4.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　5.根据权利要求4所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　这种修改方式的原则是减少引用的从属权项，从而避免了多引多，减少了技术方案，申请人可以按照技术方案进行选择。

　　方式 2）修改作为引用项的多项从属权利要求

　　例如，修改为：

　　3.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，技术特征C。

　　或者，将权3修改为“根据权利要求2所述的装置，其特征在于，技术特征C”。

　　这样从属权利要求4可以保持不修改。

　　方式 3）将几个从属权利要求的特征以或的方式写到一个或几个从属权利要求中，减少权利要求修改拆分的项数。

　　当然，这种有个前提，是这几个特征确实是并列的或者可以视为是并列的，有时候这种修改方式也比较有效，可以酌情使用。

　　例如，修改为

　　4.根据权利要求1或2所述的装置，其特征在于，技术特征D或E。

　　5.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，技术特征D或E。

　　方式 4）拆分多项从属权利要求

　　例如，修改为：

　　4.根据权利要求1或2所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　5.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，技术特征D。

　　6.根据权利要求1或2所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　7.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　8.根据权利要求4所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　9.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，技术特征E。

　　修改方式1）-3）的优点在于，权利要求的引用关系会比较简洁，修改不易出错；其缺点在于，需要删除部分技术方案。

　　修改方式4）的优点在于，将所有的技术方案都保留；其缺点在于，修改后的权利要求项数会变多，尤其对于权利要求本身较多的申请中，会分拆出大量的技术方案，容易搞混引用关系而且容易出错。

　　总而言之，在当前的中国专利实践下，因为发明申请基本通常至少会发出一次OA通知书，所以在申请阶段（即修改机会1））就进行修改只有坏处，而不会带来任何明显的好处。由此，对于巴黎公约进中国的发明申请，一般不建议在申请阶段就进行修改，但是对于实用新型申请而言，如果申请人急于获得授权，则可以在申请阶段就修改多引多，有很大的可能性直接获得授权。特别说明，多引多缺陷的修改方式并没有标准答案，可以单独使用上述方式1）-4）来进行修改，也可以结合使用上述方式1）-4）来进行修改，要始终牢记修改的目的是：保留尽量多的技术方案、尽量保留保护范围大的权项、而且保留客户认为有用的技术方案，同时保证权利要求书清楚。