摘要：专利法第24条关于新颖性宽限期均是针对“申请专利的发明创造”在出现相应的情形时可以主张不丧失新颖性的规定。但是，对于“他人未经申请人同意而泄露其内容的”发明创造如果是在授权后专利权人得知泄露情形的能否主张该发明创造不丧失新颖性，专利法及其实施细则都没有明确的规定。针对这一问题，本文提出应由专利确权机构统一受理和审查授权专利新颖性宽限期问题。

　　关键词：授权专利 新颖性宽限期 主张 管辖

　　一．引言

　　按照专利法第二十四条规定“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的； (二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”前述三项均是针对“申请专利的发明创造”在出现相应的情形时可以主张不丧失新颖性的规定。但是，对于“他人未经申请人同意而泄露其内容的”发明创造如果是在授权后专利权人得知泄露情形的能否主张该发明创造不丧失新颖性，专利法及其实施细则都没有明确的规定。而专利权人在发明创造授权后知晓他人泄露的情形，如果不允许专利权人主张不丧失新颖性的公开，专利权人有失权的可能，对于专利权人显失公平。日前，北京高院关于发明专利权无效行政纠纷的判决对于该问题给出了答案。

　　二、案情介绍

　　本案例涉及一种治疗乙肝的中药及其制备方法，专利号为03118126.0，其专利申请日为2003年3月3日，专利授权日为2005年5月4日，专利权人为X公司（下称争议专利），争议专利包括二项权利要求，分别是药品的处方和药品的制备方法。2010年1月5日，自然人曾某以争议专利不具有新颖性提起无效宣告请求，所依据的证据是《国家中成药标准汇编（中成药地方标准上升国家标准部分）内科肝胆分册》（下称标准证据），国家药监局2002年编。标准证据中记载了争议专利产品的处方和制备方法。但是专利权人认为标准证据不是公开出版物，不影响争议专利的新颖性。国知局专利复审委的无效决定认定标准证据是公开出版物，其公开日期按照审查指南的规定应为2002年12月31日，并据此以争议专利不具备新颖性做出宣告争议专利无效的无效决定。

　　专利权人不服无效决定，向北京市第一中级人民法院提起针对该无效决定的行政诉讼，在行政诉讼中，专利权人提出如果认定标准证据是公开出版物，其公开也是第三人未经专利权人同意而泄露所导致，专利权人应该享有不丧失新颖性的宽限期，争议专利正是在宽限期内申请，不应丧失新颖性，并提供了相应证据。

　　在一审中，被告专利复审委提出，因为在无效程序中专利权人已经收到使争议专利“丧失新颖性”的标准证据，故在收到之日已经得知标准证据公开了争议专利的技术方案，而专利权人在行政诉讼中才提出不丧失新颖性的理由，已经超出了2006年审查指南规定的提出不丧失新颖性宽限期的二个月期限，不应享有宽限期。一审法院支持了专利复审委的观点，对专利权人的不丧失新颖性宽限期的请求和提交的证据未予支持和采纳。

　　专利权人不服，向北京市高院提起上诉。最终，北京高院撤销了一审判决并认为：

　　（1）2006 年 《 审查指南 》中只是规定在申请专利的过程中，申请专利的发明创造如果属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形，申请人应当按照该规定向授权审查部门作出相关声明。对于已经获得授权的专利来说，如果其属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形，2006 年《 审查指南 》并未具体规定专利权人是否及如何作出相关声明，通常来说专利权人没有义务也无从作出上述声明。对于因不具备新颖性而进入无效审查程序的专利来说，如果其属于 《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形，专利权人是否应作出相应声明以及如何作出该声明，2006 年《 审查指南 》也未作出具体规定，原审法院径直适用 2006 年《 审查指南 》中的相关规定，并将其中规定的两个月期限理解为除斥期间属于适用法律错误。

　　（2）即使专利权人在其专利无效审查程序中需要向专利复审委员会作出“不丧失新颖性”的声明，也应当以其“知道或者应当知道”其专利属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形为前提。这里的“知道或者应当知道”不是基于无中生有的揣测，或者说仅仅是基于专利权人能够猜测或怀疑其专利属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形，尚不足以认定专利权人已经“知道或者应当知道”其专利属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形，只有在足够的证据和事实的基础上才可以认定专利权人“知道或者应当知道”其专利属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形。而原审法院认定专利权人于提交意见陈述书和反证时就已经知晓或应当知晓标准证据公开属于《 专利法 》第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形依据不足。事实上专利权人在得知标准证据可能属于 《 专利法 》 第二十四条第（三）项规定的“不丧失新颖性”的情形后，是积极收集证据并及时向一审法院提出不丧失新颖性宽限期的主张。

　　（3）原审判决对原告在诉讼中提交的证据，未进行质证及写明对该证据是否应采信，程序上亦有不当之处，专利复审委员会仅以这些证据未在无效审查阶段提交为由主张一律不予考虑过于机械。

　　（4）考虑到原告作为专利权人向原审法院提交的上述证据如不被采信则本专利将被宣告无效且专利权人将丧失救济途径，且各方当事人均认可专利权人向原审法院提交的证据的真实性，故本院对新汇公司向原审法院提交的证据予以采信，对其证明的事实亦予以确认。

　　故，二审法院撤销了一审判决并判令专利复审委重新做出无效审查决定。

　　在无效在重新审查过程中，无效请求人对专利复审委的口审通知书在指定期限内没有答复，并且没有参加口审，该无效案以被视为撤回结案。

　　三．讨论

　　笔者认为，已授权专利的宽限期问题主要涉及以下二方面问题：1）专利授权后专利权人能否基于专利法第24条第（三）项主张因被知情人泄露享有不丧失新颖性的宽限期；2）已授权专利向谁主张及如何主张上述宽限期。下面分别讨论这两个问题：

　　1、专利授权后专利权人能否基于专利法第24条第（三）项主张因被知情人泄露享有不丧失新颖性的宽限期

　　专利法第二十四条规定“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”专利法实施细则第三十条第四、五款规定“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（三）项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。申请人未依照本条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定。”

　　根据专利法及其实施细则的规定，在专利申请阶段，申请人如果发现“申请专利的发明创造”在申请日以前六个月内，他人未经申请人同意而泄露其内容的，申请人可以主张该申请不丧失新颖性。但是如果发明创造已经授权，专利权人还能否基于该规定主张享有不丧失新颖性的宽限期，专利法及其实施细则均没有涉及。而在《审查指南》中规定“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。审查员认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明材料。申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料，应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容，并由证明人签字或者盖章。申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合上述规定的，审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期的通知书。”①可见，《审查指南》也主要是针对申请阶段主张不丧失新颖性宽限期做出的规定。

　　但是，申请人获知他人泄露其专利内容的时间可能在专利申请日前、专利申请日和授权公告日之间，以及授权之后。对于前二种情形，申请人有机会根据上述规定在授权程序向专利局请求享有不丧失新颖性宽限期的主张，并得到审查员的认可；而对于后一种情形，申请人已经不可能在授权程序提出上述主张，但能否在诸如确权程序或者确权行政诉讼中提出上述主张，尚无明确的法律规定，也无在先案例认定。笔者认为，从立法本意上专利法第24条及其实施细则或者《审查指南》的规定，都是在第三人将合法或非法途经从申请人处获取的专利内容公开后，给予申请人法律上的救济，一般认为“上述情况所导致的公开都违背了申请人的意愿，而且在实际中也是难于完全避免的。为了不影响申请人获得专利权的正当权利，有必要在专利法中给出一定的例外规定。”②既然申请获得专利权的权利能在法律上予以保护，避免受到他人不当泄露的影响，已经获得授权的专利没有理由不享有这种保护，而任由以该不当泄露为由予以无效。如果仅仅因为申请人获知他人泄露的时间更晚而不予以救济，显然也是有违立法本意的。

　　而且在前述案例中无论是专利复审委，还是法院（包括一审、二审法院）对于在确权行政诉讼中当事人能否主张不丧失新颖性宽限期并无异议，并且北京高院生效判决也支持了当事人在确权行政诉讼中可享有不丧失新颖性宽限期的主张。

　　2、已授权专利向谁主张及如何主张上述宽限期

　　在专利申请授权阶段，申请人获知他人泄露情形的，可以向专利局提出宽限期的请求并提交相应证据，由专利局审查部门审查并记录在审查文档内。但是对于已经授权的专利如何处理，《审查指南》没有规定，实践中也缺少这样的案例。本案中，在无效案发回重审过程中，由于请求人对专利复审委的口审通知书在指定期限内没有答复，并且没有参加口审，该无效案以被视为撤回结案，因而对这一问题没有处理结论，不能不说是一个缺憾。但是笔者认为，根据行政法的效率原则，该问题应就近由受理并审理该问题的部门审查。在专利授权后，专利权人获知专利技术泄露情形无外乎二种形式：主动获知和被动获知。主动获知是专利权人自己发现该专利被他人泄露公开。被动获知的一种情形是他人（可以是合作方或关联单位）发现该专利被泄露公开并告知专利权人；被动获知的另一种情形就像本案，由他人基于泄露的文件宣告该专利无效，而专利权人确信该泄露文件已经公开并将会影响该专利的新颖性。在后一种情形下，审理该专利的部门是专利复审委和北京一中院和北京高院，在现有的法律框架下，笔者认为由专利复审委审查专利权人宽限期主张，并给出相应的结论不失为一种合适的途经。在前两种情形下，也可考虑类似无效程序，对授权专利的宽限期问题予以审查。同时在《审查指南》中，对专利权人主张宽限期的程序做出相应的规定。

　　如果是他人以授权专利被在先泄露为由宣告该专利无效，可以通过行政程序向专利复审委提起无效宣告请求，复审委可以基于《审查指南》明确规定，在无效程序立案和审查。但是如果专利权人发现授权专利已被他人泄露而导致公开，公开时间在宽限期内，专利权人如何来主张不丧失新颖性的宽限期，并由有权机构确认该泄露会否导致其授权专利丧失新颖性、专利权人能否主张享有不丧失新颖性公开。笔者认为，可以参照审查指南关于专利权人无效自已专利的规定，由专利权人向专利复审委提出无效宣告请求，再由专利复审委审查授权专利是否满足不丧失新颖性宽限期的规定。

　　四、结论和建议

　　在专利授权后，方得知他人将从专利人处获得的专利技术泄露导致其公开的，专利权人根据专利法第24条第（三）项主张不丧失新颖性的宽限期，应该与授权前一样获得支持。对于授权专利的宽限期审查，由于现有的《审查指南》并没有规定具体的审查部门，根据行政法的效率原则，该问题应就近由受理并审理该问题的部门审查，具体应由专利确权机构统一审查并给出相应的认定。建议专利行政部门就授权专利的新颖性宽限期问题做出统一的规定，并指定专门的部门统一审查授权专利的新颖性宽限期问题。

　　注：

　　①2006年修订的专利《审查指南》第一部分第一章6.3.3 节

　　②尹新天《专利法祥解》

　　【参考文献】

　　1.（2012）高行终字第215号判决书，北京市高级人民法院。

　　2. 尹新天，《专利法祥解》，知识产权出版社，2009。

　　3.中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南》，知识产权出版社，2006。