[摘要]：

　　禁止反悔规则是专利权人对其在授权或无效宣告程序中通过修改或意见陈述放弃的内容，在诉讼程序中，不能再纳入专利权的保护范围指专利权的保护范围。本文观点：专利权以权利要求的内容为准，适用禁止反悔规则的前提是：修改或意见陈述对权利要求的保护范围有限制性作用；但适用禁止反悔规则不得任意修改权利要求。本文从合法性，整体理解，授权影响的角度对上述观点进行探讨。

　　[问题背景]：

　　发明专利示例，其权利要求1为：一种水杯，包括杯身和杯把手，所述杯把手固定地杯身外侧壁，其特征在于，所述杯把手为一半圆形，且杯把手表面设置有螺旋形条纹。

　　审查意见指出权利要求1存在创造性的缺陷。在答复该审查意见时，专利权人未修改权利要求书1，仅进行了意见陈述，理由包括：第一，本发明中，杯把手表面设置有螺旋形条纹，可以提高手与杯把手之间摩擦力，改善手感；第二，本发明中，杯把手由橡胶材料制成，可以进一步改善手感。此后，审查员授予以专利权，未发出其他审查意见。

　　[焦点问题]：

　　涉嫌侵权产品包括上述权利要求1的所有技术特征，但其杯把手的并不是由橡胶材料制成，而是由合金材料（设该合金材料与橡胶材料不等同）制成。此时，上述意见陈述是否视为放弃了杯把手为其他材料制成的技术方案呢？即涉嫌侵权产品是否落入上述权利要求1的保护范围？

　　第一种观点：上述意见陈述应当视为放弃了杯把手为其他材料制成的技术方案（仅限于橡胶材料及与橡胶材料等同的材料制成的杯把手）；进而，该涉嫌侵权产品未落入上述权利要求1的保护范围。其根据在于：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《司法解释》）第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。即适用通常所说的“禁止反悔规则”。

　　第二种观点：基于权利要求1未对其保护主题的材料进行限定，意见陈述书中对材料的限定无法对权利要求1的保护主题进行限定；进而，上述意见陈述与权利要求限定的保护范围无关，无法形成对权利要求1保护范围的限制作用，不应视为放弃了杯把手为其他材料制成的技术方案；进而，该涉嫌侵权产品落入上述权利要求1的保护范围。即不适用“禁止反悔规则”。

　　笔者持第二种观点，理由探讨如下：

　　第一，适用“禁止反悔规则”不得违反法律。

　　根据法律效力等级原理，“禁止反悔规则”由《司法解释》规定，适用该规则不能与《专利法》相矛盾，不能违反《专利法》的规定。

　　根据《专利法》（2008年修正）第59条第1款的规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。而根据《司法解释》制定说明：“为正确审理侵犯专利权纠纷案件，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合审判实际，制定本解释”。也就是说，《司法解释》作为一种法律渊源，是对《专利法》规定的具体应用，其效力是低于《专利法》的效力，不得于《专利法》相矛盾。即应当“严格依照专利法、民事诉讼法等法律进行解释，秉承立法精神，坚持立法本意，细化法律规定”①

　　如果按上述第一种观点，实质上是根据专利权人的意见陈述对权利要求进行修改，增加了技术特征，形成了一个新的保护范围。如此获得的权利要求1的范围与根据《专利法》第59条第1款规定获得的保护范围就存在不同，进而导致与《专利法》第59条第1款规定相矛盾，使得《司法解释》的效力高于《专利法》的效力，明显不符合《专利法》的规定。

　　如果按上述第二种观点，则能够与《专利法》相一致，符合《专利法》规定。因此，笔者认为：对《司法解释》的理解不能脱离《专利法》的规定，而且要在《专利法》的规定之下理解《司法解释》的相关内容。具体而言，对于《司法解释》第6条适用应当基于《专利法》的规定为前提，合理的理解为：

　　在“要求保护的技术方案中”，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持；而对于“未要求保护的技术方案中”，专利申请人或专利权人就没有放弃的基础，并不构成《司法解释》中规定的“放弃”，进而就不存在适用“禁止反悔”的前提。即禁止反悔规则只是对《专利法》第59条第1款规定的补充，不可能超越这一专利法最为基本的规则②。

　　第二，对《司法解释》理解也应当从整体上进行理解，不得单独考虑单一条款的规定。

　　专利权的保护范围，是专利权的权利边界，是专利法上重要的基础性概念。我国专利法第59条第1款规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准。因此，权利要求内容的解释过程，就是专利权保护范围的确定过程。权利要求解释尺度的宽严直接决定专利权保护范围的大小，影响专利权人与社会公众之间的利益关系。《司法解释》第1条是从宏观层面明确了折衷解释的规则。权利要求的解释，应当既合理地保护专利权人的利益，又使社会公众能够比较清楚地确定专利权的边界。第2条是从微观层面规定了权利要求解释的具体操作指南。说明书及附图、权利要求书的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分，其与权利要求的关系最为密切，通常是澄清争议用语的最佳指南。此外，专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分，但公众可以查阅，且权利要求用语在专利审查过程中和侵权诉讼中应当具有相同的含义，因此，专利审查档案对于权利要求也具有重要的解释作用③。

　　权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为不会侵犯专利权。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性④。

　　进而可以确定，《司法解释》并没有根据专利审查档案修改权利要求书的内容或者倾向。

　　同时，《司法解释》对等同规则的适用规则又作了进一步的明确和完善。……二是第6条的规定，即专利法理论上的禁止反悔规则。该规则也是对等同规则适用的一种限制。专利权人对其在授权或无效宣告程序中已放弃的内容，不能通过等同规则的适用再纳入专利权的保护范围。为增强操作性，该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。至于该修改或者陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信，均不影响该规则的适用⑤。进而，对于未适用等同为前提，且未在客观上对于保护范围进行限制性意见陈述情形，不应当适用“禁止反悔规则”。

　　因此，根据对《司法解释》的整体理解，本案中，“杯把手由橡胶材料制成”的意见陈述不具有适用禁止反悔规则的前提。

　　第三，适用“禁止反悔规则”应当考虑设置目的。

　　适用“禁止反悔规则”的目的是防止专利权人意见陈述导致专利权保护范围前后不一致，而两头得利在专利权人以出尔反尔的方式，在专利授权过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了限制；在侵权程序中，为了扩大专利权保护范围而否定上述限制时，适用“禁止反悔规则”可以防止专利权人两头得利，以保证公众的利益。

　　根据《专利法》及《审查指南》的规定，授权条件包括形式条件和实质条件。“杯把手由橡胶材料制成”的意见陈述很难说与授权的形式条件有关。实质条件包括新颖性和创造性要求。新颖性是指发明创造与现有技术（包括抵触申请）相比而不同；创造性是指发明创造与现有技术相比具有一定的高度（实质性特点和进步）。在进行新颖性和创造性判断时，与现有技术对比的对象是要保护的技术方案，即权利要求限定的技术方案。如果相应的技术特征未包括在权利要求中，就不属于与现有技术对比的对象“范畴”。本案中，由于“杯把手由橡胶材料制成”的技术特征未体现（直接或间接）在权利要求中，该意见陈述不会对新颖性或创造性评价产生任何影响，进而不应对授权产生任何影响。本案中，基于专利权人意见陈述中还包括对“杯把手表面设置有螺旋形条纹”技术特征的陈述，可以进一步证明：“杯把手由橡胶材料制成”的意见并会不形成授予专利权的理由。即，“杯把手由橡胶材料制成”的意见陈述并不会让专利权人在授权程序中得利。

　　在上述基础上，在侵权程序中，如果将“杯把手由橡胶材料制成”技术特征“读入”权利要求1中，就与授权条件不符，导致“实际获得范围”小于“授权范围”；进而，在诉讼程序中，专利权人的利益明显会有损失。进而，本案不存在专利权人两头得利的可能，不会损害公众利益。适用“禁止反悔规则”，将无法实现“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的目的，不符合《专利法》第1条的规定。

　　退一步讲，如果意见陈述中，仅有“杯把手由橡胶材料制成”的意见陈述，而审查员又直接予以授权。审查员的授权行为很明显不符合《专利法》及《审查指南》的规定。此时，也可以通过正常的无效程序进行处理。但在诉讼程序中，通过“主动”减小保护范围的方式“修改”权利要求，弥补授权过程中的不当行为，明显不合理。

　　进而，本案适用“禁止反悔规则”并不能实现设置该规则的目的。而采用上述第二种观点，并不会导致专利权保护范围前后不一致的情况发生，也不会损害公众利益。

　　总之，笔者认为：本案中，由于“杯把手由橡胶材料制成”的技术特征与权利要求保护的范围无关，该意见陈述并不是针对审查意见指出的缺陷进行了意见陈述，该意见陈述并不应对权利要求保护范围产生影响，不构成“放弃”；该案中，适用禁止反悔规则不是太合理。

　　另外，需要澄清的是：

　　第一、根据《司法解释》的规定及最高人民法院知识产权庭负责人的解读，在具体适用时，应当采用“一刀切”的做法；即在授权程序中，任何与权利要求保护范围相关的修改或意见陈述均影响权利要求的保护范围。但修改或意见陈述与权利要求的保护范围无关时，就不应该适用“禁止反悔规则”。

　　第二、适用“禁止反悔规则”不以适用等同为前提，在相同侵权时，也可以适用“禁止反悔规则”。

　　注释：

　　①参见最高人民法院知识产权庭负责人就《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》答记者问，网址：http://old.chinacourt.org/public/detail.php?id=388293，2013-8-27访问。

　　②伊新天，中国专利法详解，知识产权出版社，2011年3月第1版，第620页。

　　③同尾注1。

　　④同尾注1。

　　⑤同尾注1。