文/北京集佳知识产权代理有限公司 田磊

　　随着经济和全球化的发展，越来越多的国内企业开始重视海外专利布局。在当前全球市场中，美国、中国、欧洲、日本和韩国代表着五大主要专利体系。另外，根据行业发展和企业自身需求的不同，东南亚、巴西、印度等国家和地区的专利布局也越来越受到重视。

　　虽然不同国家的专利法的本质上是相通的，但由于历史原因和发展水平的区别，不同国家专利制度之间有着重要的差别。因此，如何针对不同国家的专利制度进行决策，是各个企业的重要任务之一。

　　一般来说，国内企业对中国的专利制度比较熟悉，在进行各种决策时会进行更充分的考虑和分析。由于美国专利制度与中国专利制度的差别较大，申请人在进行美国专利申请时，可能会存在更多的不确定性，或者未能充分利用某些制度上的规定，从而影响最终的决策。

　　下面，笔者将基于中美专利制度上的区别，对美国专利申请中的申请策略进行简要分析。

　　一、申请途径的选择

　　1.巴黎公约途径or PCT途径？

　　巴黎公约，即《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），其保护范围是工业产权，包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及制止不正当竞争等，基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。

　　基于巴黎公约途径进行申请时，申请人依据外国专利法，按照《巴黎公约》作出的专门规定，在首次提出本国国家专利申请后12个月（发明和实用新型）或者6个月（外观设计）内向外国专利主管机关提出申请，并要求享有优先权。也就是说，巴黎公约途径是申请人直接在希望获得保护的所有巴黎公约缔约国分别提交专利申请的一种途径。

　　PCT，即《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty），PCT缔约国的申请人提交一份“国际”申请，就可在全部成员国发生效力，从而达到简化程序的目的。PCT体系是专利申请体系，不是专利授权体系，因此并不存在PCT专利。只有发明、实用新型和其他类似的权利保护可以通过PCT申请专利，外观设计和商标不能通过PCT途径获得保护。

　　1.1对于美国专利申请，一般包括包括以下三种申请途径：

　　a.直接向美国申请专利；

　　b.通过巴黎公约向美国申请专利；

　　c.通过PCT专利合作条约向美国申请专利。

　　对于中国申请人，往往会选择先递交中国专利申请，然后再考虑进入美国。因此，巴黎公约途径和PCT途径是申请人较为常用的申请途径。

　　1.2 巴黎公约途径和PCT途径的主要区别：

　　1）保护类型

　　巴黎公约途径适用于发明、实用新型和外观设计类型的专利申请（对于外观设计，还可以选择海牙体系），而PCT途径只适用于发明专利和实用新型专利，不适用于外观设计。

　　2）申请效力

　　巴黎公约效力范围较窄，需要向各个国家分别申请，且申请材料需用指定语言，并只在提出申请的单一或者少数几个国家有效。

　　PCT效力范围较宽，只需提交一份国际专利申请，就可以向多个国家申请专利，不必向每一个国家分别提交专利申请，申请材料只需一种语言。

　　3）申请时间

　　巴黎公约途径需要在首次提出本国国家专利申请后12个月（发明和实用新型）或者6个月（外观设计）内向外国专利主管机关提出申请，并要求享有优先权。

　　PCT途径的国际申请分为两个阶段：国际阶段和国家阶段。PCT体系下，在本地申请提出后12个月内提交国际申请，在完成国际阶段程序后，在30个月内进入国家阶段【1】。

　　4）审查方式及时间

　　巴黎公约途径是直接进入国家阶段然后进行正常程序，审查时间相对较短。PCT途径需要先进行国际申请，受理局提供国际检索报告和书面意见参考，评估后决定是否进入国家阶段，审查时间相对较长。

　　5）申请费用

　　巴黎公约途径申请外国专利时，要向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用，导致缴费手续繁琐，并且申请进入的国家数目较多时，申请人短时间内支付的费用也会随之增加。

　　PCT途径中，申请人只需向受理局缴纳国际阶段费用，国家阶段再分别缴纳，简化了缴费手续，对于专利申请国的数目较多、申请人选择PCT途径会比较适合一些。

　　1.3 选择巴黎公约途径or PCT途径的考虑因素：

　　1）从产品方面考虑

　　对于目标国家非常明确的情况，可以在递交中国专利申请时申请保密审查，保密审查通过后，即可向目标国家递交专利申请，即选择巴黎公约途径。这样，可以减少PCT国际阶段的流程，节约PCT国际阶段的费用，能够加速授权。

　　产品目标市场不明确，或者产品/技术的重要性很高，需要更长时间考虑海外布局计划的情况，更适用于PCT途径。PCT途径最大的优势就是给申请人更长的期限，以便申请人可以更充分地考虑市场和竞争对手的情况，进行目标国家的专利布局。PCT途径中还可以借助ISR/IPRP来判断申请的可专利性，灵活调整后期策略。

　　2）从费用方面考虑

　　短期来看：如果选择巴黎公约途径，那么需要在12个月内要支付所有费用，对于资金压力较大的企业有一定困难。选择PCT途径，可以将费用周期拉长至30个月，一方面有更长时间筹备，另一方面，可以结合市场变化更精准决策，避免不必要的开支。

　　长期来看：如果目标国家数量相对较少，更适用于巴黎公约途径。如果目标国家的数量相对较多，PCT途径能够节省总的费用。

　　3）从时间方面考虑

　　考虑到随着时间的推移，市场层面、竞争对手层面的变化是随时可能发生的，因此，对于企业的核心产品或技术，一般建议申请人先申请一件PCT申请，来为后期决策预留更多的空间。这样，对于核心的技术，通过PCT申请获得更长的落地周期，能够增强应对变化的能力，不至于很快丧失了对核心技术海外保护的主动权。

　　例如，一些申请人在指定专利策略中，对于某些具有重要商业价值而又不急于实施的专利，可能会选择延长某些其申请的授权周期，目的就是能够迷惑竞争对手，使其无法及时获知最终的专利保护范围，不敢贸然研发同类产品的目的，从而获得宝贵的竞争时间，在市场上赢得更大的主动权。对于这种情况，更适用于PCT途径。通过PCT途径30个月届满后再进入国家阶段，是有效延长审查周期的办法。

　　2.371途径or Bypass途径？

　　依据《专利合作条约》，以PCT申请为基础，目前有两种方式可申请美国专利：a.371途径（371 Route）；b.旁路途径（Bypass）。371途径与Bypass途径申请时限均为最早优先权日起30个月内，且申请日期均为PCT申请日期。

　　2.1 371途径介绍

　　通过PCT方式进入美国国家阶段，法律依据是美国专利法35 U.S.C.§371，因此，该途径简称为371途径。

　　一般情况下，一申请人会选择国家化程序途径（371 Route）下递交美国申请。在通过国家化程序时，会给予进入国家阶段的PCT申请一个美国专利申请号。PCT申请与国家化程序后的申请在法律上将被视为同一件申请，其申请日为PCT的申请日。

　　371途径具有以下优势：

　　1）371途径申请的官费会比Bypass便宜一些。对于一般的申请（权利要求总数不超过20项、独立权利要求不超过3项、没有多重从属权利要求），Bypass Continuation的费用为1720美金，371 Route如果在递交时有PCT的检索报告，费用为1580美金【2】。

　　2）371途径对发明单一性的限制要求没有Bypass途径严格，因此被要求分案的概率比Bypass小。从实际审查过程来说，美国的分案原则比PCT的发明单一性原则要严格的多。也就是说，有些PCT申请，如果用371 Route，在美国就无需分案，但如果用Bypass Route，在美国必须分案。即371 Route可以更好的防止分案。

　　2.2 Bypass途径介绍

　　通过提出继续申请（Continuation）的旁路途径（Bypass），将PCT申请以续案的方式转化为美国本土申请。申请人以PCT申请为母案，依据美国专利法35 U.S.C. § 111，向美国专利商标局（USPTO）提出一件美国继续申请（CA）或部分继续申请（CIP），该CA/CIA等价于一个全新的美国申请，该途径称为“Bypass Continuation Route”，简称为Bypass途径。

　　Bypass途径具有以下优势：

　　1）Bypass申请收到受理通知书的时间较短，一定程度上能更快得到授权。作为参考，Bypass途径一般10天左右，371途径一般6个月左右。

　　2）Bypass申请可选用的加快专利审理速度的方式更多。例如，Bypass途径适用三种加快方式：PPH、Track one、AE，而371途径只能选择PPH。

　　3）Bypass申请可以对原PCT申请修改，而且这个修改可以加入新的内容，但新的内容无法享受PCT的申请日，所以Bypass途径不管是对权利要求还是说明书修改，都可以加入新的内容。虽然371途径也能修改申请文件，但是修改必须忠实于原PCT申请，不能加入新的内容。

　　2.3 选择371途径or Bypass途径的考虑因素：

　　1）申请目的

　　对于以授权为目的的专利申请，如果PCT本身创造性风险比较小，可以考虑371途径。这样，不仅官费低，而且无需支付对PCT修改的成本，申请人可以以最小的成本获得授权。如果PCT本身创造性风险比较大，需要在原PCT的基础上增加内容以强化新创性，避免在答复的时候被驳回，申请人需要通过Bypass途径来增加该部分内容。

　　对于以保护为目的的专利申请，不仅对权要质量要求高，说明书质量也同样重要。权利要求决定了保护的范围，说明书决定了对权利要求的支撑度。如果说明书撰写不严谨、支撑度不够，也直接会影响权利要求的授权甚至授权后的稳定性。因此，对于以保护为目的的专利申请，若PCT申请的说明书质量不高，可以通过Bypass途径进行修改，在说明书中加入新的内容充分对权要进行支撑。另外，以保护为目的的专利申请面还需要提前考虑未来行业或竞对的技术发展，在说明书中对技术内容充分扩展，以便未来抢占时间先机，因此，采取Bypass途径是更优选择。

　　2）授权速度

　　采用371途径进入美国的申请不会被美国专利局立即处理，而采用Bypass途径申请的专利会被美国专利局视为直接受理的新申请，按照新申请的流程受理和审查。相比较而言，Bypass途径受理周期比较短。另外，Bypass途径的加速审查速度的手段也更丰富，比如，Bypass可以通过Track One加快审查速度以更快拿到授权。

　　在实践中，很多申请人在提交PCT申请获得国际检索意见后，可能立刻决定进入美国申请，此时距PCT进入国家阶段的30个月期限可能还有很长的时间。如果选择以371途径进入美国，即使已经以完备手续进入了美国国家阶段，美国专利局仍然会搁置该申请直到30个月期限届满再处理，延后了专利可能授权的时间。与此相对，如果采用Bypass途径进入美国，会按照新申请的流程受理和审查，而不会等待至30个月期限届满再处理。

　　3）持续申请价值

　　考虑到专利申请的周期一般较长，而市场变化往往是瞬息万变的，因此需要结合市场需求、竞争对手的发展情况来考虑后期提交持续申请。对于应用价值或者诉讼价值大的专利申请，说明书的质量要求也会很高。对于说明书的质量要求，不仅仅在于表述、结构等一些基本要素，更关键的是技术内容实质是否足够，是否有面向未来、面向市场、面向竞争对手的实质性扩展内容。对于此类专利申请，建议通过Bypass途径，对说明书进行充分的实质性扩展。

　　4）技术/产品迭代更新

　　对于一些领域，技术或产品存在较快的迭代更新。这种迭代更新往往与最初的技术具有较强的相关性，一般建议将通过Bypass的方式将迭代或更新的内容补充到申请中，以形成更优的技术或产品布局，实现专利的多角度层次化保护。

　　二、充分利用续案制度【3】

　　根据美国的专利制度，在递交一件美国申请之后，可以以此申请作为母案，递交持续申请（Continuing application）。持续申请是一个总称，具体指下述三种类型的申请：分案申请（divisional application，DA）、继续申请（continuation application，CA）、部分继续申请（continuation-in-part application，CIA）。

　　在中国专利制度中，并没有严格意义上的续案制度，与之相似的分案制度在操作上也与美国的续案制度不同，这也是美国专利申请与中国专利申请的一个重要区别。

　　对于美国专利申请，递交持续申请需要满足以下条件：

　　a.及时正确地要求母案申请的美国优先权。要求优先权应当在以下两个时限中更晚的一个时限内提交：该持续申请的实际申请日起算的4个月内，或者，母案申请的申请日起算的16个月内。

　　b.与母案申请共同未决。持续申请必须在其母案被放弃或者被授权之前提交。

　　c.与母案申请至少有一个共同发明人。

　　如果丧失了本国优先权，那么母案申请的公开文本很可能会被作为AIA之前的《美国专利法》第102条（b）款规定的现有技术来对付持续申请。

　　1.分案申请DA

　　一般情况下，仅当母案申请中发出限制性要求（RR）的情况下才可以提交分案申请，可以理解为“被动分案”。如果不存在这种限制性要求，则需要以继续申请而不是分案申请的方式提出持续申请。如果母案谁请中的限制性要求被撤回，那么任何已经提交的分案申请将会丧失其分案状态且应该被变更为继续申请。

　　与“被动分案”相对应的，即使审查员没有在母案中发出限制性要求，申请人理论上来说也可以基于在先申请提出分案申请，这就是“主动分案”。递交主动分案，虽然从流程上来说只是在ADS中的一个选项处选择“分案”，但意味着申请人认为（或承认）分案所针对发明和母案是不同的。但是，这只是申请人自己的界定，后续申请的审查员可以质疑申请人的选择。如果审查意见中存在这样的质疑，申请人可以抗辩，也可以顺应审查员的要求，把“分案申请”变更为“继续申请”。也可以理解为，“被动分案”时已经被承认了分案申请所针对发明和母案是不同的。不过，实务中“被动分案”比较常见，而“主动分案”比较少见。

　　2.继续申请CA

　　在美国的专利体系中，继续申请通常是指基于已经递交了非临时申请（即母案申请）递交的延续性申请，但继续申请权要所指向的发明和母案中的发明的关系并不是像分案与母案那样清晰。一定程度上来说，递交继续申请就意味着申请人不强调继续申请权要对应的发明与母案权要对应的发明不同，这是继续申请与分案申请在本质上的最大区别。与分案申请相同，继续申请能够要求在先申请的优先权，但不能在申请中加入任何在先申请中没有披露的内容。

　　通常继续申请会延续使用在先申请中的说明书和附图，但是其权要和母案是不同的。申请人可以根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围。在实务中，申请人可以设计比母案更宽泛的权要，以寻求获得更大的范围，也可以故意设计窄一些的权要，以加强专利的稳定性。最常见的情况是继续申请与母案权要有交集，但又包括新特征，这样可以使继续申请与母案的保护范围有交叉，形成更好的保护。

　　在审查中，继续申请是无法像分案那样避免重复授权驳回的。但对于创造性类型重复授权驳回来说，可以用期末放弃的方式来解决。

　　3.部分继续申请CIA

　　在某些方面，部分继续申请与继续申请类似，例如两者都不强调其针对的发明与母案的发明不同。与继续申请相区别的是，部分继续申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容。因此，部分继续申请的好处是可以保护母案未充分保护的技术点。

　　需要注意的是，部分继续申请中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。因此包含新内容的权利要求的可专利性评价需要以部分继续申请的申请日作为可专利性的评判标准，而不能追溯在先申请的申请日。

　　在实践中，递交继续申请和部分继续申请是很多申请人喜欢使用的申请策略，但也应注意到这种申请本身包含了巨大的不确定性。申请人往往可以根据技术发展的不同阶段，提交继续申请，这就使得部分继续申请的保护范围有更大的可操作空间，对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。同时，由于部分继续申请可以加入新内容，因此有可能获得比母案更宽的保护范围。

　　一般情况下，提交部分继续申请可以是基于以下考虑：

　　1）为了消除公开文本中缺陷而提交部分继续申请。

　　2）为了加入新的公开内容来克服驳回而提交部分继续申请。

　　3）为了公开最新进展并且对其进行权利主张二提交部分继续申请。

　　4.分案申请or继续申请？

　　分案申请与继续申请比较类似，二者之间最主要的区别在于：分案申请时，禁止基于母案申请的权利要求对分案申请的权利要求发出重复授权驳回（Double Patenting Rejection）。这是因为，重复授权驳回中，审查员认为在先申请权要所指向的发明和在后申请权要指向的发明相同或高度相似，所以在后申请的权要不具有创造性。但是，在被动分案中，在后申请的发明早已被确定为与母案发明不同了，也就是说，分案可以避免重复授权驳回，这也是分案申请的好处之一。

　　对于继续申请中发出的重复授权驳回，可以通过提交期末放弃（Terminal Disclaimer，TD）的方式来克服。

　　对于申请人来说，分案申请与继续申请似乎都可以获得授权，但二者在专利权实施时却有显著的不同。对于继续申请，如果提交了期末放弃并且该继续申请被授权为专利，则仅当该专利以及先前母案仍然为共同所有时，该专利权才将是可实施的。这个要求极大地限制了申请人对专利进行单独许可的能力。

　　因此，相比于当持续申请为受制于期末放弃的继续申请的情况，如果申请人能够保持该持续申请的分案状态，则申请人将会有更大的自由来实施其专利权。

　　应注意的是，即使申请人基于母案申请中发出限制性要求而提交分案申请，随着审查进程的推进，审查员也可能主动撤回该限制性要求，导致已经提交的分案申请丧失其分案状态而被变更为继续申请。

　　为了避免这样的情况，申请人可以等到母案申请收到授权通知后且授权缴费前再提交分案申请。这样，审查员就不能再撤回限制性要求，随后提交的分案申请也就不会丧失其分案状态。

　　三、总结

　　本文仅是对美国专利申请的部分申请策略进行了简要的分析。实际上，美国专利申请由于其特殊性，其在各个环节都需要有充分的考虑和谨慎的决策，才能最大程度的保证申请人和权利人的利益。这个过程中，既需要代理人的丰富的理论和实践经验，又需要申请人清晰的定位和目标战略规划，更需要代理人和申请人之间良好的沟通。

　　参考文献

　　[1] https://www.wipo.int/pct/zh/texts/time_limits.html

　　[2]https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees

　　[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le