关于申请文件撰写期间与客户沟通的若干问题

2022-04-15

  文/北京集佳知识产权代理有限公司 李带娣

 

  如果将专利文件看作一个有生命的个体,对于委托专利代理机构申请的专利,其从提出到授权或驳回整个过程中,成长历程大致要经过三个时期:

  第一阶段:技术方案产出,该阶段发明人针对现有技术某一技术问题提出解决该技术问题的具体的技术方案;

  第二阶段:将技术方案孵化成申请文件,该阶段代理师根据具体技术方案撰写符合官方申请的申请文件;

  第三阶段:官方认定,审核授权成为专利或驳回申请。

  本文主要论述第二阶段中代理师与其所面对的对象之间沟通可能存在的几种情形。如果是个人申请或企业机制较为简单,在第二阶段中代理师的沟通对象仅为发明人;如果企业机制比较完善,在第二阶段申请文件开始撰写至最终成型,代理师的沟通对象除了发明人,还有企业IPR审核人。下文主要针对后一种情形讨论代理师在第二阶段中可能面临的沟通问题。

  发明人是技术方案的灵魂赋予者,他知晓技术方案产生的初衷,即知道技术方案从哪里来和为何而来。代理师与发明人的沟通主要是在案件开始撰写前了解背景技术、技术问题、技术方案的细节,从与发明人的交流知晓整个技术方案诞生的“前尘往事”,这样可以更好的将申请文件这个“故事”讲的更好。在申请文件初稿成型之后,代理师与发明人还需要进行案后沟通,主要是针对代理师撰写的“故事”是否与发明人的主张有相矛盾的地方,例如张三家的姑娘是否写成了李四家的姑娘,其实质也大都是围绕技术方案。这阶段代理师绝大多数处于一个聆听的角色。当然,如果发明人对于申请文件的权利要求书有了解欲望,代理师也需要以通俗易懂的语言表述各权项的大致撰写思路。

  发明人所关注的主要点在于自己的发明是否被保护,如果将技术方案比作骨骼,那发明人关注的就是骨骼是否健全。

  当发明人确定申请文件描述没问题后,申请文件的监护权转到了企业IPR审核人,企业IPR审核人基本上都具有一定专利法相关知识,他们的关注点在于权利要求书和说明书的撰写,即企业IPR审核人不仅要求申请文件骨骼健全,而且得有丰满度。此时代理师与企业IPR审核人的沟通往往集中于权项保护范围、清楚和说明书支持等专利法及专利实施细则所涉及的问题。

  虽然代理师与企业IPR审核人有着同一个目标:如何能获得申请文件的最终授权。但是由于代理师与企业IPR审核人二者所站角度不同,对于同一问题难免会产生分歧。例如权1的撰写范围,代理师是根据发明人所提供的背景技术进行撰写,圈定了一个比较合适的保护范围。然而企业IPR审核人对于企业在该方面过往专利申请了解比代理师广,并且企业IPR审核人有时也会根据企业自身的需求(例如考虑重要专利、边缘专利布局等因素),在权项的撰写范围上可能会有新的见解。对于这种情况代理师与企业IPR审核人合理商讨应该不难达成一致观点,在二人的沟通上不会产生障碍性问题。

  对于与企业IPR审核人的沟通,理想状态是二人能够在沟通中碰撞出火花,以提升申请文件本身的品质。但是并非每一次沟通都是身心愉悦,有时也会遇到“不如意”。

  当前一些企业IPR审核人可能之前自己撰写过申请文件,因此有着自己的撰写风格,将该种撰写风格带入到了案件审核中。当企业IPR审核人和代理师的撰写风格存在较大差异时,例如描述语言和用词习惯不同,这时代理师与企业IPR审核人的沟通就会显得比较“累心”。当遇到该状况,代理师在做到尽可能多的解释,企业IPR审核人还是坚持自己的观点时,此时无需再解释,继续争辩只是在作无用功,搞不好还会伤了“和气”。此时代理师按照IPR的意见修改申请文件即可,因为本来汉语就是博大精深,可以用无数种表达方式描述某一结构或方法,达到条条大路通罗马的效果。

  但是,当遇到可能会涉及到技术方案实质性问题时,代理师还是应当尽量耐心给予解释,必要时代理师可以自发明人或者案源之处寻求帮助,不能因为客户的态度强硬而随便依从修改。

  “站在客户的角度考虑每一个问题”,这是我们在沟通和处理案件时始终秉承的心态。即使与客户沟通中出现意见分歧,也要以平和的心态去解释。无论何时都应当让客户感到备受重视,我们是站在他们的角度去思考的,与客户的立场是一致的。

  以上仅是本人在工作中的一点心得体会,希望对各位的工作有所帮助,由于经验有限,如有不足之处,还望指教。

  

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