文/北京集佳知识产权代理有限公司 李兵

　　商标法第十五条在我国的商标法律体系中是非常重要的一个条款，这是因为我国实行商标注册制，对于未注册商标提供有限的保护，而第十五条正是调整未注册商标保护的条款之一。而且由于我国实行商标注册制，如何平衡对于注册商标和未注册商标的保护，特别是当二者出现冲突时如何解决，就是一个重要的问题。在近几年来我国大力遏制商标恶意抢注的背景下，第十五条作为商标法中禁止特定关系人抢注商标的专门条款，更凸显其适用的必要性。此外，第十五条的适用有着诸多的要件，特别是特定关系和在先使用这两个要件，不仅区分了该条第一款和第二款的适用情形，也决定了该条不同于商标法其他条款的体系价值

　　国家知识产权局发布的《商标审查审理指南》（下称“新商标审理指南”），对涉及商标法各主要条款的大量审查审理内容进行了修订。其中，在涉及第十五条第二款的一章中，此次的修订内容有一个比较大的突破，调整了关于“在先使用”的判定标准，取消了仅在中国市场使用的限制。长期以来，围绕着商标法第十五条的适用，争议的焦点大多在特定关系上面，也就是是否构成“代理、代表关系”或者“其他关系”。不过，由于法律、司法解释和行政、司法审理指南等对于特定关系的外延的不断扩展，实践中主张特定关系的难度在不断降低。但是，“在先使用”这一要件的适用一直比较保守，虽然使用的范围和程度要求也在不断降低，但是特定关系下使用的举证和中国市场的限定使得该条存在较高的适用难度。因此，新商标审理指南对于“在先使用”的审理标准的调整有着相当重要的意义，值得特别关注和讨论。

　　一、“在先使用”要件在立法沿革中的适用变化

　　商标法第十五条是2001年商标法修改时增设的条款，当时仅有一款，即现行商标法的第十五条第一款，规定“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”当时增设该条有着打击恶意抢注和履行国际公约【1】的双重目的。从法条内容来看，该条的适用并不要求“在先使用”，这一点也在原国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会于2005年发布的《商标审查及审理标准》（下称“原商标审理标准”）中关于第十五条的适用要件中得到了体现。另外，在最高人民法院于2010年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中，关于商标法第十五条的适用最高院也仅对“代理、代表关系”的认定以及“商标近似”和“商品类似”等要件进行了补充规定，并未涉及“在先使用”问题。

　　2019年，北京市高级人民法院发布了《商标授权确权行政案件审理指南》（下称“北高审理指南”），其中第12.2条明确了“被代理人或者被代表人是否实际使用该商标，不属于商标法第十五条第一款认定的要件”。也就是说，适用现商标法第十五条第一款禁止“代理、代表关系”抢注时被代理人或者被代表人无需证明其商标在先使用。

　　商标法第十五条第二款是2013年修订商标法时新增的一款，规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”。根据全国人大法工委的修法说明，实践中，一些企业或者个人利用与商标在先使用人特定关系而恶意抢注该商标的现象时有发生，如在订立合同过程中知悉的他人已经使用的未注册商标而抢先注册等，严重损害了商标在先使用人的权益，也不利于营造公平竞争的市场环境。可以看出，不论是法条本身还是修法说明中，“在先使用”都作为一个明确的适用要件出现在第十五条第二款中。

　　2016年，国家知识产权局对原商标审理标准进行了修订，针对2013年商标法修改时增加的第十五条第二款规定了具体的审理标准，其中除了明确“他人商标在系争商标申请之前已经使用”这一适用要件，还对“在先使用”的判定进行了具体的说明。根据修订后的审理标准，“在先使用”包括在系争商标申请日之前于中国市场上进行的使用和为进入中国市场进行的实际准备活动，而且只需证明商标已经使用，无需证明商标通过使用具有了一定影响。

　　不过，2019年的北高审理指南中对“在先使用”的判定规则与上述审理标准中的有所不同。该指南的第12.5条中规定“仅在其他国家、地区使用商标的，不属于商标法第十五条第二款规定的‘在先使用’的情形”，同时第12.6条中规定“当事人主张保护‘在先使用’的商标，应当提交诉争商标申请日前在中国境内使用商标的证据，在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据可以作为证明其商标在先使用情况的补充”。与国家知识产权局的审理标准相比，北高审理指南对于“在先使用”的认定要更为严格，必须在中国市场上进行了实际使用才被认为符合第十五条第二款的规定。而对于使用的程度，北高审理指南中规定“商标使用的规模、时间、知名度等因素，不影响‘在先使用’的判断”，也就是跟国家知识产权局的审理标准相一致，无需证明经使用产生了一定影响。

　　另外，最高人民法院在2017年发布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称“商标授权确权司法解释”），其中第十五条和第十六条系针对商标法第十五条的适用。不过，该两条的规定仍然是针对“代理、代表关系”和“其他关系”的认定进行的说明，没有涉及“在先使用”的判断。

　　二、“在先使用”要件在第十五条第一款和第二款中的适用对比

　　第十五条第一款和第二款的适用要件中都要求商标相同近似和商品相同类似，不同的要件在于两点：一是第一款要求因“代理、代表关系”明知他人商标，而第二款要求因“合同、业务往来关系或者其他关系”明知他人商标；二是第一款不要求该他人在先使用商标，但是第二款有“在先使用”作为适用前提。

　　那么是不是“在先使用”在第一款中就没有适用的空间和价值了呢？在原商标审理标准中，就如何确定“被代理人的商标”和“被代表人的商标”，规定了“如当事人无约定，在代理关系已经确定时，被代理人在其被代理经销的商品/服务上，已经在先使用的商标视为被代理人商标”和“被代表人的商标包括被代表人已经在先使用的商标”；并且上述规定也为新商标审理指南所沿用。可见，在一定条件下，如代理协议中没有约定商标归属的情况下，“在先使用”在证明商标归属上还是有其发挥的空间。

　　在重庆江小白酒业有限公司诉国家知识产权局、第三人重庆市江津酒厂（集团）有限公司商标权无效宣告行政纠纷案（下称“江小白案”）中，争议的焦点就在于诉争商标的申请注册是否违反了2001年商标法第十五条（即现行商标法第十五条第一款）之规定。最高人民法院在该案的再审【2】裁判理由中首先分析并认定的事实就是“江津酒厂提供的证据不足以证明其在先使用诉争商标”，其中对于在案证据是否能够证明江津酒厂的“在先使用”进行了详细的论证。但是，最高院并没有通过此事实的认定给第十五条第一款加上“在先使用”的适用前提，而是通过这样的论证明确了商标的归属问题，因为谁最早使用了诉争商标对于确认诉争商标是否归属于被代理人有着重要的意义。在涉及第十五条第一款的商标确权案件审理中，关注点大多时候都在是否构成“代理、代表关系”上，有时候容易忽视商标的归属问题的判断；在没有约定商标归属的情况下，“在先使用”证据往往就会成为判断归属的关键。

　　对于第十五条第二款而言，“在先使用”就是适用要件了。出于打击恶意抢注的需要，第十五条第二款在“其他关系”的外延上不断扩展，证明特定关系的难度不断降低，这就使得“在先使用”在认定是否构成第十五条第二款规定的情形上往往起着一票否决的作用。为什么第二款要强调“在先使用”？笔者认为要从第十五条的立法定位上去找原因。如前所述，第十五条是我国商标法中调整未注册商标保护的条款之一；除第十五条以外，商标法的第十三条第二款关于“未注册驰名商标”的规定以及第三十二条后半段“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”等也是针对未注册商标的保护。我国实行商标注册登记制，所以对于商标保护实行以注册为主，使用为辅的原则。对于没有在中国申请注册并且没有使用的商标，原则上不给予保护。第十三条第二款要求商标经使用达到“驰名”的程度，第三十二条后半段也要求商标“已经使用并有一定影响”，所以第十五条第二款要求“在先使用”是符合我国的商标保护制度的。而且，出于打击恶意抢注的目的，第十五条第二款在适用时无需证明经使用产生了一定影响。从对使用程度的要求上看未注册商标的保护，第十三条第二款最高，第三十二条后半段次之，第十五条第二款最低。第十五条第一款之所以没有“使用”的要求，笔者认为主要有两点原因：一是“代理、代表关系”本身有着相对比较高的证明要求，且因“代理、代表关系”知悉他人商标再行抢注的恶意也十分明显；二是该款的设立有履行国际公约的现实需要，《保护工业产权巴黎公约》的规定中没有“在先使用”的要求，所以我国在2001年修改商标法设立此规定时也做出了相同的安排。

　　三、“在先使用”要件在第十五条第二款中适用的现实问题

　　由于“在先使用”并非第十五条第一款的适用要件，在基于第一款进行主张时主要关注商标注册申请人是否因“代理、代表关系”知悉他人商标即可。第二款则不同，除了证明商标注册申请人与他人存在除代理、代表关系以外的其他关系，还需证明该他人“在先使用”的事实，且根据目前的行政、司法审查和实践，该使用应当发生在中国境内。因笔者主要从事涉外商标代理业务，所以现实中经常遇到的一种情况就是境外主体就其在境外生产和销售的商品跟我国境内公司进行过销售代理方面的磋商，或者签订过各类业务合同，在磋商阶段或者合同签订后，国内公司旋即将境外主体的商标在国内进行了申请注册，其后双方关系破裂不再合作。在这种情况下，境外主体不可能在我国境内已经进行了商标使用，或者即便有使用也是由国内公司完成的，境外主体难以获取并提供使用证据。这样一来，境外主体经常面临的窘境就在于想要基于第一款主张权利但无法证明形成了“代理、代表关系”，想要基于第二款主张权利却无法提供“在先使用”证据；但是在这种情况下，抢注的恶意又是明显的，从而使第十五条的适用陷入困难。

　　最高人民法院的商标授权确权司法解释第十五条第二款规定“在为建立代理或者代表关系的磋商阶段，前款规定的代理人或者代表人将被代理人或者被代表人的商标申请注册的，人民法院适用商标法第十五条第一款的规定进行审理”，同时第十六条第（四）项规定“以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的‘其他关系’：商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系”。该两条规定均针对经过代理、代表关系磋商后进行商标抢注的行为，仅依据是否形成了代理、代表关系而区分适用了商标法第十五条第一款和第二款。显然，如果依据第一款主张权利，被抢注方的举证义务更低，因为无需举证“在先使用”。但是，上述两种情形其实并无二致，不宜依据磋商后是否形成代理、代表关系反过来要求第二款的特定关系人在先使用，而对于第一款的被代理人或者被代理人就免于使用要求。

　　在不少案件中，囿于代理、代表关系或者在先使用的举证困难，很多明显的抢注无法获得第十五条的保护，从而被迫适用第四十四条第一款甚至第七条第一款寻求支持。这种做法就削弱了第十五条的适用空间和价值，同时造成兜底条款口袋化。根据北高审理指南和新商标审理指南的相关规定，应当尽量适用其他条款而非第四十四条第一款，避免因后者的滥用虚化其他条款的适用。因此，实践中更该为其他条款的合理适用去“松绑”，而不是收紧要件的限制。

　　四、关于“在先使用”要件适用的思考

　　第十五条第二款的“在先使用”无需证明经使用产生了一定影响，可见从立法体系的角度看，其更应趋向于第十五条第一款的适用条件，从而避免跟第三十二条后半段的定位发生重叠。况且，第十五条第二款规定的合同和业务往来关系也常见于第三十二条的恶意和使用证据中，为避免模糊法条定位，同时增强第十五条第二款的可适用性，也应该在使用要求上去接近第十五条第一款，而不是接近第三十二条。笔者亦注意到，新商标审理指南中关于第三十二条后半段的适用上，取消了商标使用需在中国的限制，代之以使用的影响力必须及于中国，这与前文提及过的关于第十五条第二款的适用中取消了仅在中国市场使用的限制一脉相承。

　　前文分析过，对于第十五条第二款施以“在先使用”的要求是合理的，但是将“在先使用”限定在中国境内会限制其在打击恶意抢注上的适用空间，不利于实现修法时增设该款的立法目的。另外，取消仅在中国市场使用的限制并不会破坏我国的商标保护制度，也没有突破商标的地域性保护原则。就前文的举例而言，对于境外主体在境外的商标使用证据的采信，并非是对其在境外的商标使用行为于国内进行保护，而只是希望基于境外在先使用的事实去推知商标的归属以及国内公司系因为磋商或者业务往来而明知该境外主体的商标，这与“江小白”案中对于“在先使用”的论证是同样的逻辑，也符合第十五条的立法本意。从根本上说，第十五条是“诚实信用”原则在商标法中的具体表现，从打击恶意注册和维护正当商标权益的目的出发，在第十五条第二款的适用中取消仅在中国市场使用的限制是妥当的。

　　注释

　　【1】根据中国人大网发布的中华人民共和国商标法释义（2001年修改），关于第十五条的释义包含以下内容：随着市场经济的发展，商标作为无形资产在经济活动中的地位越来越重要，因此，恶意抢注他人商标的现象不断发生，甚至愈演愈烈。这种现象在商标代理人或代表人中时有发生。为了保护被代理人或者被代表人合法权益，《保护工业产权巴黎公约》第六条之七规定，如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人，未经所有人授权而以其自己的名义向本联盟一个或多个国家申请商标注册，该所有人有权反对该项申请的注册或者要求予以撤销，并有权反对给代理人或者代表人使用其商标。如果该国法律许可，还可要求将该项注册转让给自己，除非该代理人或代表人能提出其行为正当的证明。我国作为《保护工业产权巴黎公约》的成员国，应当履行公约规定的义务。

　　【2】（2019）最高法行再224号判决书。