文/北京集佳知识产权代理有限公司 金世煜

　　在新的审查指南修改中（2021年1月15日起施行），关于化合物创造性的判断追加了5个示例，其中，示例1~3重点说明了结构相似性的判断方式，以及由结构差异是否带来功能上的不同（是否达到了“质”的预想不到的效果），来对创造性的判断进行了示例。

　　此外，示例4、5主要从效果的“量”的方面，例示了创造性的判断方式，本文着重讨论示例4、5对代理人工作的一些启示。

　　众所周知，在主张发明具有创造性时，如果能充分论证发明获得了预料不到的技术效果，则对认可其创造性产生重要意义。尤其在化学领域——这种实验科学性很强的领域，其技术效果往往是难以事先预判的，很多技术方案通常有赖于大量实验、试错才能获得。甚至很多重要发现（发明），也往往是基于偶然实验而获得了预料不到的结果（其作用机理或不甚明了或通过反向推论才逐渐认识的）。在审查实务中，审查员往往会以技术方案可以通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验得到，并且其效果可以预期为由，而否定发明申请的创造性。因此，在化学领域对于如何积极有效地主张发明效果的难以预料性是一个非常重要的课题。

　　审查指南在“发明取得了预料不到的技术效果”【1】部分指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

　　通过主张预料不到的技术效果来主张发明具有创造性，通常被用于选择发明、转用发明和组合发明等发明中，因为对于这些发明，通过“三步法”【2】往往很难说服审查员该发明具有突出的实质性特点（非显而易见性）。在本次指南修改的追加示例中，我们可以看出在化合物发明中，也可以类比上述选择发明（例如特定取代基的选择）、组合发明（例如不同部位的取代基的组合），而进一步探究效果的变化程度，来主张或评判化合物是否具有创造性。

　　具体而言，在此次修改的审查指南中关于化合物创造性判断的例4、例5分别如下。

　　一、关于例4

　　【例4】

　　现有技术：

（Ⅳa）

　　本申请：

（Ⅳb）

　　（Ⅳb）与（Ⅳa）化合物的区别仅在于嘌呤6-位上以-O-替换了-NH-。尽管-O-与-NH-为所属技术领域公知的经典电子等排体，但（Ⅳb）的癌细胞生长抑制活性比（Ⅳa）提高约40倍，（Ⅳb）相对于（Ⅳa）取得了预料不到的技术效果，由此反映（Ⅳb）是非显而易见的，故（Ⅳb）具有创造性。

　　浅析：

　　在上述示例中由于相对于对比文件，本申请的抗癌效果提高约40倍，通常就可以认为是“量”上的预想不到的技术效果。虽然该示例并没有明确说明是如何来判断“预料不到的技术效果”的。

　　《专利审查指南》对于预料不到的技术效果，认为其比较基准为：是否超出了所属技术领域的技术人员预期或者推理的范围。

　　通过上述审查指南的追加示例，我们是否可以认为：在主张预料不到的效果时，如上述示例达到例如10倍以上的优良效果时，根据一般性常识，即达到一个数量级（10倍以上）的优良效果就可直接认定为是获得了预料不到的技术效果？关于此点，虽仍有待在后续审查实践中，不断跟踪、探讨，但笔者认为可以以此中国审查指南示例为依据，在达到10倍量级的效果差异的情况下，就可以直接以普通常识的角度，无需进一步举证，而直接得出取得了预料不到的技术效果的结论。审查员如对此有疑义，应进一步承担相反意见的举证、说理责任。

　　实际上，审查指南的上述示例标准其实也是相当高的，对此，我们参考日本的“审查基准”（相当于中国的“审查指南”）可以发现，日本对于超出预期的效果的示例的量化标准是达到了6~9倍（示例的技术领域也同样是医疗领域）【3】。此外，根据技术领域的差异，其实也并非一定要达到1个数量级（10倍以上）的效果差别，才能主张“预料不到的技术效果”。即，由于技术领域的不同，对效果是否达到了预料不到的程度的要求也会相应改变。换言之，当差别不足以“一眼看过去”就有说服力的时候——例如上述例4那样，根据“常识”即可判断其属于“预料不到”的技术效果时，就需要申请人进一步进行相关举证，其中，很重要的是“举证”说明：本领域技术人员对于区别特征会引起的效果变化的预期是怎样的？这种举证，可以是举出本领域的公知常识性证据，也可以是补充实验性的证据——重点在于论证、说明在某个特定的技术领域，一般能预期的效果差异是处于何种程度的。

　　事实上，除了争论“量”的绝对数值方面的显著“差异”之外，申请人如果能够主张其效果出现了预期上的“变化”，也是可以进行相关举证、说明的，例如，

　　a.趋势变化中出现的“拐点”性的显著变化；或

　　b.与在先技术中教导的趋势性“量”变相违的效果变化；或

　　c.出现了相乘效果，即协同效果；等

　　这些都可以主张某种“量”上的效果达到了“预料不到的技术效果”的程度。

　　二、关于例5

　　【例5】

　　现有技术：

（Ⅴa）

　　其中R1=OH， R2=H且R3=CH2CH(CH3)2。

　　申请：

（Ⅴb）

　　其中R1和R2选自H或OH，R3选自C1-6烷基，并包括了R1=OH， R2=H且R3=CHCH3CH2CH3的具体化合物（Ⅴb1）。且（Ⅴb1）的抗乙肝病毒活性明显优于（Ⅴa）。

　　......（关于Vb的创造性略）

　　当要求保护（Ⅴb1）具体化合物时，（Ⅴb1）与（Ⅴa）的区别不仅在于上述连接原子不同，而且R3位取代基亦不相同，（Ⅴb1）的抗乙肝病毒活性明显优于（Ⅴa）。现有技术中不存在通过所述结构改造以提升抗乙肝病毒活性的技术启示，故（Ⅴb1）具有创造性。

　　浅析：

　　在上述示例中，只是表述了（Ⅴb1）的抗乙肝病毒活性明显优于（Ⅴa），显然，是没有达到“量”的预想不到的技术效果的程度。那么在这种情况下，可以结合技术方案本身的“非显而易见性”，来综合性地争论创造性。即，当效果差别不足以或难以论证是属于“预料不到”的程度时，可以从技术方案着手，寻找更多的区别点或进一步的优选方案的组合，来表明技术方案整体的“非显而易见”性，或者是需要大量实验（非“有限次实验”）才能得到的。具体到该示例，当区别点从1个提高到2个的时候（“区别不仅在于上述连接原子不同，而且R3位取代基亦不相同”），该技术方案本身的“非显而易见性”自然随之提高，那么相应地对“量”的优化程度的关注也会有所降低，不必一定要证明达到了预料不到的程度，只要“明显优于”即可。

　　在实务中，申请人有时会出现草率地主张预料不到的效果的情况，而实际上审查员对“量”的预料不到的效果的判断是较为严格的，如上述例4那样，除非有很“突出”（要高于“明显”）的差异，否则很难被认可。换言之，当效果差异并未达到基于常识判断就能辨别是预料不到的程度时，往往需要申请人进一步举证，论证该效果差异达到了预料不到的程度，否则，申请人将承担举证不利的后果。由该示例可知，当效果差异仅是“明显”优异、且难以进一步举证达到了预料不到的程度时，可以从技术方案的非显而易见性（更多的差异性）方面着手，来争论创造性。

　　通常，当要求保护的发明相对于现有技术的非显而易见性越低，则对发明欲具备创造性所需的技术效果的要求就越高。这一关系可以简单地用图1表示【4】。所以，在效果达不到“量”的预料不到的程度时，可以在进一步限定技术方案、增加区别技术特征的基础上（由于相关变量的增加而并非有限次实验就可容易得到），使该技术方案的非显而易见性提高，再结合“明显”的优异效果，来争论创造性。

　　综上，本文探讨了新审查指南修改中未明示表达、但可以从中窥知的一些细微含义和潜含意味，从中或许可以对代理人在争论创造性时提供更多的参考视角或启发。即，在效果是否达到预料不到的程度方面存在举证困难时，不妨从技术方案方面做进一步的探讨，并进一步与“明显”的效果相结合，来综合地论述创造性。

　　注释

　　【1】《专利审查指南》第二部分第四章5.3

　　【2】《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1

　　【3】《特許・実用新案審査基準》第III 部第2 章第2 節 3.2.1

　　【4】“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量《中国发明与专利》2013年第02期，马文霞。