文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩宏星

　　在美国专利法中，存在一种被称为“inherency”或“inherent anticipation”的特殊公开情形，按字面可以称为“固有占先”或“固有公开”。

　　我们知道，在当今大多数国家包括中国在内的专利实践下，现有技术的公开一般可分为两种情况：文献公开和使用公开。文献公开属于书面公开，使用公开则属于行为公开。在专利审查实践中，审查员提出新颖性质疑时通常需要给出证据：或者是文献证据，或者是使用公开证据。

　　固有占先或固有公开，则是一种不同于上述书面公开和使用公开的独特“公开”方式，在美国专利实践下，这一原则可用来评价102条下的新颖性（占先），也可用来评价103条下的非显而易见性，因此有必要对此进行了解和关注。

　　一、固有公开是一个事实问题

　　现有技术中的固有教导，一般作为一个事实问题，出现在占先和显而易见性的质疑中。在判断固有公开时，USPTO有以下几个原则或观点：

　　A.旧的东西在发现其新性质时不能使其变得具有可专利性

　　根据Atlas Powder Co.v.IRECO Inc.，190 F.3d 1342，1347，51 USPQ2d 1943，1947 (Fed.Cir.1999)，发现现有技术中物质的以前未被发现的特性，或对现有技术的功能的科学解释，并不能赋予该旧物质以可专利性。因此，发现现有技术中已经固有存在的新用途、新功能或未知性质，并不必然赋予某权利要求以可专利性。在In re Crish，393 F.3d 1253，1258，73 USPQ2d 1364，1368 (Fed.Cir.2004)中，法院认为“仅仅发现已知物质的性质不能使其成为新的，对现有技术物质的鉴定和表征也不会使其成为新的”。

　　B.在发明时固有性质不需要被识别

　　这一原则指出，不需要本领域技术人员在做出发明时已经认识到该固有公开。在SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案中，专利要求保护的是一种半水合物形式，发明人发现无水合物（已知化合物）在放置过程中会有少部分发生转晶行为，转变成半水合物。法院认为，现有技术的无水合物在放置过程中必然存在少部分转化为半水合物，因此半水合物是客观存在的。虽然现有技术没有公开这一固有性质（晶型转变），但它是现有技术中必然存在的，因此破坏新颖性；另一方面，固有占先不需要本领域认识到，出于为公众保留生产、使用和销售现有技术产品或方法的自由的考虑，承认固有占先，而不管他们是否理解其构造或原理。

　　C.当现有技术产品除了未声明固有性质外基本相同时，可以基于35 U.S.C. 102 或103驳回

　　对于涉及某一功能或性质的产品而言，当现有技术中的产品除了没有明示公开该功能或性质外，与专利申请中要求保护的产品基本相同时，审查员可以基于35 U.S.C. 102 或103驳回申请。

　　当然，还应认识到的是，某一性质、功能或结果可以在现有技术中出现或发生这一事实并不足以确立固有公开的结论。

　　二、审查员的举证方式

　　在审查中，审查员负有提供合理推理或固有公开证据的举证责任。请注意，这里，审查员可以仅提供推理过程，这是与中国审查实践明显不同的地方。在中国，在技术特征的公开问题上，审查员需要提供现有技术证据或使用公开证据，仅靠推理是不够的；而美国审查员可以以推理作为工具完成说理。这里的推理就是一种“逻辑”工具。如前面提到的SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案，审查员可以仅根据发明人在申请说明书中的描述，从逻辑上推断现有技术中必然存在由无水合物在放置过程中部分转化成的半水合物，从而完成其推理责任。显然，除了事实证据，逻辑推理（包括技术推理）在这里可以成为审查员可以使用的有力工具。这是美国审查员在固有占先或固有公开问题上占据的一个审查优势。

　　三、申请人可用的争辩思路

　　一旦审查员提供了证据或推理后，举证责任就转移到了申请人。USPTO可以要求申请人证明现有技术产品不一定或固有地具有其声称的产品的特征。无论是对于基于 35 USC 102 下的固有占先，还是对于基于 35 USC 103 的初步显而易见性（“prima facie obviousness”），举证责任都是相同的。

　　这时的举证责任有点类似于product-by-process型权利要求所需要的举证责任。在 Fitzgerald，619 F.2d 67，70，205 USPQ 594，596 (CCPA 1980) (引用 Best，562 F.2d at 1255)。

　　在 Fitzgerald案中，权利要求涉及一种自锁螺纹紧固件，该紧固件包括金属螺纹紧固件，该金属螺纹紧固件具有粘合到其上的可结晶热塑性塑料片。该权利要求进一步说明该热塑性塑料具有降低的结晶收缩程度。该说明书公开了锁定紧固件是通过加热金属紧固件以熔化压在金属上的热塑性坯料而制成的。在热塑性塑料粘附到金属紧固件上后，最终产品通过在水中淬火冷却。审查员根据Barnes 的一项美国专利做出了驳回。Barnes教导了一种自锁式紧固件，其中热塑性塑料片是通过将热塑性塑料粉末沉积在金属紧固件上然后加热制成的。最终产品在环境空气中通过冷却空气或通过将紧固件与水槽接触来冷却。法院首先指出，这两个紧固件相同或仅略有不同。“这两种紧固件具有相同的用途，采用相同的可结晶聚合物（尼龙11），并具有通过熔化然后冷却聚合物形成的粘附塑料贴片”。法院随后指出，委员会发现可以合理地预期Barnes的冷却速度会导致聚合物具有所声称的结晶收缩率。申请人没有用收缩率确实不同的证据来反驳这一发现。他们只争辩说结晶收缩率取决于冷却速度，并且Barnes的冷却速度比他们的慢得多。因为冷却速度的差异并不一定会导致收缩率的差异，所以需要客观证据来反驳 35 U.S.C.102/103初步证据。

　　 在美国专利实践中，针对“固有占先”（inherent anticipation），有学者总结出了“两步测试法”的思路。该测试方法如下：

　　 A.确定现有产品或方法是否可用于任何目的；如是，则否定固有占先；如否，则进行下一步测试；

　　 B.如果现有产品或方法有用，则确定所述产品或方法是否是在不寻常或偶然条件下获得或发生的。如是，则否定固有占先。

　　 尽管本测试方法并非法院确定的原则，但却是根据大量法院判例尤其是最高院和CAFC的多个判例抽提和总结出的，因此这一测试法整体上是符合法院的判断原则和思路的。

　　 在此两步法测试中，如何判断产品或方法是否是在不寻常或偶然条件下获得或发生的将成为影响结果的关键。这有点类似于“单行道”理论，如果某结果在通常条件下自然发生，则大概率属于“无脑”行为带来的结果，这时可以直接否认有意识参与或有目的操作的影响，从而可以合理导致确认偶然占先的结论。反之，如果某结果在通常条件下难以发生，需要非常规条件或偶然条件下才发生，那么显然这一结果发生不具典型意义，而发明人对这一结果的认识渗透了其个人的影响，构成了对现有技术知识的贡献，这一结果便不再是自然发生的事实，不是固有的结果，这是应该否定偶然占先，而应该确认发明人的贡献。