文/集佳知识产权代理有限公司   丁莉丽　

禁止重复授权是说，针对同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在。由于香港标准专利注册制度的特殊性，在重复授权方面也有其与其他国家或地区值得关注的不同之处。笔者就此作如下简要分析，供大家参考。

　　一、香港标准专利申请基本流程介绍：

　　根据2002年6月1日《专利(专利当局的指定)公告》第3条，中国香港标准专利的批予，是以下述三个专利局（称为“指定专利当局”）所批予的发明专利（可以是分案申请）为基础的：

　　中华人民共和国国家知识产权局

　　欧洲专利局(仅就指定英国的专利而言)

　　联合王国（英国）专利局

　　在中国香港申请标准专利的程序分为两个阶段，申请人须提交下述两项请求∶

　　第一阶段：指定专利申请的“记录请求”，此处，指定专利申请是指在上述三个指定专利局发表的发明专利申请；

　　注意：最迟必须在上述指定专利当局发表指定专利申请后6个月内，提交“记录请求”，该期限不可延长。

　　第二阶段：就已获得上述三个指定专利局授权的专利，在香港提交“注册与批予请求”。

　　注意：最迟必须在中国香港发表记录请求或上述指定专利当局批予指定专利后6个月（以后到期限为准，该期限不可延长）内，提交“注册与批予请求”。

　　二、问题设定与分析

　　问1：假设就同一发明，既有欧洲专利申请，又有中国专利申请，是否可以同时或先后基于两个申请分别去香港提交“记录请求”和“注册批予请求”，两个申请是否可以并存？

　　分析1：鉴于香港标准专利申请的两个阶段，专利局并不进行检索和实审，实践中有可能同时或先后基于两个指定申请分别去香港提交“记录请求”和“注册批予请求”，两个申请有可能可以并存，甚至也可能两个都获得授权。但是，也不排除专利局有可能会在第一阶段或者第二阶段发现申请人就同样的发明提交了两件申请，会要求申请人在两者中作选择。

　　假设申请人在基于欧洲申请进行香港标准专利第一阶段的记录请求后认为，基于中国专利申请作香港标准专利第一阶段的记录请求更合适，那么此时申请人也可以根据《香港专利条例》第32条的规定主动向香港专利局请求撤回基于欧洲专利申请的记录请求。此时，如果香港专利局尚未公开该记录请求，那么有可能会退回68港币（约合54元人民币）的第一阶段公告费，其他费用不能退回。

　　问2：如果基于欧洲专利申请和中国专利申请的香港标准专利申请均获准授权，是否需要从中选择一个？应在什么时间点做出选择？

　　分析2：虽说一项发明只能授予一项专利权，但是，考虑到香港专利局对标准专利注册的审查只是形式审查，不会进行相关检索和实审，“重复授权”的可能性也还是比较大的。如果分别基于欧洲和中国两个指定申请的相关标准专利申请均可授权，那么：

　　（1）申请人可以对比两件专利申请的权利要求保护范围，主动或者根据专利局长的要求，在第一阶段或者第二阶段提交请求的6个月期限内选择基于对其更有利的专利申请来注册香港标准专利。

　　（2）如果专利局没有要求择一的话，申请人也可以基于两件专利均作第二阶段的“注册与批予请求”，等到有第三方，比如竞争对手或侵权人，在法院根据《香港专利条例》第101条对其专利的有效性提出质疑的时候再做处理。法院届时会给予申请人一次答复或修改专利说明书的机会。见《香港专利条例》第92（2）条。如果专利权人不能令法院信纳就同一项发明并无两项专利，或没有修订其中一份或一并修订两份说明书以免就同一项发明有两项专利，则法院将基于《香港专利条例》第91（1）（f）条述及的理由，撤销该两项专利中有效期所余期间较短的一项，或如两项专利所余有效期的长短相同，则法院须撤销该两项专利的任何一项。（就此尚无法院判例可供参考。）

　　鉴于笔者经验有限，以上仅供参考。如有不当，还请读者多多指正。