文/北京市集佳律师事务所 侯玉静

　　本文分上、下两篇，分别是“真正权利冲突的‘双向互诉’案件”和“假性权利冲突的‘双向互诉’案件”。

　　本文所探讨的“权利冲突”，是指不同主体使用各有“权利外观”的相同或近似的商业标识且难以区分，由此引发的民事纠纷【1】。权利冲突案件多表现为“一攻一守”，也就是一方当事人以某商业标识为权利基础向另一方提出诉讼请求，对方当事人以行使自己享有的知识产权为由进行抗辩。前述案件中，如果“守方”标识在先、善意甚至有一定规模，或者虽然使用在后但善意地在不同领域已经建立起自己的品牌和知名度，也完全可以反守为攻，反诉或另案起诉“攻方”，这就是“双向互诉”案件。

　　商业标识领域的“双向互诉”案件，本质上是“权利冲突”在市场和法律层面无法调和的一种极端化表现。根据互相冲突的“权利外观”是否存在不正当性，权利冲突可以分为真正权利冲突、假性权利冲突两类。前者双方权利基础正当、稳定，任何一方都难以彻底清除或禁止对方近似商业标识的使用，诉讼目标和裁判方向是廓清双方的权利边界；后者一方权利基础存在不正当性，正当权利主体通过诉讼要达到的目标，通常是彻底禁止对方商业标识的使用、将其清除出市场。程序方面，“双向互诉”案件除了民事案件的起诉、应诉外，多数还伴随无效宣告、“撤三”等行政程序。因此，制定整体策略、详细规划，使起诉、应诉和关联行政程序协调并进、互相借力，让涉事企业在不同案件中的诉求主张明确且一致、不互相矛盾，对赢得整个商业标识“战役”来说至关重要。

　　在真正权利冲突的“双向互诉”案件中，双方均有注册商标且注册商标权利基础正当、稳定，任何一方都无法凭借己方的注册商标、在先权利或权益（以下统称“在先权利”）或者《商标法》规定的“绝对理由”【2】将对方的注册商标撤销或宣告无效，这就意味着双方的注册商标实际上已经共存。在这种情况下，双方当事人争夺的无非是两类客体：一是商品，即己方注册商标所覆盖保护的商品或服务范围；二是标识，即己方注册商标使用形态的弹性范围。此外，一方当事人虽然无法动摇对方当事人的注册商标，但仍然可能基于己方驰名商标或在先权利，主张对方存在攀附性使用、混淆市场等情形，要求禁止对方注册商标的使用，此类诉求能否得到支持、在什么条件下才能得到支持，也是一个值得深入探讨的问题。

　　“超范围使用”的判定：被诉商品是哪一方的权利范围？

　　由于历史原因或者其他不可归责于一方的因素，两个近似标识在相关或不同领域产生、发展并逐渐共存于市场的情况并不鲜见。在不同市场主体的近似注册商标并存的情况下，商标权人更应当规范使用自有注册商标，在核定商品或服务上“原样使用”注册标识，划清彼此商标标识之间的界限；如果超出核定商品或服务范围，或者以改变商标显著特征、拆分、组合等方式不规范使用自有商标，仍可能构成对他人商标权的侵害。这是众所周知的裁判规则。

　　裁判规则虽然明确而清晰，但“双向互诉”类案件的司法实践中，双方争议的模糊焦点通常是：被诉商品或服务的属性，到底是商标法意义上的哪种商品或服务，到底属于哪一方的权利范围？以“无印良品”系列案件为例，双方争议的是床上用品、颈部靠枕、店铺招牌上的标识指向的商品或服务属性。北京棉田公司拥有的家纺等商品上的“无印良品”商标，经无效宣告程序到最高人民法院再审，最终得以维持【3】；良品计画则注册有家具、器皿、地毯等商品以及第35类为他人推销服务上的“無印良品”商标。双方互诉结果如下：（1）针对床褥等床上用品，棉田公司起诉良品计画，法院认定被诉商品属于棉田公司家纺注册商标的权利范围，侵权成立，判赔40万元【4】；（2）针对颈部靠枕商品，良品计画起诉棉田公司侵权，法院最终认定被诉商品与良品计画的家具类“枕头”商品相同，侵权成立，判赔15万元【5】；（3）在更为关键的店铺招牌、门头上使用的“无印良品”商标，各地法院多认定其属于第35类推销服务【6】，与家纺商品不类似。

　　再如“蒙娜丽莎”系列案件中，双方争议的是浴缸和马桶到底属于哪一方的注册商标权利范围。从双方商标的申请注册情况看，蒙娜丽莎瓷砖、蒙娜丽莎卫浴先后在瓷砖、浴室装置上申请注册含“蒙娜丽莎”的商标，双方各自注册商标的核定商品中都没有“浴缸”和“马桶”，而这两项商品恰是双方争夺的目标。双方互诉结果如下：（1）蒙娜丽莎瓷砖以驰名商标起诉蒙娜丽莎卫浴在“浴缸”商品上的同名商标侵权，结果广东省高级人民法院【7】和最高人民法院【8】都认为，浴缸与瓷砖较远、与浴室装置接近，被诉标识虽变形但识别特征未变，仍属注册商标的合理使用，驳回起诉；（2）蒙娜丽莎瓷砖起诉潮安（何某），最高人民法院判决【9】认定马桶与瓷砖类似；但蒙娜丽莎卫浴起诉苏某，杭州市中级人民法院【10】、浙江省高级人民法院【11】确认，马桶与浴室装置类似，且其禁用权不受蒙娜丽莎瓷砖驰名或注册商标的限制。最终，蒙娜丽莎卫浴直接起诉蒙娜丽莎瓷砖及其经销商使用在“马桶”商品上的商标侵权，双方正面对决，结果是一审驳回起诉，二审改判侵权成立，判赔5万元【12】，但再审结果再度反转：广东省高级人民法院改判【13】认为浴室装置与马桶不存在包含关系，在功能用途等方面具有差别，不宜认定二者类似，即“反向突破”《类似商品和服务区分表》（以下简称《区分表》），认定不侵权。

　　涉及“超范围使用”与否的案件中，更多的情况是：被诉侵权商品属于《区分表》上没有，或者因为《区分表》的客观变化导致类别界限模糊的商品。比如，在“爱国者”系列案件中，争议的焦点是“移动电源”这项新商品的属性。最高人民法院再审裁定【14】，飞毛腿公司自有注册商标的核定使用范围未包含移动电源，系因为当时《区分表》上没有这项商品；嗣后移动电源被列入电池群组，证明了两者构成类似商品，飞毛腿公司使用其自有注册商标并未超出核定商品范围。再如，在乐心医疗诉岩岩贸易商标侵权案中，法院认定被诉产品属于智能穿戴类产品，而不是被告注册商标核定使用的“手表”，落入原告主张的未注册的驰名“智能手环”范围，认定侵权成立，判赔300万元【15】；在岩岩贸易反诉乐心医疗商标侵权案中，法院认定被诉H1心电手表属于被告注册商标核定使用的“医疗器械、心率监测设备”，而其他智能手环、智能手表虽不在被告注册商标的核定使用范围内，但与原告注册商标核定使用的“手表”相比较，在功能、用途等方面存在明显区别，不属于类似商品，最终驳回原告的全部诉讼请求【16】。

　　从前述现有判例观察，根据被告注册商标是否存在恶意因素，被诉侵权商品上的商标是否属于“超范围使用”，法院掌握的弹性裁量标准存在较大差异。比如，在“OPPO热水器”案【17】中，被告商标属恶意注册，法院在判断“规范使用”时标准趋严：“如果注册商标超出核定商品使用，哪怕是在类似商品上使用，也不符合规范的要求。”但是，与“恶意出圈”形成鲜明对比的是，若由于客观原因导致被诉侵权商品与注册商标核定使用商品不一致的，一般不轻易判为“超范围使用”。前述“蒙娜丽莎浴缸”“爱国者移动电源”“乐心心电手表”等案件中，法院均未认定“超范围使用”。

　　“变形使用”的判定：被诉商标显著特征是否改变？

　　被诉标识是否改变了被告注册商标的显著特征，从涉及此问题的判决数量、比例来看，认定改变的比认定未变的情况更多。但是否商标权人对注册标识的样式做出的任何改动，都属于“改变显著特征”呢？显然不是。如前述“爱国者”移动电源案、“蒙娜丽莎”浴缸案中，被诉标识都包括普通字体的文字标识，与涉案商标注册样式“ ”“ ”都有一定区别，但最高人民法院认为其没有发生实质改变，仍然属于对注册商标的合理使用。

　　相比较来说，若有恶意注册或商誉攀附的情况，“变形使用”的裁判标准就会趋严。比如，“Hao Tai Tai”注册商标与“好太太”标识组合使用后的标识，就被浙江高院认定为侵权【18】；再如“ ”注册商标被拆分图形、改变字体后形成的“ ”“ ”标识，也被广东高院认定为侵权【19】。

　　前述案例涉及的都是一方注册商标“变形使用”引发对方起诉的情况，针对“变形使用”的指控是单方面的。因“变形使用”引发的“双向互诉”案件较为罕见，现有案例包括以下两案。

　　南北“稻香村”案

　　本案中，苏州稻香村公司的“ ”商标注册在先，北京稻香村公司的“ ”商标注册在后，但双方长期共存，均具有较高知名度和影响力，双方被诉标识均是“稻香村”文字标识。2018年，北京知识产权法院、苏州工业园区人民法院先后认定一方侵权并高额判赔的判决引起较大争议，两案至二审阶段均告和解。2021年9月，在苏州稻香村诉北京稻香村一案中，北京市东城区人民法院认定【20】，被诉商标的“稻香村”字样与苏州“ ”权利商标在构成要素和整体视觉效果上均具有一定差异，与被告自有注册商标一致，且同时使用了“三禾”商标及被告企业名称等标识，不至引起混淆，遂驳回原告诉讼请求。

　　“花花牛”系列案

　　在花花牛公司的两代商标“ ”“ ”之间，郑牛公司注册了商标“ 篆体花花牛（指定颜色）”，这一“夹塞”的注册商标经两轮无效宣告后得以维持，而花花牛公司的第二代商标在与郑牛公司的“夹塞”商标类似的商品上的注册反而被宣告无效。在双方互诉的民事案件中，法院认定花花牛公司的第二代新商标与前代自有注册商标相比未改变显著特征，系合法使用自有注册商标，不侵害郑牛公司的“夹塞”商标的专用权【21】；但是，郑牛公司生产销售的多款标有“ ”等标识的饮品，属于“超范围”“变形”使用其注册商标。最终，法院认定郑牛公司侵权成立，合计判赔400万元【22】。涉“变形使用”的“双向互诉”案件中，判断商标的显著识别部分是否发生变化固然重要，但双方标识使用的先后、善恶，仍然是决定案件走向的关键所在。

　　“禁止被告注册商标使用”：什么情况下才能被支持？

　　首先，以在先驰名商标禁止在后注册商标使用的条件非常严苛 ：在被告注册商标申请日之前，原告权利基础商标必须要满足已经获准注册、已经达到驰名两个条件，缺一不可。如前文“无印良品”“蒙娜丽莎”“爱国者”三案中，原告的引证商标在被告商标申请的当时尚未获准注册，甚至连申请时间都晚于被告商标，根本不符合驰名商标跨类保护的法律适用条件，其知名度高低已无需再判断。再如前文“好太太”“蓝月亮”“花花牛”三案中，被告注册商标都在无效宣告中得以维持，而在民事案件中，法院禁止的都是“超范围”或“变形”等不规范使用注册商标的行为，对规范使用部分则未认定为侵权。广东高院、最高人民法院在“蒙娜丽莎”一案中确认的裁判规则为：被告注册商标经行政程序合法性得到确认，权利基础正当、稳固，在后驰名商标扩张禁用权的范围不宜跨入他人注册商标已依法存续的领域。

　　其次，以在先权利禁止在后注册商标，虽然在法律条文层面没有类似“在先驰名商标禁止在后注册商标使用”规则那样明确的保护条件，但无论如何，在先权利的受保护条件以及保护范围、程度也不应该优于驰名商标。现有的以在先权利禁止在后注册商标使用的案例中，被告的在后注册商标几乎都毫无例外地具有明显的注册或使用恶意。如果不能否认被告注册商标的合法性、正当性，强行以在先权利禁止被告注册商标的使用，则缺乏充分的理据。

　　（未完待续）

　　注释：

　　【1】见2021年4月发布的《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷审理指南（修订版）》5.1条、2020年《天津市高级人民法院关于商业标识权利冲突纠纷案件裁判指引（试行）》第一条。

　　【2】《商标审查审理指南（2021）》下编2.1.1，绝对理由涉及违反《商标法》上的显著性、非功能性以及公共利益，不考虑对特定权利人的影响，具有绝对性。常见的绝对理由包括《商标法》第四条不以使用为目的恶意注册、第十条禁用标志、第十一条缺乏显著性、第四十四条不正当手段取得注册。

　　【3】（2012）行提字第2号行政判决书。

　　【4】（2018）京民终171号民事判决书。

　　【5】（2021）京73民终961号民事判决书。

　　【6】（2020）苏知终6号、7号、（2021）沪73民终734号、（2019）浙0110民初13648号民事判决书。

　　【7】（2015）粤高法民三终字第143号民事判决书。

　　【8】（2017）最高法民再80号民事判决书。

　　【9】（2016）最高法民申1575号民事裁定书。

　　【10】（2019）浙01民终7506号民事判决书。

　　【11】（2020）浙民申2032号民事裁定书。

　　【12】（2018）粤06民终2486号民事判决书。

　　【13】（2019）粤民再69号民事判决书。

　　【14】（2018）最高法民申3270号民事裁定书。

　　【15】（2020）粤03民初3416号民事判决书。

　　【16】（2021）粤03民初7396号民事判决书。

　　【17】（2020）粤民终1011号民事判决书。

　　【18】（2022）浙民终181号民事判决书。

　　【19】（2020）粤民终2977号民事判决书。

　　【20】（2017）京0101民初20628号民事判决书。

　　【21】（2022）豫知民终612号民事判决书。

　　【22】（2022）豫知民终193、194号民事判决书。