文/北京集佳知识产权代理有限公司 田磊

　　我们通常所说的禁止反悔原则，是指专利法上的审批过程禁反言(prosecution history estoppel)。作为专利侵权诉讼中的一种法律规则，其是指专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。

　　内涵、宗旨及目的

　　禁止反悔原则，又称禁止反言原则，源于英美法系国家的一般契约理论，其基本内涵是“My word is my bond”，即说话算话，不得出尔反尔。

　　禁止反悔原则的宗旨在于：防止专利权人采取出尔反尔的策略。所谓的出尔反尔，即在审查过程中为了容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释，或者强调某个技术特征的重要性，在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无，以图应用等同原则来覆盖被控侵权物，使得侵权控告得以成立，也就是所谓的“两头吃”。因此，德国律师Bernhard Geissie曾将这种策略比喻为“在无效宣告程序中的温顺小猫出门就成了勇猛的老虎”。

　　关于禁止反悔原则设定的目的，主要是出于对专利权人利益和公众利益的一种平衡。我们都知道，虽然各国专利制度各有不同，但总体的侵权判定原则大同小异，最基本的是以下五大原则：

　　•全面覆盖原则（Literal Infringement）

　　•等同原则（the Doctrine of Equivalents）

　　•禁止反悔原则（Prosecution History Estoppel）

　　•捐献原则（Dedication Rule）

　　•特意排除原则（Specific Exclusion）

　　在实际侵权判定中，全面覆盖原则和等同侵权原则最为常见。在全面覆盖原则的基础上，为了更好地保护专利权人的利益，在专利侵权诉讼时，权利要求的保护范围可以延伸到字面含义之外，这就是司法实践中常常采用的等同原则。可以说，等同原则是一种实现专利权公平保护的重要制度，是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充。

　　然而，在专利纠纷中，等同原则也容易导致权利人过宽和过滥地扩大专利权利要求的保护范围，进而造成对公众（被诉侵权人）的不公平，损害公共利益。因此，我们需要对等同原则进行一定的限制，这其中就发展出了禁止反悔的原则、捐献原则和特意排除原则等对等同原则进行限制的原则。

　　这样，就需要对禁止反悔原则的适用条件和限制范围做出规定。如果禁止反悔原则的限制作用过强，专利权人将无法依据等同原则获得有效的保护；如果禁止反悔原则的限制作用太弱，不受限制的等同原则势必破坏权利要求的公告功能。

　　美国专利中的禁止反悔原则的发展

　　在美国，禁止反悔原则的适用要求专利权人对权利要求的限缩必须是以书面方式进行的，并记录在官方的专利审查档案中。因此禁止反悔原则在美国又称审查档案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美国最高法院对禁止反悔原则作出解释的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，该原则又被称为Festo estoppel。

　　关于禁止反悔原则在美国的发展，包括：

　　•禁止反悔原则的概念源自自弃权（disclaimer）和重新授权（reissure）。

　　根据美国1836年的专利法，当专利权人发现其专利有潜在的无效问题时，有两个方法可以采取：一是寻求对专利重新授权，重新授权允许专利权人改正疏忽大意的错误，并不能有欺骗的敌意。二是向专利局要求弃权，即放弃一部分的权利。

　　•1879年的Leggett v. Avery案和Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案是最早对禁止反悔原则的描述。

　　Leggett v. Avery案主要关于重新授权。在Leggett v. Avery案中，专利权人的7个权利要求中的6个因为与在先技术冲突而被放弃，只有权5被授权了。后专利权人又提出一项重新授权申请，其权利要求基本上都是上一个申请中放弃的内容，该申请被授权了。美国联邦最高法院认为，这一重新授权专利是无效的，因为专利人不能重新取得他已经放弃的权利要求，“如果专利权人明确放弃某项权利要求之后，就不能为了扩大权利要求保护范围而使已放弃的内容重新纳入保护之中”。

　　Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案主要关于弃权。在Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案中提出了“对组合装置发明来说，发明者做出的限制和附加性条款，特别是那些在被否决后又写入申请的，应该以不利于发明者，有利于公众的方式严格解释。这应该是弃权带来的必然结果”，“当申请者因申请被专利局驳回，为了限制权利要求范围而引进新的要素，之后他在维护专利时，就不能抛开此要素以拓宽权利要求范围”。

　　•1980年8月，在Dana上诉案中，对于禁止反悔原则，美国联邦巡回上诉法院做出了更进一步的解释。

　　•1982年，在Huges Aircraft Co. v. United States案中，联邦巡回上诉法院采纳了“弹性障碍规则”，认为修改导致等同物范围变化的效果可能“从大到小到零”，取决于修改的性质和目的。在1984年到1997年间的判决，联邦巡回法院在大约50个案件中都采纳了“弹性障碍规则”。

　　•2002年，美国联邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中，对禁止反悔原则的使用提出了较为明确的意见：“应当考虑权利人在专利申请过程中对权利要求书进行修改的真实意图，不应剥夺当事人对禁止反悔原则的适用进行辩解的权利”，从而驳回了上诉法院在审理过程中的“完全障碍规则”，最终确定了“弹性障碍规则”。

　　注意：上文提到的“完全障碍（complete bar）规则”和“弹性障碍（flexible bar）规则”都是关于禁止反悔原则和等同原则之间的关系，即禁止反悔原则对等同原则应当限制到什么程度的学说。“完全障碍规则”认为，如果修改了权利要求的某个技术特征后，此项技术特征被适用了禁止反悔原则，因此在任何情况下这个技术特征都不能再使用等同原则进行判断。“弹性障碍规则”认为，并不是适用了禁止反悔原则的技术特征就一定不能再次适用等同原则，能否再次适用等同原则需要视具体情况而定。

　　Festo案分析

　　Festo案是界定禁止反悔原则适用范围的一个典型案件，在这个案件中美国确定了“可专利性”的判断标准，因此可以作为经典案例来进行分析。

　　1.案情介绍

　　1）涉案专利与被诉侵权产品

　　原告Festo公司拥有两项关于磁性无杆式气缸(Magnetic rodless cylinders)的改进型专利Stoll (US4354125A)和Carroll (US3779401A)，如下图，这两项专利包括三个基础组成部分：活塞16、气缸10和套筒18。其中，活塞和套筒都装有磁铁，并被分别安装在气缸的内部和外部，通过相互之间的磁性作用，活塞能够带动套筒运动，来运送物体。

　　被告SMC公司的被诉侵权产品与Festo公司专利的权利要求存在两项区别：I）Festo专利要求在活塞上安装一对单向密封环(one-way sealing rings)，而SMC产品只在活塞一端装有一个弹性的双向密封环(two-way sealing ring)；II）Festo专利要求套筒由磁性材料制成，而SMC产品的套筒由铝合金制成。

　　2）原告及被告观点

　　原告Festo公司认为，二者虽然具有差异，但应属于相应技术特征的等同物。因此，根据等同原则，应判定侵权。

　　被告SMC公司认为，Festo的两个专利在申请过程中都经过了修改。具体的，Stoll专利在申请阶段中因描述缺陷被驳回后，Festo对权利要求进行了进一步限定，即限定了该装置有两个单向密封环，其套管由磁性材料制成；Carroll专利在复审过程中也限定该有两个单向密封环。因此，根据禁止反悔原则，应判定不侵权。

　　2.Festo案经历了漫长而曲折的诉讼过程：

　　→1988年Festo向美国马萨诸塞州地区法院提起针对SMC的专利侵权诉讼；

　　→1994年地区法院作出侵权判决；

　　→1995年联邦巡回上诉法院（CAFC）维持地区法院判决；

　　→1997年最高法院办法调卷令提审此案，撤销CAFC的判决，将该案发回重审；

　　→1999年CAFC再次维持地区法院判决；

　　→2000年CAFC在全体法官出席的复审程序中推翻了地区法院的判决；

　　→2001年最高法院再次颁发调卷令提审此案；

　　→2002年5月28日最高法院推翻了CAFC的判决，将案件发回重审。

　　3.地方法院判决

　　地方法院认为Festo对上述技术特征的修改既不是为了克服专利局的驳回决定，也不是为了克服现有技术，事实上Festo的专利申请文件并未披露其修改的原因，因此不适用禁止反悔原则，地方法院判决SMC对Festo的两项专利构成等同侵权。

　　4.联邦巡回上诉法院（CAFC）判决

　　1）如果修改不是为了避免公知技术，是否应对其修改禁止反悔？

　　CAFA认为，禁止反悔原则的使用不限于为避免现有技术而做出的修改，而是适用于为了满足可专利性的要求做出的任何变窄修改。

　　2）如果权利要求是自愿修改的，而不是说应审查员要求，也不是为了可专利性的原因，禁止反悔原则是否仍然适用？

　　CAFA认为，既然自愿修改和被专利局要求的修改一样，对公众来说都意味着申请人放弃了一部分权利要求，没有理由认为这两者有什么差异。

　　3）如果申请人不能提出修改的理由，等同物的范围是什么？

　　CAFA认为，如果没有对修改的原因进行解释，等同物的范围为零。

　　4）在权利要求被修改后，禁止反悔原则是等同原则的完全障碍，还是有些情况下等同原则仍然适用？

　　CAFA的意见有所分歧。在Festo案之前，美国法院在禁止反悔将多大程度上影响等同物的问题上，一直采用“弹性障碍规则”，即法官根据申请文件修改的目的与措辞的个案情况，来决定对权利要求只做字面解释合适准许使用等同原则。

　　CAFA的多数成员认为，CAFA一直以来运用的“弹性障碍规则”缺乏可预测性而不起作用。因此，为了强调专利权利要求范围的确定性和宣告其功能，CAFA中多数成员提出了“完全障碍规则”，即对于因可专利性而修改的要求来说，就没有有效的等同物了，这样提高了专利范围的确定性（这在专利界引起了巨大分歧）。

　　5.联邦最高法院判决

　　1）联邦最高法院认为任何为满足专利法规定而缩小权利要求范围的修改都可以导致禁止反悔原则的适用，而不限于克服现有技术的修改。

　　2）联邦最高法院不同意“完全障碍规则”。最高法院承认专利边界确定的重要性，但也认识到语言在描述发明时的不精确性，在以前的体制下对权利要求做出的修改并不意味着放弃了所有的等同物（实际上，CAFA的上述判决将对大量的仍然有效的专利产生巨大影响）。

　　3）最高法院提出了一项“可预见性障碍规则”，认为专利权人一旦做出修改，就被假设放弃了原始权利要求和修改后的权利要求之间的差异部分。专利权人的应对措施是在做出修改时描述等同物，或应当解释其没有放弃争议的等同物，否则当专利权人无法解释修改的理由时，将采用“完全障碍规则”。

　　4）最高法院认为，在以下三种情况下并不意味着专利权人放弃了等同物：

　　A在申请时，等同物是不可预见的；

　　B修改时与争议等同物无关的；

　　C专利权人无法描述争议中的非实质性替换。

　　总结

　　回归到最初的目的，禁止反悔原则的设立本就是平衡专利权人的利益和公众的利益。Festo案之所以是一个影响深远的决定，因为它阐明了应用禁止反悔原则的条件，提出了一套新的检验方法，可预见性、无关性和合理性检验，来调整等同原则和禁止反悔原则间的关系。这一套方法比“弹性障碍规则”和“完全障碍规则”都能达到更好的平衡。实际上，“可预见性障碍规则”在实际运用中也存在各种各样的问题，禁止反悔原则还需要不断地发展和变化。

　　参考文献

　　【1】百度百科-禁止反悔原则

　　【2】Patents——What is prosecution history estoppel?

　　【3】Principle of Prosecution History Estoppels in Patent Law

　　【4】从Festo案看禁止反悔原则在美国的新发展

　　【5】简评美国禁止反悔原则的发展——兼评Biogen案和Festo案

　　【6】拨云见日-美国联邦最高法院FESTO案剖析

　　【7】从Festo案看禁止反悔原则及对中国的借鉴作用