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上一期 | 总第351期
 
 
 
 
 
 
 
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从个案中得到的对专利代理人职责的感悟
文/集佳知识产权代理有限公司 唐京桥
 

  随着申请号为200780034064.1的发明专利申请的“办理登记手续通知书”和“授予发明专利权通知书”的下发,我不由得长长地舒了一口气。通过对这个案件的处理,让我对专利代理人的职责有了深刻的感悟。

  事情还要从两年前说起。2009年3月10日,我收到一个美国申请人的打算进入中国的PCT申请。从最早的优先权日算起的30个月的进入绝限为2009年3月15日,申请人希望在此日期之前完成进入中国的手续。不巧的是,这一天刚好是星期日,于是必须在3天内完成对申请文件的翻译和校对工作。虽然翻译和校对的工作量看起来不是很大(英文只有3千多字),但是从发明名称“TELECONFERENCING BETWEEN VARIOUS 4G WIRELESS INTITIES SUCH AS MOBILE TERMINALS AND FIXED TERMINALS INCLUDING LAPTOPS AND TELEVISION RECEIVERS FITTED WITH A SPECIAL WIRELESS 4G INTERFACE(配备有专用无线4G接口的各种4G无线实体如包括膝上型计算机和电视接收机的移动终端和固定终端之间的电话会议)”就可以看出来,要想保证中译文的质量,非要花费大力气不可。换言之,考验代理人翻译基本功的时候到了。

  需要说明的是,涉外专利代理人的第一基本功就是翻译。如果翻译基本功不扎实的话,到关键时刻(比如本案的短时限复杂案件)就会掉链子。这是我对本案的第一个感悟。

  在翻译和校对工作完成后,我看着本案的权利要求不禁暗暗发愁。本案的部分权利要求如下:

  “1.本发明限定了一种将要在新的4G无线网络上承载的用于蜂窝终端或无线终端的新的视频交换服务。

  1.a 参考权利要求1,所述服务将会使用4G传输设施,所述4G传输设施同样由如IEEE 802.16、802.20和802.22规范中所定义的蜂窝语音和宽带服务两者使用”。

  任何代理人一眼看上去就知道,这样的权利要求被审查员接受的可能性为零。

  不仅如此。有经验的代理人也可以知道,对这样的权利要求的修改也是很困难的,尤其是在目前专利局对“修改超范围”的标准要求很严格的情况下。无论如何,这对接手后续处理的代理人来说都意味着巨大的工作量。本着“由负责新申请的代理人负责该申请后续的OA处理”的一般原则,本案的后续OA处理十有八九将会由我继续负责。这就是我发愁的原因。

  该来的终究还是要来的。2010年9月14日,也就是本案进入中国1年半以后,审查员下发了第一次审查意见通知书(OA)。本案的OA处理工作毫无悬念地由我继续负责。我略带疑惑地发现,审查员将审查重点落在了权利要求的新颖性和创造性上。

  我稍稍松了一口气。按照“节约成本”的一般原则,代理人可以不对新颖性和创造性问题作深入分析。于是,我针对上述权利要求书的严重形式问题向申请人提供了具体的建议,从而比较轻松地完成了第一次审查意见通知书的转达。

  我此时有了第二个感悟:心里压了一年多的石头,真正处理起来也不过如此。许多压力都是自己给自己施加的,事实上可能根本不存在或者不如自己想象的那么大。

  我在10月9日完成了转达,两天后就接到了申请人的越洋电话。在一般情况下,涉外专利代理人都是面对案卷和电脑工作的,很少直接与客户打交道,更不用说直接面对国外的申请人了。我慌乱地理解着电话中美国申请人所讲的英语,费力地弄明白了对方针对的是哪个案件(因为代理人会并行处理多个案件),弄清楚对方想要表达什么意思,并最终告知了对方本案目前所处的状态。一通电话下来,手心里全是汗。

  根据“一切活动都要有记录”的原则,我追加了一封电子邮件,以文字的形式对此次“电话会晤”进行了确认。

  通过这次电话会晤,我弄明白的一件事是,本案的申请人与发明人相同,属于个人申请。而且,申请人在美国并没有针对本案委托相应的代理机构来处理。于是,我暗地里推测,本案的权利要求书可能也是发明人自己撰写的,所以才造成了形式如此不规范。看来,专利代理人的存在还是很有必要啊。

  3个月后,申请人的答复指示到了。伴随着指示信一起到来的,是欧洲专利局针对本案在欧洲的同族专利申请的授权通知书。

  涉外专利代理人、尤其是面对美国客户的代理人经常会遇到的令人头痛的一个问题是,申请人根本不考虑中国审查员的任何审查意见,就将同族专利申请在美国或欧洲或其它专利局的已授权或已答复修改后的权利要求书发送过来,指示“照章办理”。这种不针对审查员的审查意见进行的答复,在很多情况下会变成“鸡同鸭讲”,被审查员接受的概率是很低的。

  但是,在没有更好的处理办法的情况下,也只能按照客户的指示执行。于是,我将欧洲授权的英文权利要求书翻译成中文,然后从说明书中逐字逐句地寻找修改依据,就怕落得个“修改超范围”的结果,虽然心里也明白这个结果几乎是不可避免的。

  我在2011年1月24赶在绝限前5天向专利局提交了对第一次审查意见通知书的答复。

  按照常理,接下来就是耐心等待审查员的下一步动作了。可是前面说过,本案是个人申请人,并且在美国没有委托相应的代理机构,一切事务都是申请人亲自上阵。申请人三天两头一个电话(连我春节放假回家都不放过),询问案件进展如何。并且索要了审查员的电话号码,说是要say hello to审查员。然后审查员又给我打电话,询问到底是怎么一回事。我只好两头解释。此时,我才更深刻地体会到了“代理”一词的含义。

  申请人认为,既然本案的同族专利申请已在欧洲专利局得以授权,那么在中国专利局是没有理由不授权的,并且要求我强烈地向审查员强调这一点。我反复声明同族的授权并不代表在中国一定能被授权,但申请人似乎并不理会。我不得已打电话给审查员,心虚地转达了申请人的意思。审查员毫无意外地指出,其它的暂且免谈,相当于重新撰写的权利要求书毫无疑问是修改超范围的。但是经不起申请人的连续电话“轰炸”,我相应地连续电话“轰炸”审查员,最后审查员同意了我的一个“小小”要求是,在第二次审查意见通知书的正文中,同意具体地指出权利要求书中何处修改超范围,而不是笼统地指出权利要求书整体修改超范围。

  在这期间,我发现,跟美国人通电话一点也不紧张了,而且审查员也很好说话。这两个重大发现是在是我处理本案的最大收获。

  2011年4月13日,我收到了意料之中的第二次审查意见通知书。果然,审查员在这次审查意见通知书中,详细地指出了修改超范围的地方。这样一来,我在向申请人提供修改建议的时候,就可以做到有的放矢了。

  我在4月29日将第二次审查意见通知书转达给了申请人,几乎在第二天就获得了申请人的同意,然后在5月3日就向专利局提交了答复。申请人对我的信任实在是让我感动不已。

  然后又开始了漫长的等待和申请人的不断电话“轰炸”。在这期间,本案的同族专利申请相继在美国和澳大利亚被授权。于是申请人的底气更足了,多次质问为何中国专利局迟迟不肯授权。我这次学乖了,无论如何是不能把申请人的这些抱怨原封不动地转达给审查员的。于是,我不断地向申请人解释,本案同族在其它国家和地区的授权,表明本案在新颖性和创造性方面没有问题,但是在中国,目前本案面临的是修改超范围的问题,跟新颖性和创造性暂时没有关系。只有先克服了修改超范围的问题,才能进一步讨论授权的问题。

  在这期间,我也多次打电话试探审查员的意见倾向。最后结论是不太乐观。因为虽然克服了具体的技术特征的修改超范围的问题,但是修改后的整个技术方案的框架结构在原权利要求书中是没有的,在原说明书中也没有。这个大规模的修改超范围的问题,才是真正的问题所在。

  我闻之默然。此时的深刻感悟是,如果在撰写阶段就在形式上搭建好了请求保护的技术方案的框架结构,将会为后来的处理带来多大的便利啊。

  事已至此,只好接受。于是在2011年9月7日,我迎来了沉重的第三次审查意见通知书。而且我还知道,关于答复的具体办法,申请人那一边是指望不上的,主意全得我自己拿。

  于是我又开始了详细研究说明书和努力理解技术方案的过程。此时的深刻感悟是,作为基础的翻译和校对工作,如果做的好,也会给后续的处理带来极大的方便。

  我寻找到了描述本案的总体技术方案的段落,以尽可能贴近原话的方式,在保证技术方案清楚的前提下,再一次对权利要求书进行了“伤筋动骨”式的修改。为了谨慎起见,我还一再征求了审查员的意见,最终取得了审查员的初步认可。

  我在9月23日将第三次审查意见通知书转达给了申请人。在征得了申请人的同意之后,在10月12日向专利局提交了答复。

  在这之后,申请人一如既往地频繁打电话。我只好回答说,既然审查员已初步认可了我们的修改方式,剩下的只需要耐心等待就成了。但是申请人认为,我们必须时刻提醒审查员,本案的同族已在欧洲、美国和澳大利亚获得授权,因此在中国不授权是说不过去的。我只好彻底服了这位执着的申请人。

  每逢周一,我都会打电话给审查员以带去申请人的问候。如果审查员当时没在座位上,就稍后再联系,或者第二天再打电话。这在此后的一段时间内几乎成了惯例。

  功夫不负有心人。终于,在11月16日,审查员主动打电话过来了。这是期待已久的授权前的“电话会晤”。审查员提出了几个小的形式问题,并暗示修改后即可授权。我悬了如此之久的心终于可以放下了。

  与以前的大动干戈式的修改相比,这次的电话会晤简直是小菜一碟。于是,我迅速给出了修改建议,转达给申请人后旋即得到同意,并在11月18日向专利局提交了主动补正。

  然后,在2012年1月11日,终于迎来了本案的授权通知。历时两年零十个月的申请与授权大战最终胜利结束。

  至此,我的最大感悟是,如果连这样的案件都处理得了,那么还有什么案件是处理不好的吗?!