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上一期 | 总第235期
 
 
 
 
 
 
 
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关于“抵触申请”的一点看法
文/北京集佳知识产权代理有限公司 陈国伟
 

  专利法第二十二条第二款规定:“新颖性,是指在申请日以前没有相同的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有相同的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。

  在评价新申请的新颖性时,通常采用两种方式,一种是与现有技术进行对比,一种是与抵触申请进行对比。审查指南第二部分第三章2.2中指出,由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实用新型申请,损害该申请日提出的专利申请的新颖性,将这种损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。

  从抵触申请的定义,我们可知,抵触申请仅指由“他人”在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实用新型申请,也就是说抵触申请不包括申请人本人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实用新型申请。

  如果申请人向专利局提交申请后,且该申请未被公开前,发现申请文件中说明书中记载的技术内容,未完全被权利要求书所保护,而此时,如果提出主动修改,主动修改又不能扩大原申请的保护范围,未被保护的这部分技术内容,仍然不能得到保护,申请人不想放弃对这些技术内容要求保护的权利,申请人可以在申请日之后、公开日之前,向专利局提交一份关于未被保护的技术内容的新申请,此新申请中的技术内容虽然记载于在先申请的说明书内,但是由于新申请的申请人和在先申请的申请人为同一申请人,根据专利法第二十二条第二款规定,在先申请不会成为新申请的抵触申请,不会影响新申请的新颖性,这样,在先申请文件中记载的未被保护的技术内容,通过提交新申请方式可以得到保护。

  然而,2009年10月1日即将实施的新专利法,对抵触申请进行了重新定义,“没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”,也就是说取消了“他人申请”这个要件。申请人向专利局提交申请文件后,发现申请文件的说明书中记载有未被权利要求书保护的技术内容,在申请日之后、公开日之前,如果再通过提交新申请的方式对未保护的内容进行保护的话,在先提交的申请文件将成为新申请的抵触申请,会影响新申请的新颖性,有可能导致这部分技术内容将被公众无偿使用,对申请人来说,将会造成一定的损失。

  因此,对于我们这些受申请人委托的专利代理人来说,在撰写申请文件的过程中,应尽量避免申请文件中出现未被保护的技术内容,如果有些技术内容确实无法在一个申请文件中进行保护,应及时与申请人进行沟通,询问申请人无法保护的技术内容是否需要分案申请,以避免申请人的利益受到损害。