文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋 严雨蒙

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　美国商标审查的程序与国内基本相同，即在商标实质审查后进入初审公告，公告期内如无第三方异议的，对商标予以核准注册。但二者在审理时间、驳回复审机构、搁置审理事由等方面，仍有所不同。《美国商标审查指南》（以下简称《审查指南》）中，第700章详细介绍了美国商标审查的基本程序，包括审查的一般程序、特殊申请的审理、驳回救济程序等。本文将围绕美国商标审查的流程及特有的规则，结合中美两国商标审查程序的差异，进行介绍解读。

　　一、美国商标审查的一般程序

　　在提交申请并支付申请费后，商标申请将交由负责商标审查的审查员进行审理。根据《审查指南》第704条的相关规定，审查员对商标申请的审查应为完整的审查，具体包括商标标识的描述是否准确、指定商品或服务的描述是否规范、所递交的使用证据是否符合要求等形式审查，以及商标标识是否具有显著特征、是否与在先商标构成混淆可能性等实质审查。

　　如审查员发现不予注册之情形，将下发非最终驳回通知（Nonfinal Office Action）。《审查指南》第710条明确规定了审查员应当在驳回通知中详细阐明驳回原因及依据，以记录在案，申请人可据此提交复审意见。根据最新实施的美国商标现代化法案（Trademark Modernization Act），针对2022年12月3日起新下发的注册前驳回通知（不含马德里指定美国申请），提交复审的法定期限由原来的自驳回通知下发之日起6个月，调整为3个月（可付费申请3个月的延期）。

　　此外，为便利审查，若审查员认为通过细微修改商标申请即可通过审查的，《审查指南》亦鼓励审查员通过邮件、电话等方式，与申请人代理律师进行沟通，通过下发审查员的修改意见书（Examiner’s Amendment），以提高审查效率。审查员的修改意见书一般以获得申请人代理律师的电话或邮件确认，而无需申请人另行提交书面答复。如无其他问题，审查员在下发修改意见书后将对申请商标予以初审公告。

　　根据《审查指南》第714条，当明确的争议问题已在审查员和商标申请人间得以清楚地展开，但审查员仍不接受的，可下发最终驳回（Final Office Action）。所谓“所有争议问题已明确展开”，指的是审查员已提出所有未决争议，且申请人已针对所有的未决争议向审查员进行了答复。针对最终驳回，申请人的救济途径包括：

　　（1）向商标审理和上诉委员会（TTAB）提起上诉（Appeal）

　　申请人可于最终驳回通知发出之日起6个月内（如上，将调整为3个月），向TTAB提交上诉请求并支付上诉费用。TTAB受理后，商标申请人与原审查员将先后自TTAB下发通知之日起60日内提交上诉意见。此外，针对原审查员提交的上诉意见，申请人可在20日内提交补充意见，并可申请口头听证审理。TTAB将依据双方提交的上诉意见和证据材料，进行审理并下发上诉决定。如不服上诉决定的，商标申请人和原审查员均有权在决定下发之日起1个月内要求TTAB重新考虑或重新听证，或向法院提起诉讼。

　　（2）向原审查员申请重新考虑（Request for Reconsideration）

　　商标申请人可在复审期限内，向原审查员申请重新考虑，通过递交书面意见和证据，或同意审查员此前的审查意见，来尝试克服驳回。例如，申请商标被基于商标法第（2）e条“仅具有直接描述性”下发最终驳回，在满足副簿申请要求的情况下，申请人可要求原审查员重新考虑，以将商标申请转为副簿注册；再如申请商标被基于商标法第（2）d条“与在先商标构成混淆可能性”下发最终驳回，申请人可递交在先商标所有人签署的共存协议，要求原审查员在此基础上重新考虑混淆可能性。但需注意的是，要求原审查员重新考虑的申请并不能保留或延长针对最终驳回向TTAB提起上诉的期限，即若原审查员在前述期限内，未接受申请人的重新考虑申请，而商标申请人亦未在之前规定的期限内向TTAB提起上诉的，该商标申请将被视为放弃而失效。

　　在收到申请人递交的重新考虑申请时，原审查员将结合申请人是否向TTAB提起上诉、距离向TTAB提起上诉的剩余时间，以及申请人是否在重新考虑申请中提出了新的主张或新的证据等，决定如何进一步审查。若申请人同时向TTAB提起上诉的，TTAB上诉程序将被搁置审理，以等待原审查员的重新考虑决定。

　　此外，若申请人在重新考虑申请中提出了新的主张或新的证据，但原审查员认为前述新主张或新证据仍不足以使商标申请符合注册要求的，将再次下发非最终驳回通知（Nonfinal Office Action）或“随后的最终驳回通知”（Examiner’s Subsequent Final Refusal），以重新给予申请人对新问题和新证据进行回应的期限，以保障申请人程序上的救济权利。

　　（3）向专利商标局（USPTO）局长（Director）提起请求（Petition to the Director）

　　此种救济一般仅适用于审查员在审查中存在明显错误或滥用自由裁量权的情形。

　　二、特殊申请（Special Applications）

　　一般而言，USPTO将按照收到商标申请的时间顺序对商标进行审查。但依据《审查指南》第702.02条的相关规定，在以下两种情形下，申请人可以向USPTO提出对商标进行特殊审理的申请或请愿，以达到加快审查的目的。

　　1.特殊审理申请（Request to Make Special），即申请人在先已注册的商标因非主观的意外原因，未及时递交续展或使用声明而被取消注册或失效，申请人可以在递交新申请后，申请特殊审理。申请特殊审理无额外费用，但新申请必须由原商标所有人或受让人提出，且新申请的商标标样必须与原商标完全一致，商品或服务项目不得超出原申请的范围。

　　2.特殊审理请求（Petition to Make Special），即申请人出于紧急特殊原因，可以向商标局提交特殊审理请求，在说明具体的事实理由并提供相应证明，支付请愿官费后，请求商标局加速对新申请的审查。前述特殊审理请求只有在非常特殊的情况下才会被核准，如申请商标涉及未决的民事诉讼或侵权风险，或需要商标注册方可获得美国政府对特定商品或服务的经营审批等。

　　三、商标申请的搁置审理（Suspension of Action）

　　《审查指南》第716条规定，出于合理的事由，审查员可依职权或依申请搁置商标申请的审理。常见的搁置理由包括：（1）在先障碍商标在申请中、在撤销/无效程序（Cancellation）审理中、单方撤销程序即删除或重新审查程序（Expungement or Reexamination proceeding）审理中，即引标状态待定；（2）作为商标申请基础的原属国申请尚未核准注册；（3）存在TTAB审理中或法院诉讼中的未决案件，可能影响本案审理结果；（4）在先商标临近递交续展申请或递交使用声明的期限，可能存在失效风险；（5）马德里国际局对申请商标正在办理更正、限定、转让或其他变更登记，可能影响本案审理结果。但是，通常情况下，审查员并不会同意基于“给予商标申请人更多的时间来获取在先障碍商标所有人的共存协议”而搁置商标申请。

　　商标申请被搁置审理后，法律文书审查员（Legal Instruments Examiner）将定期对在档的搁置案件进行状态核查，若搁置事由已消除，法律文书审查员将通知案件审查员恢复审理。否则，将继续搁置商标申请。当然，若申请人认为搁置审理并不合理，可提交意见，申请移出搁置状态。如审查员基于商标法第（2）d条“与在先申请中商标构成混淆可能性”而搁置商标申请的，商标申请人可提交争辩意见和相应证据，主张申请商标与在先商标不构成混淆性近似。审查员经审理后可决定继续搁置或对申请商标予以初审公告。

　　四、结语

　　虽然该章节主要内容是对审查员的审查程序做出的细化规定，但对商标申请人而言也是很重要的。对比其规则，我们可以看到与中国商标审查有很大不同，比如答复审查意见（Office Action）,是向原审查员进行答复且可能多次答复；在向商标审理和上诉委员会（TTAB）提起上诉（Appeal）时，原审查员也需要“TTAB”提交上诉意见；在审查员下发最终审查意见（Final Office Ation）时，该“最终”不一定是“最终”，申请人仍可能有机会向原审查员提交重新考虑申请（Request of Reconsideration），但须遵守特殊的时限规则；至于引标状态未确定时，明确申请人可据此申请搁置，但也规定了例外情形等等。总之，商标律师只有熟悉其程序规则，充分利用其规则，才能切实保护商标申请人的利益。