▶本期案例
最近,韩国大法院(最高法院)作出了一个具有里程碑意义的重要判决,该判决认定,使用与在先注册商标近似的在后注册商标构成商标侵权(案件号:2018Da253444)。
原告于2014年9月申请注册“”商标,并于2014年12月获得该商标核准注册。被告于2015年12月开始在与原告注册商标核定使用商品/服务相同/类似商品/服务上使用“”商标(该商标文字部分为“DATAFACTORY 데이터복구전문기업데이터팩토리”,其中,韩语“데이터복구전문기업”的英文含义为“Data recovery company”;“데이터팩토리”的英文含义为“DATAFACTORY”),并在原告针对其商标使用行为提起商标侵权诉讼之后,于2016年8月提交了该商标注册申请并获得了该商标核准注册。在被告商标异议公告期间,原告曾对被告的商标申请提起异议,但韩国知识产权局(KIPO)的审查员基于“DATA FACTORY”显著性的考量,认定双方商标不构成近似商标,仍然核准了被告商标的注册。
尽管如此,在上述原告提起的商标侵权案件中,韩国大法院经过审理,最终下发判决,认定虽然被告使用的是其注册商标,但仍然构成对原告在先注册商标权利的侵犯。
▶律师点评
根据以往判例所确定的规则,在注册商标被无效前,商标所有人对其注册商标的规范使用不构成商标侵权。因此,在先商标所有人要想追究在后商标所有人的侵权责任,需要首先通过单独的商标行政程序对在后注册商标提起无效并获得商标无效裁判。
而通过该判决所确定的新规则,在先商标所有权人可以在他人商标注册有效的情况下直接追究其侵权责任。本案所确立的新规则对市场经营者而言,一方面,可以节约无效程序中投入的时间成本,尽快实现维权结果;另一方面,在开展重要商业活动之前,尽量事先进行风险评估。但同时,如何解决法院和行政机关之间认定结果不一致的问题、商标行政机关对于商标注册/商标近似判断公信力等问题也是韩国官方以及相关从业者需要进一步探讨的问题。