案例聚焦|约旦商标近似判断及驳回复审策略

2021-08-23

  ▶本期案例

  某公司在约旦提交了“”第3类、第21类、第35类三件商标注册申请,被约旦审查员引证多件同类别包含“wow”的在先商标驳回。申请商标和引证商标标识罗列如下:

  各引证商标均包含单词“wow”,同时也包含其他具有显著性的词汇,如“nidalco”、“sanita”、“byWOJOOH”等,但审查员认为申请商标中“COLOUR”一词缺乏显著性,申请商标的主要显著识别部分为“wow”,完整包含于在先商标,因此认定申请商标与引证商标近似。我们认为,约旦审查员的上述观点不尽合理,“COLOUR”一词指定使用在第3类化妆品上,被认为缺乏显著性可以理解,但指定使用在第21类“牙刷;纸巾盒”等、以及第35类“广告;进出口代理”等服务上被认为缺乏显著性并不合理。因此申请人提交了第一轮驳回复审,分类别争辩申请商标与引证商标不构成近似。针对第3类申请,争辩主要理由是:申请商标与引证商标在标识、发音和含义上存在的差异,且在指定的第3类部分商品上“COLOUR”一词并非缺乏显著性。针对第21类、第35类申请,争辩主要理由是“COLOUR”一词在指定商品服务上具有足够显著性,是的申请商标与引证商标可以明显区分。

  但很遗憾,审查员未接受以上争辩理由,从而下发了第二次驳回,要求申请人修改标样,足以与引证商标区分后,方可考虑核准注册。考虑到第一次争辩的失败经历,申请人决定对修改商标图样。最初,申请人考虑修改商标图样为“WOWCOLOUR”(均大写、WOW和COLOUR不区分字体),但考虑到与引证商标可能仍无法明显区分,申请人最终决定替换为“”。经提交后,审查员认为前述商标与引证商标仍区分程度不大,要求申请人重新考虑增加图形要素,否则将做出最终驳回决定。最终,申请人决定将申请商标替换为“”标样。该图样被审查员所接受,最终核准了该商标于第3类、第21类和第35类在约旦的注册。

 

  ▶律师点评

  通过本案,首先,可窥见约旦商标近似判断标准和实践做法。约旦不接受一标多类申请,申请人需要针对不同类别分别提交注册申请。尽管是分开申请的,但在实质审查阶段,约旦审查员往往会“捆绑”考虑多件同时申请的商标。如本案申请商标中“COLOUR”一词在指定商品上的显著性问题,在第3类和第21、35类的结论是不同的,但审查员并没有考虑类别的差异,而是一概认为“COLOUR”缺乏显著性,申请商标的显著部分是“WOW”,被引证商标完整包含,而判定为近似商标。此外,约旦审查员接受申请中的商标修改商标图样的请求,且审查员会提供修改建议。若修改后的商标可以与在先商标区分的,则审查员会核准修改后的商标得以注册。

  其次,从本案修改标样的结果来看,不带空格的“WOWCOLOUR”虽然并非固有词汇,但审查员仍会认定为与在先商标近似,因为商标被拆分审查的情形较为常见。而“”标样依然无法克服上述在先商标,原因是审查员认为“WOW”是申请商标的主要显著部分,“”标样仅是重复了“WOW”,与原标样区别不大。最终,通过在“WOW COLOUR”的上方增加卡通图形使三件申请商标获准注册。

  综上,约旦商标近似判断标准类似国内,主要显著部分被在先标完整包含的,一般均判定为近似标识。与国内不同的是,审查员一般会提供商标图样修改的机会。此外,若申请人的商标已经在市场上有使用、推广,不愿意更改标样的,也可以考虑通过争辩方式来进行复审,实践中也有较多通过争辩克服驳回的实例。

 

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