文/北京集佳知识产权代理有限公司 田磊

　　在当前全球专利市场中，美国、中国、欧洲、日本和韩国代表了主要的专利体。虽说各种专利制度的核心思想是一致的，但这些国家或地区的专利体系之间却存在细微但重要的区别。因此，在撰写阶段进行有针对性的区别处理是十分有必要的。

　　美国专利制度整体相对比较完善，与其他国家或地区的专利制度区别较大。因此，本文将列举一些美国专利申请撰写，特别是电学案件撰写的注意事项，从Title、Field/Technical Field、Background、Summary、Brief Description of Drawings、Detailed Description、Claim和Abstract等几个方面入手进行介绍，并对比分析与中国专利申请撰写的一些区别。

　　1 TITLE

　　1.Should be as broad as possible and consistent with the broadest claims

　　发明名称应该尽可能宽泛且与最宽权利要求保持一致。

　　常见地，既有方法又有产品权利要求时，发明名称应发映出二者。如果发明名称包含了权利要求没有涉及的其他附加信息，例如发明名称为“一种具有数字控制系统的设备”，而权利要求没有请求保护一种具有数字控制系统的设备，这时如果该美国申请被授权了，那么美国法院可能会在未来与竞争对手的侵权诉讼中限制权利要求的保护范围（美国法院曾有过类似判决）。

　　因此，一般建议撰写为独立权利要求的前序部分，例如，某个独立权利要求的前序部分为“一种XX设备”，另一个独立权利要求的前序部分为“一种制造XX设备的方法”。这时，发明名称可以命名为“一种XX设备及其制造方法”。

　　2.Should find terms in broadest independent claims and have corresponding definitions/descriptions in detailed description.

　　发明名称应该找到在最宽独立权利要求中的术语，且在具体说明书中有相应的定义/描述。

　　3.Do not rely on inventor-supplied title

　　与中国专利申请类似，往往发明人提供的发明名称不符合专利法的要求，或者与申请人整体的专利保护策略不一致。因此，不要一味依赖于发明人提供的发明名称。

　　另外，我们在实践中经常会遇到审查员认为发明名称不是描述性的并要求申请人对发明名称进行修改的情况。对于这种问题，似乎不同的审查员有着不相同的评价尺度。比如同一申请人的多个同一类型申请，可能只有很少一部分收到这种审查意见。一般地，这种发明名称确实会比较宽泛，因此，可以在发明名称中增加一些特征来克服。但应注意的是，必须要确保加入到发明名称中的任何特征都要在目前所有的独立权利要求中有所体现，以避免在未来的侵权诉讼过程中按照限制权利要求的方式来解释。

　　2 FIELD/TECHNICAL FIELD

　　1.Optional，not required by MPEP.

　　关于技术领域，该部分在美国申请中是自选的，MPEP中并不要求必须包括。

　　2.If included，should be as broad as possible.

　　如果申请文件中包括了Field/Technical Field部分，范围应该足够宽泛。

　　3.If included，do not call it “Field of the Invention”.

　　如果申请文件中包括了Field/Technical Field部分，不要称作“发明的技术领域”。

　　4.Avoid use of“invention”throughout specification.

　　同样，避免在说明书中使用“invention”一词。

　　5.Use“aspects”，“embodiments”，“implementations”instead of invention.

　　使用“方面”，“实施方式”，“实施例”，而不是“发明”，以便为权利要求的解释提供一定的灵活性。

　　上面多个要点提到invention，这是因为，在美国专利申请中，“invention”是一个需要重点注意的词语。美国说明书中确定的invention用于界定保护的整个范围。所以，如果invention已经被描述在申请文件中了，这就会在侵权判定中潜在的限定权利要求的保护范围。我们在进行翻译时，一般都将本发明翻译为本申请或本公开，即“the present application”或“the present disclosure”，而不是“the present invention”，也是基于相同的原因。

　　一般地，技术领域可以根据发明名称改写而来。通常，是重新将发明名称改写成叙述形式。例如发明名称为“一种设备及其制造方法”，我们可以在技术领域中写道“本说明书的一个方面”或者“本说明书的一个实施例”涉及“一种设备及其制造方法”。

　　3 BACKGROUND

　　1.Do not call it “Background of the Invention”.

　　再次强调一下，背景技术也不要称作发明的背景技术。

　　2.Do not discuss the prior art

　　其他专利局要求在背景技术中讨论或解释现有技术，但是在美国是不要求的。

　　在美国，背景技术部分仅仅用于法官或美国的陪审团判定侵权提供该技术状况的初步信息。所以，我们通常会建议不要讨论现有技术的具体文献，仅陈述现有技术即可。

　　如果有现有技术已经提供在中国专利申请中，我们在翻译时当然可以保留该信息，但在美国需要更多地考虑诉讼时可能产生的影响。例如，当背景技术中讨论现有技术为什么存在问题时，法院认为竞争对手的产品仍然存在该背景技术中提到的现有技术存在的问题时，那么法院会进一步认为，“如果竞争对手的产品仍然存在该问题，那么就落入了背景技术描述的部分，即该申请的申请日前所对应的现有技术，所以该专利不能覆盖该产品，因为背景技术中提到的现有技术存在的问题仍未解决”。也就是说，由于在背景技术承认了竞争对手的产品没有解决本申请的问题，而有可能导致竞争对手的产品不侵权。

　　因此，与其描述现有技术中存在的问题，我们建议仅陈述现有技术。比如，之前的设备使用的某种控制方法，之前设备使用某种类型的材料，这样客观陈述即可，不用进一步阐述该方法或材料存在哪些不足。

　　3.Limit discussion of problems/deficiencies of known approaches not disclosed in a patent or paper.

　　背景技术中，限制未在专利或论文中公开的现有方法的问题/缺陷的讨论。

　　4.Generally 1-1.5 pages in maximum length.

　　背景技术一般也不建议太长，通常最长1-1.5页。

　　在中国专利申请中，很多在背景技术中强调现有技术的缺陷，这样能够让审查员更加认可本申请的创造性。美国申请与中国申请不同，美国审查员更关注是什么（what），而对为什么（why）没兴趣。作为引申，在答复美国专利审查意见时，争辩该专利的权要中哪些特征是区别技术特征（what），会比争辩该专利的发明目的和有益效果（why），更能说服美国审查员。

　　5.Take care when using inventor-supplied information (might not be prior art, might be trade secret or other protected/protectable subject matter.

　　当使用发明人提供的信息时需要尤为注意（可能不是现有技术，可能是技术秘密或其它的保护/可保护主题）。

　　对于罗列在背景技术中的部分的内容要相当谨慎。即使发明人提供的信息是发明人已知的，并不必然代表该信息是在美国标准下的现有技术。因为，对于发明人的公司而言可能是内部信息，而不是现有技术。因此，务必确保将该信息已经被公司之外的公众所知晓。

　　对于在背景技术中承认了某些现有技术，美国审查员会认为这是“自认的”现有技术。如果后期审查过程中再想要提出不同观点，就会很难进行争辩，变得十分被动。这也是我们实践中要时刻注意的。

　　6.No identification of“needs”

　　中国专利申请中，很多会在背景技术的最后说明“因此，需要提供一种….”。在美国申请中，并不建议进行这样的说明，仅简单陈述现有技术即可。之所以建议不写出这样的内容，是因为如果我们自己定义了我们专利要解决的问题，那侵权产品则一定要能解决这个问题，可是若竞争对手的产品没有解决这个问题，那法院在判侵权时就会判定为竞争对手的产品没有侵犯我们的专利权。

　　4 SUMMARY

　　1.Do not call it“Summary of the Invention”

　　再次强调一下，概述不要称作发明的概述。

　　2.Optional, not required by MPEP (We don’t recommend it; Do not say goals/objects of invention).

　　关于概述，该部分在美国申请中是自选的，MPEP中并不要求必须包括。另外，同样建议在该部分不要限定发明目的。

　　3.If not included, recite readable version of independent claims in the detailed description section-usable to satisfy certain non-US filing requirements.

　　如果申请文件不包括概述部分，则需要在具体描述部分描述可读版本的独立权利要求。

　　如果说明书包括概述部分，则建议以叙述的形式撰写独立权利要求。也就是说，将权利要求改写为一段话。通常可以采用以下方式：将独立权利要求里的分号改写为句号，并作为一个叙述性的句子。

　　与中国专利申请不同，美国申请中，也不建议在概述中写出本申请的目的和有益效果。这些内容不要写在summary部分，而是建议写在具体实施例中。这是因为，发明目的或有益效果写在summary部分可能会有两个不利之处：

　　1）可能会对专利的权要保护范围造成不必要的限制。一个典型的案例是Gentry Gallery案，在该案的summary部分写了该发明的发明目的是提供A结果，而被诉产品却没有提供A结果，法院因此判定被诉产品不侵权，理由是产品没有满足专利的发明目的。

　　2）可能会降低该专利作为prior art（现有技术）攻击竞争者的专利的强度。我们申请专利的目的一是获得授权专利，二是我们申请的专利能作为强有力的对比文件用来攻击竞争者的专利的创新性。若是我们的专利被作为影响竞争者的专利的创造性（inventive step or obviousness）的对比文件，如果我们的专利在summary部分写了本发明的发明目的，则相当于给竞争者有一个有效的答复策略（即，论述我们的专利在结合其他对比文件进行方案修改后，会导致实现不了我们的专利的发明目的），从而竞争者的专利不需要对权要进行任何修改，就可以很容易就克服创造性问题。这样，竞争者获得了很大的权要保护范围，而这对我们是不利的。

　　5 BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

　　1.Use“aspects,”“embodiments,”“implementations,”of the disclosure.

　　建议在附图的简要描述中使用本公开的“方面”，“实施方式”，“实施例”等。

　　2.Avoid recitation of “according to a first embodiment, ...according to a second embodiment, etc.”-might enable Examiner to restrict case (Pick 1,,, Elect species).

　　考虑到审查员可能会用来限制案件，因此，建议避免“根据第一实施方式，根据第二实施方式等”的表述。比较好的表述方式为：“Fig.1 is a view according to some embodiment”。

　　如果附图的描述仅对应一个单一的实施方式，那么在侵权判定过程中，灵活解释权利要求的空间就不会很大。所以，建议在说明书中描述多个实施例或多个替换方式。

　　3.Every claim element should be shown in at least one figure

　　与中国专利申请不同，在美国，每个权利要求元素都应该显示在至少一张图中，这也是美国专利审查意见中经常遇到的问题。

　　像这类问题，如果能在申请撰写阶段克服，将很可能加快审查进程，节约审查资源，降低客户成本。

　　4.Each drawing should be referred to as an embodiment or similar

　　每个附图都应称为实施方式或类似方式。

　　5.Include a computer diagram for business and/or manufacturing processes

　　建议包括用于商业和/或制备方法的计算机程序。

　　在美国，获得软件类型的发明专利是有非常大的阻碍的。当申请包括了计算机描述和某些硬件类型时，例如硬件系统的某些类型的框图或者原理图，将会更有利于审查员理解本发明。

　　另外，还建议涵盖流程图以确保涵盖了方法权利要求的所有技术特征，比如，对于一个电路申请来说，一个较好的方法权利要求是信号如何传播或者是如何流经电路，因为它不需要特定的结构，仅涉及信号如何通过系统移动而不是实际的电路布置，所以，保护范围是更加合适的。

　　6.Method claims should have a corresponding flow chart (to show how signals travel thru your system). Method claims increase chances of capturing infringement.

　　建议方法权利要求有对应的流程图，以显示信号如何通过系统传输

　　方法权利要求能够增加捕获侵权的机会。其原因在于，方法权利要求并没有限定具体的产品的结构，所以理论上，不管竞争者的产品具体结构是怎样的，但只要竞争者的产品实施了本专利的方法权要的这些步骤，即使竞争者的产品采用了本专利说明书里没有揭示的另一种产品结构，即使这种结构比本专利所提供的产品结构的效率要高、效果更好，申请人都可以告竞争者的产品侵犯本方法权利要求的专利权。

　　需要注意的是，这里与中国专利制度有些不同。在中国，客户一般会更看重装置权项。这是因为，在中国获取方法侵权的证据并不容易。

　　相比而言，在美国获取侵权证据是更容易的，例如可以通过discovery程序进行全面的信息搜集。这一点是其他国家都比不上的，虽然中国现在也在往美国这种方式渐渐靠拢，但还没有美国的程序全面。例如，在美国要证明电学领域的产品侵犯你的产品使用方法的权要的专利权，通常做法是可以先买一个产品，然后对产品进行测试，测试信号在该产品上的运行方式和你的产品使用方法的权要一致，则可证明该产品侵权。

　　相比而言，在美国获取侵权证据是更容易的，例如可以通过discovery程序进行全面的信息搜集。这一点是其他国家都比不上的，虽然中国现在也在往美国这种方式渐渐靠拢，但还没有美国的程序全面。例如，在美国要证明电学领域的产品侵犯你的产品使用方法的权要的专利权，通常做法是可以先买一个产品，然后对产品进行测试，测试信号在该产品上的运行方式和你的产品使用方法的权要一致，则可证明该产品侵权。

　　6 DETAILED DESCRIPTION

　　1.Make sure everything in DISCLOSURE is written into SPECIFICATION

　　确保所有的公开都写入说明书中。

　　2.Describe embodiments provided by inventor and alternatives thereof

　　描述发明人提供的实施方式和其替代方式，建议不要将说明书的详细描述局限于一个实施方式中，而是根据需求将不同元素混合在一起，以克服审查员所认定的任何现有技术。

　　3.Justify criticality of ranges claimed，if possible.

　　如果可能，证明要求保护范围的关键点。

　　在讨论某种类型的范围或某种类型的数值范围时，建议定义范围的关键性。也就是说，为什么是这个范围，发明人为什么选择这些数值而不是一些其他的。在审查阶段，提供这种类型的信息会对于在美国克服专利法第103条或者说显而易见创造性有所帮助。

　　4.Include nested ranges，where appropriate.

　　建议在适当情况下，包括嵌套的范围。

　　比如，如果原始的数值范围是1-10，在嵌套范围中是5-8的区间。建议可以具体描述嵌套范围和一个更小的范围都有哪些优势，但不建议使用“优选地”来描述嵌套范围。因为这样一来，审查员就会认为你的数值范围不应该被扩大。例如，我们在说明书中记载了“所述范围在1-10的区间内，优选地，所述范围在5-8的区间内”，这种优选语言会给人一种暗示，所述范围应当仅仅被缩小而不是被扩大。所以，如果优选是减小范围而不是扩大范围，如果竞争对手是在数值11实施，那证明侵权可能会难度加大。

　　5.Include description of process to make, even for conventional methods.

　　建议包括制备方法的描述，即使是常规方法。

　　当描述一个过程，或者只是描述某个电路等，建议说明书中涵盖一些制造过程以及使用过程的描述，甚至对传统方法的描述都是很有用的。这仅仅是出于安全性的考量，以防最终需要该种类型的信息。

　　6.Expand list of potential materials, even if not likely to be used.

　　建议扩大潜在材料的列表，即使并不可能会使用。

　　申请阶段，要考虑到材料设置者会使用多种不同的选择。例如，客户极有可能制造MOS管，不要在说明书中仅仅使用MOS管，还要参考其他类型的晶体管，以确保竞争对手在这个领域实施该技术，能将侵权的保护范围最大化。

　　7.Do not identify an embodiment as “preferred,”“preferable,”“preferably,” etc.

　　建议不要确定实施方式为“优选的”等。

　　8.Do not describe“the invention,”instead use“embodiments,” “implementations,”or “examples”

　　不要使用“本发明”，而使用“实施方式”，“实施例”，或“实例”。

　　9.Avoid using“bad”words which may impart limitations:“summary” “define/definition”“require”“necessary”“must”“always”“mandatory” “only”“solely”“important”“essential”“critical”“primary”“key” “vital”“all”“every”“never”“none”“consist of”“exactly”etc.

　　建议尽量避免使用会损害限制性的“绝对性”的词语，这是因为其对于权利要求执行过程中加强了要求。在美国的一个实际案例中，在侵权判定过程中或者是实施过程中，出现在说明书中的一些单词实际上限定了权利要求的保护范围。

　　通常情况下，使用“绝对性”的词语时，可以认为这个技术特征必须是本发明的一部分，如果不是的话，那么本发明将无法实施。所以，即使权利要求在没有使用这些术语的情况下被授权了，法院可能会认为既然这是一个必要技术特征，因此它必须出现在权利要求中，否则权利要求是不能实施的。那么，该专利可能会被依照美国专利法第112条的能够实时的规定而被无效。

　　当然，某些情况下，这种限定是无法避免的，这里只是说尽量避免。

　　10.“is”or other positive recitation language should be used, avoid “may” or “can”as issues of indefiniteness can arise.

　　建议使用“是”或其它正面的确定性语言，避免引起不清楚的“可以”或“能够”。

　　如果可以的话，建议避免使用如下术语“may”“can”。因为这会造成一些不清楚的问题。例如，建议将“该就晶体管可能是MOS管”描述成“在至少一个实施方式中，该晶体管是MOS管”。

　　11.Avoid creating new reference number for same element from prior figure

　　对于前面附图中的相同元件，避免产生新的附图标记。

　　12.Reduce repetition of discussion sections that are the same/largely similar

　　降低相同/大部分相似的讨论部分重复。

　　13.Use different terminology, where appropriate.

　　建议在合适的情况下使用不同的术语。这是因为，许多公司有其自己的某种内部描述，或者他们为不同元素有自己明明的内部名称，但在申请文件中加入更通用的名称或工业上公知的名称会更合适，以此将发明的有效性最大化，或者是增加说明书对权利要求的支持。

　　14.Rewrite claim language (particularly independent claims) into Detailed Description

　　建议将权利要求语言（尤其是独立权利要求）重新撰写至详细描述部分。

　　7 CLAIM

　　1.Arrange claims from broadest to narrowest，claim 1 should be broadest.

　　与其他各国专利申请类似，建议排列权利要求从最宽到最窄，权利要求1应该是最宽的。

　　2.Preferably limit to 3/20 claims, use all paid for (increase odds of allowable stuff).

　　出于费用考虑，建议优选限定为包括3项独立权利要求的共20项权利要求。当然，尽量避免多项引用。

　　应说明的是，即使可以使用一种方式在10个权利要求中描述该发明，也建议采用不同的方式来描述相同的结构，从而最大化20项权利要求。这是因为，许多审查员更倾向于一个固定类型的语言表达，因此你向审查员提供更多他们潜意识认为可以被授权的选择时，可以增大授权概率。

　　即使是审查阶段，由于可能会涉及权项的合并和删除，使得权项数少于20，此时，也同样建议新增权利要求。

　　3.Use generic terms with support in the specification

　　使用具有说明书支持的常规术语。

　　例如，当涉及到电路内部布线的互联结构，如果总是在说明书中使用术语“铜”，那么，则不能在权利要求中限定为导电元件或者金属元件，因为这比说明书中记载的范围更宽。因此，建议在说明书中详细描述中涵盖多个例子，比如包括铜、钨、铝等其他可被使用的导电材料，那么在权利要求中使用诸如“金属”或者“导电材料”是可以的。

　　4.Vary claim scope for independent claims, vary claim style between claim types (device; system; method of use).

　　改变独立权利要求范围，在权利要求种类间改变权利要求类型（设备；系统；使用方法）。

　　不管是从保护角度出发，还是从专利价值角度考虑，都建议丰富专利申请的权利要求类型。作为引申，对于方法类权利要求，还可以进一步地分为基站侧撰写+终端侧撰写+系统撰写；对于装置权利要求，还可以采取完全对应方法的装置撰写方式和处理器+存储器的撰写方式等。

　　5.Support claim elements in Detailed Description

　　在具体描述中支持权利要求元件。

　　6.Include each claim element in at least one figure (think how to expand wording)

　　在至少一张图中包括每个权利要求元件。在美国，附图可以作为任何类型的权利要求的修改依据。这对申请人后期的修改是非常有利的。

　　7.Should have correspondence between at least one method claim，at least one figure (e.g.，flowchart)，and description in Detailed Description.

　　应该在至少一个方法权利要求，至少一张图（例如，流程图）和具体描述中的描述之间具有对应。

　　8.Do not claim specific values/numbers, claim ranges but provide rationale for range in Detailed Description.

　　尽量不要要求保护特定的数值/数字，如要求保护范围需在具体描述中提供范围理由。

　　9.Avoid single critical value，if possible –unless directed to Best Mode.

　　尽量避免单个关键数值。

　　10.Claim apparatus in non-operational state (“emitting”...“configured to emit”)

　　建议要求保护在非操作状态下的设备。

　　在实际撰写中，特别是电子领域，我们经常会写到XX被配置为...（XX is configured to...），其就是出于这种考虑。比如，一个人去商店买了一部手机，此时手机上是放在盒子里的且没有运行的。在这种情况下，如果权利要求限定为一种手机包括检测输入的显示器或检测输入的触控屏，那么，当人们购买手机时，由于没有人在屏幕上进行任何类型的输入，在美国这就导致它可能算是没有直接侵权该元件。因此，建议对设备类权利要求使用语句“configured to detect”或“for detecting”，从而使用所谓的非操作状态语言。

　　11.Method claims should focus on method properties

　　在方法权利要求中，建议多限定方法权利要求的方法方面，而不是方法权利要求的设备方面。

　　12.Claims should cover commercial product and subject matter disclosed，as much as possible (Provisional patent rights).

　　权利要求应该尽可能多地覆盖公开的商业产品和主题。

　　例如，设置一项独权覆盖客户打算售卖的实际产品。虽然该项权利要求的保护范围会有点窄，但该项权利要求的目的在于能够在美国立刻获得授权，以及能够试探着获得最大的保护范围。

　　另外，美国专利制度中还有临时专利权。所谓临时专利权是指如果授权的权利要求与当其以授权前公开部分最初公开时的权利要求采用了基本相同的语言，那么如果自公开日至利授权日发生了侵权，则专利权人可以获得合理的专利许可使用费和某些类型的经济补偿，也即延长了客户在美国获得侵权赔偿的时间周期。

　　8 ABSTRACT

　　1.As broad as possible and consistent with the broadest claim

　　尽可能宽且与最宽权利要求一致，例如，可以写一个叙述版本的权利要求1。另外，摘要不应包括参考编号，且不宜超过150个单词。

　　2.More easily readable version of the broadest independent claim (replace semi-colons with periods, and use“including”instead of“means”and “comprising”). Avoid using “legalese” or straight copy of claim language, e.g., “means”.

　　最宽独立权利要求的更易读版本，并避免使用“法律术语”或直接复制权利要求语言，例如“means”和“comprising”等。审查员可能会因为包括这些语言而对你的摘要指出不清楚问题，但该类审查意见在实践中并不常见。

　　简单总结，美国专利申请撰写中要时刻考虑每个词每句话对权利要求解释的影响，也即侵权诉讼中是否会产生不利影响。

　　以上仅是基于经验对美国专利申请的部分注意事项的粗略的总结，而经验又具有局限性，例如，申请阶段的经验可能利于授权，但到了维权阶段的就会变成风险，因此，同样的问题可能会有不同的解读和应对策略。不管如何，专利制度本身就是一种权衡，因此，只要把握好申请人和竞争对手、确权和维权、技术保护和商业应用等基本问题，就能从容应对不断发展变化的各种挑战。

　　References：

　　1.《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》[US] Benjamin J. Hauptman；[US] Kien T. Le

　　2.《Quick Start of US Patent Drafting in the Field of Electricity》[US] Joshua P