文/北京市集佳律师事务所 戈晓美

　　技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同，其标的是指当事人在订立合同时尚未掌握的新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统，即新的技术成果。这些新的技术成果包括专利申请、专利、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。

　　由于在技术开发合同订立之初，所开发的技术成果尚未产生，各合作方对于知识产权多会采用各方共有、共同行使的约定。该约定看似公平合理、简单易行，且在合同订立之初容易在各方之间达成合意，但在实践中，共有权的实施、许可、转让、放弃、侵权纠纷的处理以及专利权的维护等方面容易产生争议。

　　一、共有权利行使的一般规则

　　技术开发合同的技术成果的归属及利益分配遵循意思自治及公平分享的原则，约定优先，有约定的从其约定。对于没有约定或者约定不明的情况，权利的行使规则可参考《民法典》第859-861条，《最高院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第20-21、46条，《专利法》第15条（新修《专利法》第14条）、《著作权法》第14条、《集成电路布图设计保护条例实施细则》第10条等。根据这些法律法规，可将技术开发合同产生的新的技术成果的权属及利益分配规则归纳如下：

　　（一）关于专利申请

　　（1）委托开发完成的发明创造，申请专利的权利属于研究开发人；

　　（2）合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；

　　（3）合作开发的一方当事人不同意申请专利的，其他各方不得申请专利。

　　（二）关于专利权的行使

　　（1）委托开发的研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利；

　　（2）共有专利权人仅可单独实施专利；

　　（3）共有人一方如不具备独立实施专利的条件，可给他人发放普通许可，许可使用费应在共有人之间分配；

　　（4）共有专利权的转让、独占许可或排他许可、放弃应当取得全体共有人同意；

　　（5）共有专利权的维护，包括专利申请的提交、年费的按时缴纳，以及授权后应对可能的专利无效请求的答辩、专利权保护范围的修改等事宜，应当取得全体共有人的同意；

　　（6）共有人一方转让其共有权的，其他共有人优选受让。

　　（三）关于技术秘密成果

　　（1）没有明确约定时，可以补充协议；

　　（2）不能达成补充协议的，按照合同相关条款或交易习惯确定；

　　（3）仍不能确定归属时，当事人可以不经对方同意而自己使用技术秘密；

　　（4）合同当事人如不具备独立实施技术秘密的条件，可给他人发放普通使用许可的权利，并独占所获利益；

　　（5）技术秘密成果的转让、独占许可或排他许可，应当取得其他当事人的同意或者追认；

　　（6）在向委托人交付开发成果之前，不得转让给第三人。

　　（四）关于软件著作权等

　　软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种共有专有权的行使，与专利共有权类似。

　　二、普通实施许可是否应当取得全体共有人的同意？

　　根据上述共有权行使的一般规则，共有权利人可以有条件地单独行使权利：共有权的转让、独占许可或者排他许可，应当经过全体共有人的一致同意；对于普通实施许可，则无须经全体共有人协商一致，以下案例确定了解决普通实施许可未能协商一致导致纠纷时，应当参照“无正当理由不得阻止原则”。

　　在史净泉与魏翠兰、杨郁文等侵害植物新品种权纠纷案件中，江苏省高级人民法院二审认为：至于共有人对外发放普通实施许可是否必须经全体共有人协商一致，相关规定并不十分清晰，《专利法》第十五条也只是规定有约定的从约定，没有约定的，共有人可以普通许可方式许可他人实施该专利，而对于是否需要共有人协商一致并没有作出规定。但值得关注的是，《著作权法实施条例》第九条规定：“合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”该条款所确定的对作品共有权人行使共有权“无正当理由不得阻止原则”，对于促使共有人协商行使共有权具有法律指引作用，可作为解决共有人对外发放普通实施许可未能协商一致所致纠纷时的法律参照。

　　诚如本案判决书中所论述的，当专有权处于共有状态下，不同的许可方式在共有人之间会产生不同的影响。独占实施许可将直接排除其他共有人的自行实施权及对外发放普通许可的权利；排他实施许可则直接排除其他共有人对外发放普通许可的权利，同时亦可能使是否已经排除其他共有人的自行实施权产生争议；普通实施许可尽管并不影响共有权人的自行实施以及对外发放普通许可，但亦有可能潜在地影响共有权人以专有权投资或与他人合作等实现更大收益的商业机会。由此可见，当共有人许可他人实施专有权时，则无论采取何种性质的许可，对其他共有人的利益都可能产生实质性影响或重要影响。因此，在共有人许可他人的情形下，将极易导致共有人之间以及共有人与被许可人之间实施权的冲突。

　　三、共有人一方单独提起侵权诉讼是否应当经过全体共有人同意？

　　针对侵权行为提起诉讼是专利共有人行使专利的必然需求，实践中有以下几种情形：

　　情形一：共有人一方明确授权另一方共有人单独提起诉讼；

　　情形二：共有人一方明确表示放弃诉讼权利，另一方共有人单独起诉；

　　情形三：共有人一方不同意诉讼又不放弃诉讼权利的，另一方共有人单独起诉。

　　对于前两种情形，应当认为，另一方的单独起诉行为已经得到了全体共有权人的一致同意，其具有诉讼的主体资格。第三种情形则较为复杂，现行法律法规尚未对其给出明确的答案。

　　（一）学理上的争论

　　观点一：非经全体共有人同意，共有权利人一方不得单独提起诉讼

　　持该观点者主要有以下三个理由：

　　第一，根据《专利法》第15条，除单独实施和以普通方式许可他人实施外，行使共有专利权应当经过全体共有人的同意。2019年12月国家知识产权局发布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第二章“办案程序”第一节“案件受理与审查”规定：“专利权纠纷有下列情形之一的，有关单位或者个人应当共同参加案件的处理：（1）涉案专利权有2个以上专利权人的，全体共有专利权人为共同请求人，部分共有专利权人明确表示放弃有关实体权利的除外。” 对侵犯专利权的行为进行起诉是行使专利权的基本方式，因此，共有专利权人单独提起专利诉讼，应当经过全体共有人同意。

　　第二，共有权利人行使的是专利权整体，共有人一方单独提起的侵权诉讼将直接或者间接地对共有人权益产生实质性影响。例如，在专利侵权诉讼中，原告的举证能力是否足够，诉讼准备是否充分，均将对侵权诉讼中侵权与否以及所能够获得的损害赔偿金具有重要影响。另外，针对专利侵权诉讼的权利基础提出无效宣告请求，是侵权诉讼中被诉侵权人通常会采取的反制手段。如果被诉侵权人对共有专利权的效力提出挑战，则有可能威胁其他专利权共有人的利益，而其他共有人将不得不支付相应的诉讼成本和时间成本进行专利无效答辩。

　　第三，如果允许共有人单独启动侵权诉讼，则有可能出现多个共有人分别在不同法院针对同一侵权行为提起多个侵权诉讼案件，最直接的后果是：同一被诉侵权人因同一侵权行为受到多次追诉，多次承担赔偿责任，这可能导致同案不同判以及司法资源浪费的问题。另外，由于目前对于损害赔偿尚无法做到精确计算，在较多地适用法定赔偿的情况下，允许共有权人单独启动侵权诉讼还会导致重复赔偿的问题。

　　观点二：即便未取得共有人一致同意，部分共有专利权人仍有权单独提起侵权诉讼。

　　持该观点者主要有以下三个理由：

　　第一，共有制度没有限制共有人单独提起侵权诉讼。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第72条规定：“共有财产权受到他人侵害，部分共有权人起诉的，其他共有权人为共同诉讼人。”在传统民法领域，各共有人平等地对共有物享受权利和承担义务，共同共有人的权利及于整个共有财产，行使全部共有权。当共有物受到第三方妨碍时，各共有人均可代表全体共有人提起物上请求权以排除妨害。共有制度没有限制共有人单独提起侵权诉讼。

　　第二，专利共有人提起的侵权诉讼不是必要共同诉讼。由于客体的无形性，专利共有人单独提起诉讼时并不存在不可分割的利益，因而没必要强求专利共有人全体必须共同实施诉讼行为。

　　第三，部分共有人针对侵权行为单独提起诉讼，不会妨碍其他共有人的合法权益。比如要求侵权人停止侵权行为，反而有利于所有共有人对知识产权的实施和保护；至于侵权损害赔偿金，只要在其他共有人之间进行利益分配即可。

　　根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第七十四条【1】的规定，在部分共有人单独起诉时，人民法院应当通知其他当事人参加诉讼，当事人明确表示放弃实体权利的，可以不予追加。如此将能够避免观点1提到的同案不同判、重复赔偿等司法资源浪费问题。

　　（二）司法及行政实务操作上的处理

　　案例一：在深圳市汉家科技有限公司与深圳市富立足科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案中，深圳市中级人民法院一审[（2018）粤03民初3626号]认为：“深圳市汉家科技有限公司……其作为涉案专利的共有权人，在提起本案诉讼之前，并未与另一共有权人达成合意。依据《专利法》第十五条第二款之规定，原告诉讼主体并不适格，对其起诉依法应予驳回。”但广东省高级人民法院二审[（2020）粤民终999号]纠正了这一观点，其认为：“原审法院认定原告诉讼主体不适格，裁定驳回深圳市汉家科技有限公司的起诉结果正确，但依据《专利法》第十五条第二款之规定，属于适用法律错误，本院予以纠正。《专利法》是实体法，其第十五条第二款之规定不能限制专利权共有人单独提起侵权诉讼的权利。诉讼主体是否适格，应根据《民事诉讼法》第一百一十九条【2】的规定予以审查。”

　　案例二：在北京冠图信息技术有限公司分别针对搜狗公司、百度公司以及高德公司提出的涉及“内嵌于移动终端的手机地图移动终端平台”发明专利侵权纠纷处理请求中，中国移动通信集团公司与北京冠图信息技术有限公司为涉案发明专利的共同专利权人。该案中，北京市知识产权局向中国移动通信集团公司发出追加第三人通知书等文件。第三人中国移动通信集团公司最终缺席审理，但不影响北京知产局作出相关处理决定。

　　四、总结

　　本文讨论了共有权利行使的一般规则，共有权的转让、独占实施许可或排他实施许可均必须经过全体共有人的一致同意，而对于普通实施许可则无正当理由不得阻止，或者说，共有人可以在一方不同意的情况下实施普通许可，加之共有权人可以单独行使诉权，在共有权许可的情形下，将容易导致共有人与被许可人之间实施权的冲突。

　　基于此，在涉及共有知识产权的权利行使中，笔者提出如下几点提示：

　　第一，约定优先，尽量在订立合同之初对后续可能发生的风险进行清楚完整的约定；

　　第二，明确约定普通实施许可是否需要经过其他共有人的同意，或者至少应当通知获得普通实施许可的被许可人相关信息；

　　第三，明确约定独占、排他或者普通许可费的分配规则等；

　　第四，在共有人一方单独起诉时，首先需要核查与其他共有人是否就起诉维权进行过单独约定；如没有特殊约定，则需要询问其他共有人是否同意启动诉讼；

　　第五，建议对于共有专利权维护的各具体事宜，应作出明确的分工和安排。如果仅仅概括地约定共同行使，则在实际操作中有可能会产生混乱，甚至导致贻误重要的时间节点。

　　注释

　　【1】《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第七十四条：人民法院追加共同诉讼的当事人时，应当通知其他当事人。应当追加的原告，已明确表示放弃实体权利的，可不予追加；既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，仍应追加为共同原告，其不参加诉讼，不影响人民法院对案件的审理和依法作出判决。

　　【2】《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。