文/北京集佳知识产权代理有限公司 李宇航

　　近期，国内某客户在以色列提交商标申请时，收到审查员依据以色列《商标条例》第11条第11款下发的驳回通知，认为申请商标包含姓氏，不得注册。后续，我们通过提交争辩及证据成功克服了该驳回，帮助申请商标顺利在以色列获权注册。以色列《商标条例》将姓氏驳回与在先权利之姓名权驳回（第11条第8款）进行了分别规定，而两种驳回的应对思路也存在不同。在此，笔者结合案例及相关法律规定，对涉及姓氏和姓名权驳回问题进行简要分析，为客户后续申请提供应对思路。

　　一、案例介绍

　　国际注册号为1434431的第43类“ ”商标指定以色列申请时，被审查员援引以色列《商标条例》第11条第11款规定驳回【1】。审查员认为该商标中的“RUCCI”部分为一姓氏，不得注册。

审查员网络检索截图

　　在收到该驳回通知后，考虑到申请商标还未在以色列投入使用，未能达到经过使用而获得显著性的标准，因此，我们从以下方面提交了复审争辩：

　　1.申请商标除包含“RUCCI”部分外，首部的“De”部分也不能被忽略，商标整体并无姓氏含义，具有显著性。申请商标对其指定的第43类服务，如“咖啡厅服务；自助餐厅服务；食堂服务”等服务具有显著性，应该被核准注册；

　　2.即使根据审查员观点，将申请商标拆分为“De”和“RUCCI”两部分，但“RUCCI”部分作为姓氏并不常见，在以色列更是很少被作为姓氏使用；

　　3.申请商标在世界范围内进行了大量注册，很少有国家基于商标包含姓氏的理由驳回商标注册申请，以色列审查员可参考其他国家商标注册情况，尤其是对商标申请进行实质审查的国家，如美国、新西兰、中国、澳大利亚等，核准以色列商标申请。

　　同时，我们提交了以申请商标为关键词进行的网络检索结果；申请商标在世界范围内的注册列表及部分国家的注册证等证据以支持复审。提交复审3个月后，我们收到以色列官方通知，获悉审查员同意了我们提交的复审理由，初步核准申请商标进入公告期。后续公告期经过，无第三方提出异议，申请商标顺利获得注册。

　　二、案例分析

　　因为以色列《商标条例》将“包含姓氏的商标不得注册”进行了专门规定，因此在审查实践中，审查员一般会对申请商标进行网络检索，如果发现申请商标具有姓氏的含义，即使是非常少见的姓氏，也会下发驳回通知，要求申请人进行说明。除上述商标外，审查员在实践中还曾对“KEMEI”，“Reno”等商标基于包含姓氏的理由下发了驳回。

　　从以色列《商标条例》的规定及审查实践来看，应对“姓氏”驳回的主要思路如下：若申请商标已经在以色列投入实际使用且其使用形成了区别于姓氏的其他含义，则申请人可通过宣誓书形式提交使用证据进行复审。若申请人商标还未投入实际使用（我们认为此种情况为大部分申请商标面临的实际情况），则需首先争辩申请商标虽然具有姓氏的含义，但该商标作为姓氏较为罕见，尤其是在以色列很少作为姓氏使用或者根本没有该姓氏；其次，以色列审查员对申请商标在《巴黎公约》成员国注册情况认可度较高，尤其是对商标进行实质审查的国家。若申请商标已经在上述国家获得注册，则申请人可提供相关注册证明以向审查员进行说明，要求审查员核准该国商标注册。另外，在进行上述争辩的同时，也需向审查员强调申请商标对申请的商品/服务具有显著性，具有获得注册的资格，以增加复审把握。从以上角度提出复审，一般能够说服审查员允许商标在以色列获得注册。

　　在世界范围内，大部分国家商标法均规定了损害他人姓名权的商标不得注册，同时，权利人也可以姓名权为基础，异议、无效或者撤销他人已申请/注册商标。但只有极少数国家，如美国、以色列等，将“商标具有姓氏含义”单独规定为一项驳回理由。

　　以我国为例，并无商标包含姓氏将被驳回的规定，而是规定了商标申请不得损害他人在先姓名权。《商标法》第32条前半段规定了“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，其中，“在先权利”即指包括姓名权在内的著作权、名称权、专利权、肖像权等权利。而判断一商标申请是否构成损害他人在先姓名权，需同时满足以下条件：（1）将他人姓名申请注册商标未经姓名权人或其继承人许可；（2）在相关公众的认知中，申请商标文字指向该姓名权人；（3）申请商标的注册给他人姓名权可能造成损害。如第14829108号第28类“温瑞安群侠传”商标被姓名权人温瑞安以在先姓名权提出异议而不予核准注册；第22162299号第14类“玉宝强”商标被姓名权人王宝强提出无效而失效等，上述案件均是以在先姓名权提出反对而获得官方支持。

　　与中国类似，以色列《商标条例》也对与他人姓名权相同或者类似的商标申请进行了规定。以色列《商标条例》第11条第8款【2】规定，除非取得姓名权人的同意，否则包含商标权人姓名的商标申请不得注册。在商标权人已死亡的情况下，审查员可自由裁量是否需征求其继承人同意而准予商标注册。

　　综合以上，当申请人在以色列进行商标申请时，申请商标包含姓氏和包含他人姓名的驳回应对思路是不同的。若申请商标包含姓氏，则可通过提交使用证据、其他国家注册情况及争辩方式尝试克服；但若申请商标包含他人姓名，则需取得姓名权人或者根据审查员要求取得继承人同意。笔者认为此两种不同的原因是因为姓氏并非指向单一的个体，而是指向使用该姓氏的所有人，所以其克服思路与一般的绝对理由克服思路无异。但由于姓名直接指向单一的个人，若在无姓名权人或者其继承人同意的情况下允许第三人将其注册为商标，无疑将会损害姓名权人所依法享有的姓名权。以色列《商标条例》将此两种理由进行分别规定的原因也正在于此。因此，申请人商标在以色列驳回时，需区分姓名权驳回或者是姓氏驳回，针对不同驳回需采取不同的应对策略方能增加成功把握。

　　注释

　　【1】除非经过使用获得显著性，则一般意义为地理或者姓氏的标志不能被注册为商标。Art.11 The following marks are not eligible for registration:... ...(11) A mark whose ordinary signification is geographical or a surname，nless represented in a special manner or unless having a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9；

　　【2】Art.11 The following marks are not eligible for registration:... ...(8) A mark on which the representation of a person appears，unless the consent of such person has been obtained；in the case of the representation of a deceased person，the Registrar shall request the consent of his survivors unless，in his opinion，reasonable grounds exist for not doing so；