文/集佳知识产权代理有限公司 张伟

　　在专利的审查过程中，特别是对于发明申请而言，很少有不经过修改而被直接授权的情况。另一方面，倘若撰写的新申请未经（实质性）修改（缩小独立权利要求的保护范围）而被直接授权，那么该申请的撰写可能并不是合适的，因为这或许是由于初始撰写的权利要求的保护范围过小才使得无修改授权。但无论如何，审查过程中的修改都显得尤为重要。

　　对于已提交的发明申请而言，能够修改的时机通常概括为两种，一种是在公开后提实审时或进实审三个月内作出的主动修改，这种主动修改一方面可能是为了扩大或重置原权利要求的保护范围，另一方面可能是根据同族申请的在先审查而预见性地克服可能的缺陷；而另一种修改时机是在答复OA阶段中为克服审查员指出的缺陷或加快审查程序而进行的必要修改。

　　在上述这些修改中，不论修改的时机与修改的内容，都要遵循专利法33条的规定，即不得超出原始公开范围。

　　这里指的“不得超出原始公开范围”并不仅仅要求将修改限制在原始公开的范围内，而是更严格地要求所作的修改必须记载在原权利要求和说明书中或可以毫无疑义地从原权利要求和说明书中得出。如果所作的修改超出了上述两个范围，则很可能会被认为是修改超范围。

　　获得审查员对修改超范围的判断标准不仅能够在提交修改前对所作修改进行预先判断，以有效地建议客户避免被指超范围的问题，还能够在审查员指出修改超范围问题后有效地判断审查员的意见并建议客户如何克服该问题。

　　对于明显超范围或者所作修改完全记载在原说明书或权利要求书中的这两种情形，显然很容易判断，也很少出现争议。但大多数情形是介于二者之间，既未明确地记载在原说明书或权利要求书中，又似乎是有据可依，能够根据原文记载加上一些推定和分析得出，这种模棱两可的、踩在超范围界线的情况，不断地挑战审查员和代理人的认知能力。

　　其实，我国专利法对修改超范围的把握是比较严格的，虽然近年来有些适度放宽，但是对于一些有过美国专利申请经验的代理人或客户而言，可能仍然很难理解我国对修改超范围的把握尺度之严格。下面将通过几个简单的示例来阐述我对修改超范围的一些理解。

　　首先，先来讨论这样一个问题：“是不是得到了说明书的支持就一定不超范围了”。有些人会觉得这是显然的，因为权利要求都得到说明书的支持了，那自然说明书已经完全地记载了该权利要求的技术方案，因而此修改后的权利要求必然不超范围了。

　　其实这不是绝对的。修改超范围和说明书支持的判断标准有一些重叠，但是二者也有所区别。那么什么情况是修改不超范围但是说明书不支持呢？比如，修改后的权利要求的所有文字都原样地记载在说明书的发明内容部分中，但是，针对该权利要求的技术方案并未在说明书的具体实施方式中详细说明，而本领域技术人员也无法根据自身所了解的公知常识来得出该技术方案，那么该权利要求便可能得不到说明书的支持。更简单地，比如本申请权利要求提出了一个自创术语，而该术语并未在说明书中得到解释和说明，也没有对应的具体实施方式的示例，使得本领域技术人员无法得知其实际所要表达的含义，那么即便该权利要求的所有文字均完全记载在说明书中，也得不到说明书支持。

　　那么什么情况是得到了说明书支持但是修改超范围呢？

　　以金银铜铁为例，说明书记载了某部件可以由金银铜铁制成，基于该记载，在通常情况下，可以认为特征“该部件由金属制成”得到了说明书的支持，因为说明书中已经明确地记载了该部件可由多种具体的有代表性的金属制成，但是若将该特征“该部件由金属制成”添加到权利要求中加以保护，则可能认为此修改超出了原始公开范围，因为此修改将“该部件由除金银铜铁以外的其他金属制成”的技术方案添加到了权利要求的保护范围中。

　　那么，修改是否超范围的界线究竟在哪里呢，严格意义上说，我认为在于原始公开范围与原始记载范围的区别之处。

　　原始公开的范围通常理解为：文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容+合理预测的变型或替代例，而原始记载的范围通常理解为：文字记载的内容+直接、毫无疑义确定的内容。也就是说，即便本领域技术人员能够合理地预测出某一替代性特征，但该替代性特征可能也不应被认为是原始记载的内容，即不允许将这种预测的替代性特征添加到权利要求的保护范围中。

　　简单地参照下述例1来进行解释：

　　例1：申请人意图将特征“所述支撑杆接合至所述壳体”添加到权利要求1中，而说明书仅记载了“支撑杆通过螺栓接合至壳体”，在不考虑其他文字记载的情况下，将说明书的具体实施方式中的具体接合方式“通过螺栓”省略的做法往往会被一些审查员认为是修改超范围的，因为修改后的保护范围显然包括了其他接合方式，例如支撑杆通过焊接或粘接的方式接合至壳体，这往往是不允许，尽管这些常规接合方式是本领域技术人员所熟知且很可能并不是本申请的发明点所在。

　　更进一步地，如上所述，存在修改超范围的情况往往不是获得的范围超出了原始记载范围，而是在权利要求中进行的所谓的“中位概括”可能无法被审查员所接受。何为中位概括呢，例如，原权利要求1记载了“一种装置，其特征在于，A和B”。而说明书的具体实施方式仅记载了“该装置的特征在于A、B、C和D”。然而，申请人希望将权利要求1修改成（中位概括成）：“一种装置，其特征在于，A、B和C”。这种将保护范围从原权利要求1中的由特征A和B限定的范围缩小到由特征A、B和C限定的范围，而该缩小的范围又大于具体实施方式中的由特征A、B、C和D限定的范围，这种范围的居中式的缩小又被称为中位概括。 通常我们通过判断特征C和D的紧密程度来判定这种修改是否超范围。如果特征C和D的关联性较低，那么这种修改通常会被审查员所接受。反之，则通常不会接受。但是在一些情况下，特征C与D的关联性的紧密程度很难判断。下面将参照例2对特征的关联性进行简单描述。

　　例2：申请人希望将特征“所述衬套由金属制成”添加到权利要求1中，而说明书仅记载了“衬套可以由与端子相同的材料制成；该端子可以由任何类型的金属制成”。在这种情况下，往往审查员会认为上述新增特征“所述衬套由金属制成”的修改是超范围的，因为特征“衬套可以由与端子相同的材料制成”和“该端子可以由任一金属制成”可以被认为是紧密相关的，很难从这两个特征中的任一特征得出“衬套可以由任一金属制成”而不提及起到起桥梁作用的“衬套和端子是由相同材料制成”这一特征。

　　又如例3所述，例3：申请人欲将特征“所述可动构件能够沿纵向方向移动”添加到权利要求1中，而说明书仅记载了“可动构件能够相对于固定构件沿纵向方向移动”，在不考虑其他因素的情况下，上述新增特征很难不被认为是超范围的。然而遇到这种情况，代理人可以尽可能地在说明书中寻找其他相关内容来帮助克服修改超范围问题，比如代理人随后发现，该案的说明书中还记载了“固定构件固定在壳体上”这一表述，由此可推知，该固定构件也是相对不可动的，那么可动构件相对于固定构件移动可以相当于可动构件相对于整个装置移动，自然特征“相对于固定构件”的有无对上述新增特征而言并没有实质性的限制作用，因而特征“相对于固定构件”通常认为可以被省略。

　　最后，我想说，修改超范围问题是个长久以来一直困扰着代理人的难题，这要求代理人一方面要更加细致认真地在原始记载中寻找申请人所作修改的出处，另一方面要在工作中不断地总结，多与审查员沟通，更准确地把握住审查员对该问题的尺度及该尺度的变化趋势，做好申请人的合格卫士！