文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 梁笑

　　在审查实践中，审查员经常采用的对比文件的公开日都是早于本申请所要求的优先权日的，在这种情况下审查员并不需要核实本申请是否能够享有其优先权。因此，在审查实践中，作为专利代理师，往往因较少遇到优先权相关问题而忽略掉优先权对于一个申请的重要性。本文中，笔者将结合自己在实践中经历的两个案例，对优先权在实践工作中的应用进行一些探讨和分析。

　　1.优先权的核实

　　关于优先权，专利审查指南第二部分第八章第4.6.2节已经给出了比较详细的规定。该节指出，是否享有优先权，需要核实的内容包括三项：“（1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；（2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；（3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内（这里指发明和实用新型）。

　　其中，进行上述第（1）项的核实在实践中往往是非常关键且容易产生争议的地方。对第（1）项的核实，需要判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。

　　那么，何为“清楚地记载”呢？

　　2.对“清楚地记载”的解读

　　笔者最初认为，审查指南的规定非常清楚，即，在所有的情形下，只要优先权文件中具体清楚地记载了某一技术方案，那么该技术方案就必然能够享有该优先权。

　　然而，在实践工作中，笔者遇到了下面这个案例：

　　案例A：

　　第一次审查意见通知书指出：

　　本申请仅权利要求4中的化学式1-1和权利要求8中记载的前8个具体化合物能够享有优先权文件1的优先权（优先权日为2018年9月3日）。因此，本申请权利要求中除这些方案之外的其他权利要求都不能享有该优先权，并因此申请日为2019年9月3日。

　　D1（申请日2019年6月14日，公开日2019年8月17日）公开的化合物1落在本申请权利要求1的化学式1的范围内，因此，权利要求1相对于D1不具备新颖性。

　　针对第一次审查意见通知书的答复（修改的权利要求1限定的是化学式1-1至1-7）：

　　对于涉及化学式1-1的技术方案，该技术方案记载在优先权文件1中，并因此能够享有优先权文件1的优先权（优先权日为2018年9月3日）。然而，D1的申请日为2019年6月14日，晚于本申请的优先权日。因此，D1不能构成本发明中所要求保护的涉及化学式1-1的技术方案的抵触申请或现有技术。换言之，在评述本发明所要求保护的涉及化学式1-1的技术方案的新颖性和创造性时，无需考虑D1。

　　对于涉及化学式1-2至1-7的技术方案，D1公开的化合物1具有特定结构Q。该结构Q不符合本发明的化学式1-2至1-7中的任一者的对应部分。因此，D1并未公开本发明所要求保护的涉及化学式1-2至1-7的技术方案。换言之，本发明涉及化学式1-2至1-7的技术方案相对于D1具备新颖性。

　　基于上述审查意见和笔者的意见陈述可以清楚地看出，审查员和笔者的观点是一致的，即，只要优先权文件中清楚地记载了某技术方案，该技术方案就能够享有优先权。

　　然而，该案收到了第二次审查意见通知书，审查员就相同的方案给出了截然相反的观点。

　　第二次审查意见通知书指出：

　　本申请请求享有优先权文件1的优先权（优先权日为2018年9月3日），但是根据该优先权文件的记载，其仅记载了化学式1-1和8个具体化合物，但并没有给出化合物的制备方法，也没有表征数据证明制备得到了上述化合物，更没有任何化合物的技术效果数据。因此，该优先权文件公开不充分，不属于完整的技术方案。因此，本申请无法享有该优先权，并因此申请日为2019年9月3日。

　　显然，审查员在一通中认定化学式1-1和8个具体化合物能够享有优先权，而在二通中则认定这些方案不能享有优先权。这种截然相反的观点是如何出现的呢？

　　仔细研究审查意见可以看出，审查员在二通中引入了“公开不充分”的理由，以此为基础认定记载在优先权文件1中的化学式1-1和8个具体化合物不能享有优先权。这样的判断是否合理呢？

　　笔者反复翻阅审查指南，也并未再找到与此类问题相关的详细内容。那么，到底审查员的哪个观点更加符合专利法和审查指南的相关规定呢？

　　笔者在查找相关资料时，从2022年复审无效十大案例“评析‘新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用’发明专利权无效案”中得到了一些启发。该案例中指出，“公开换保护”是发明创造获得专利保护的基本要求，对专利申请如此，对于将现有技术的时间线推移到优先权日的优先权文件亦然。对于化合物发明，在说明书中公开产品的确认、制备以及用途和/或效果，本质上是要求在专利申请日时，有充分的证据表明该发明创造已经完成，其最直接也最有效的方式是在说明书中提供相应的实施例。

　　在此基础上，笔者考虑是否也可以换一个角度来解读和分析上述优先权的问题。即，追本溯源，从专利法的立法本意出发。

　　作为专利行业工作者，我们都知道，“公开换保护”是发明创造获得专利保护的基石。而对于“公开”，专利法和审查指南也有着非常详细的规定，在此不进行赘述。其中，对于化合物发明而言，审查指南在“化学产品发明的充分公开”部分中规定：这里所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和／或组成不能够清楚描述的化学产品。要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。

　　对于上述案例而言，笔者认为，审查员在二通中在核实优先权的同时将“公开充分”考虑在内，存在一定的合理性。为了方便理解，我们在此做一个假设：

　　假设申请人在优先权文件中仅仅记载了化合物的结构，并无具体制备和效果验证，就认定在后申请能够享有该优先权，会产生怎样的后果呢？

　　显然，如果作为申请人，在仅偶然或者经过研究发现了某一个具体化合物A具备优异性能的情况下，在撰写在先申请文件时，为了尽可能扩大自己的权益，必然会有意甚至无限扩大其记载的化合物范围，例如，用chemdraw软件等绘制出来结构大致相关的化合物即可。然而，事实上，申请人在提交在先申请时并未进行任何科学的验证，并不知晓或者确定其所绘制的这些化合物或者通式化合物能否被制备出来或者也具有这样优异的性能。之后，在申请人已经提起了范围非常宽泛的在先申请之后，公众B研究确定了另一种化合物B具有很好的效果。该化合物B恰恰记载在上述在先申请的范围内，例如，该优先权文件具体（随意）记载了10000种具体化合物，其中刚好涵盖了该化合物B。

　　这时作为旁观者，我们会发现出现了什么问题呢？

　　如果认定因为化合物B被明确记载在申请人的在先申请中并因此化合物B能够享有该在先申请的优先权，那么公众B花费努力所研究并证实的化合物B的相关权益则无法为公众B所享有，而只能为并未对该化合物B进行实际制备和效果验证的在先申请的申请人所享有。这显然对于公众而言是非常不公平的，自然也违背了专利法鼓励发明创造的基本宗旨。

　　从这个角度来看，对“清楚地记载”的解读，似乎不能仅仅局限于其字面意思，而是应该着眼于每个规定背后的立法本意和立法目的去判断和理解。就像这个案例一样，从立法本意的角度来看，似乎“公开是否充分”和“清楚地记载”也有着千丝万缕的联系。从这个角度，审查员在二通中的意见也存在一定的合理性。

　　尽管如此，笔者虽然论述了审查员以“公开不充分”为由认定不享有优先权的结论在立法本意角度的合理性，但这并不代表笔者完全接受并认同在判断是否享有优先权时必然要考虑“公开充分”，上述的分析也仅仅是提供一个探讨的思路和角度。

　　3.对优先权文件核实的全面性

　　作为业内同行，大家都知晓，审查员在提出优先权问题时往往是因为该优先权问题与新创问题息息相关。然而，许多审查员在实践工作中由于经验或者粗心问题，往往只关注本申请是否享有优先权，而不去关注对比文件的优先权问题。部分专利代理师由于经验不足往往会顺着审查员的思路去思考问题，即，仅着眼于新创问题的解决而忽略了对比文件本身的优先权问题。这样经常会导致客户损失一些不必要损失的权益。因此，笔者认为，作为一名合格的专利代理师，对本申请和对比文件均进行优先权的核实是非常有必要的。

　　审查指南第二部分第八章第4.6.1节规定，出现下列情形之一时，需要核实优先权：

　　（1）对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成PX或PY类文件；

　　（2）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件；

　　（3）任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件。

　　对于第（3）种情形，应当首先核实所审查的申请的优先权；当所审查的申请不能享有优先权时，还应当核实作为对比文件的任何单位或个人在专利局的申请的优先权。

　　在此，笔者列举了一个简单的案例：

　　案例B：

　　审查意见：本申请仅9个具体化合物记载在其优先权文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”中，并因此，除了所述9个具体化合物之外的方案不能享有此优先权。

　　对于不能享有上述优先权的技术方案而言，D1公开了化合物A。D1的优先权日20190911在本申请优先权20200814之前，其公开日20211231在此之后，构成本申请的抵触申请。

　　分析：

　　D1与本申请是同一申请人的案件，并且均要求享有优先权文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”的优先权。

　　对本申请和D1所记载的技术方案分析如下：

　　基于以上分析可知，

　　对于本申请的I组方案而言，其优先权日为2019.09.11。D1的I'组方案与本申请I组方案的优先权日为同一日；D1的II''组方案不能享有其优先权，申请日为2020.09.08，晚于本申请I组方案的优先权日。因此，D1的I'组和II''组方案均不能构成本申请I组方案的抵触申请和现有技术。

　　对于本申请的II组方案而言，其优先权日为2020.08.04。D1的I'组方案的优先权日早于2020.08.04，公开日晚于本申请，并因此能够构成本申请II组方案的抵触申请。D1的II''组方案的申请日为2020.09.08，晚于本申请的优先权日2020.08.04，并因此不能构成本申请II组方案的抵触申请和现有技术。

　　换言之，仅D1的I'组方案可以构成本申请的抵触申请，能够用于评述本申请的新颖性。经核实，审查员所引用的D1的化合物A恰好并不属于上述I'组方案，而是属于其II''组方案，并因此根本不能用于评述本申请所有技术方案的新颖性。审查员的上述评述仅仅关注到本申请是否享有优先权的问题，而根本没有注意到需要同时核实作为对比文件的D1的优先权。

　　如果作为专利代理师，顺着审查员的思路去考虑新创的问题，则显然会至少在本申请中排除掉涉及该化合物A的技术方案，这显然是不合理的。

　　因此，作为专利代理师，在遇到优先权问题时，需要认真分析判断属于审查指南中提及的上述三种情形的哪一种，如果属于情形（3），则需要自行核实对比文件的优先权是否享有，否则会导致客户权益的不必要丧失。

　　以上内容仅仅是笔者结合自身案例对优先权问题进行的一些实践思考。事实上，优先权问题，尤其是生化领域的马库什权利要求的优先权问题，在业内仍然存在很大的争议。希望在以后的工作实践中，能够结合案例继续对此类问题进行更加深入的分析和解读。

　　参考文献

　　【十大案件】评析“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”发明专利权无效案——浅析具体化合物优先权、充分公开与创造性的判断，2022年5月27日