文/北京集佳知识产权代理有限公司 林蕾

　　在日常专利代理工作中，在对新颖性和创造性进行答复的过程中，经常需要我们来判断审查员提供的对比文件是否属于现有技术进行判断。

　　在《美国发明法案》（America Invents Act，简称AIA）第35 U.S.C.102条中，对美国专利申请的现有技术做出了规定。

　　首先，35 U.S.C. 102(a)中规定了总的现有技术：

　　102(a)(1)规定“在有效申请日之前已获得专利，或在出版物中有描述，或公开使用，或销售，或以其他形式为公众所知”为现有技术。

　　102(a)(2)规定“在有效申请日之前由他人有效递交的专利或已公开或已视为公开的专利申请”为现有技术。

　　对于如何认定有效申请人，笔者给出以下具体案例：

　　在美国专利申请14/072,793的Final OA中，审查员引用了一篇对比文件Steibel（US2013/0345543），认为权利要求1中的特征已经被Steibel公开了，因此权利要求1相比于Steibel不具备新颖性。

　　然而，在确定Steibel的有效申请日的过程中笔者发现，Steibel的提交日为2013年8月27日，这个日期在本申请的优先权日，即，2012年12月30之后。然而，Steibel作为在先申请案No.13/451,579的部分继续申请，其可以享受前案的申请日，即2012年4月20日。这个日期在本申请的优先权之前。

　　为了进一步确定有效申请日，调取在先申请案No.13/451,579的文档，通过特征比对之后，可以发现审查员指出的用于揭示本申请权利要求1的技术特征的内容并未记录在在先申请案No.13/451,579中。相反地，其是部分继续申请案Steibel的新增加的内容。因此，这部分内容不能享受在先申请案No.13/451,579案的申请日。这部分内容的有效申请日应当被认定为2013年8月27日。因此，Steibel不能作为现有技术用于评价本案的新颖性。

　　35 U.S.C.102(b)中规定了几项不认为是现有技术的例外情况：

　　(1)本专利申请有效申请日一年以内的公开。如果存在以下情形之一，则在本专利申请有效申请日一年以内的公开不应当被视为前款(a)(1)所规定的本专利申请的现有技术：

　　(A)所述公开由发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开主题的第三人作出；或

　　(B)在所述公开之前，所公开的主题已被发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开主题的第三人向公众公开。

　　(2)专利申请和专利中的公开。如果存在以下情形之一，某公开不应当被视为前款(a)(2)所规定的本专利申请的现有技术：

　　(A)所公开的主题是直接或间接从发明人或共同发明人获得的；

　　(B)在按照前款(a)(2)对主题提出有效申请之前，该主题已被发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人获得所公开的主题的第三人向公众公开；或

　　(C)在本发明的有效申请日之前（含有效申请日），所公开的主题和本发明被同一人所有或被转让于同一人。

　　可以看出，针对发明人自己的公开，在美国可以享受一年的不丧失新颖性的宽限期。然而在实际工作中，经常会遇到论文发布者（即，论文署名人）与专利申请的申请人不完全相同的情况。

　　例如，在美国专利申请17/138,380的Non Final OA中，审查员引用作者为Rui Chen， Jinxin Zhao，Liang Zhang的论文作为现有技术，认为权利要求1相比于该现有技术没有新颖性。其中Jinxin Zhao，Liang Zhang为当前美国专利申请的发明人，且论文发布期限在申请日的一年之内。

　　在这种情况下，如果申请人想证明自己的专利申请可以享受35 U.S.C.102(b)(1)中规定的不丧失新颖性的宽限期，申请人需要向USPTO提交一封基于37 C.F.R1.130(a)的声明。声明中需要证明，论文中多出的作者Rui Chen并未对审查员所引用的论文做出贡献，论文中所著的披露皆为Jinxin Zhao和Liang Zhang做出的。从而，使得审查员可以认可该对比文件为属于不认为是现有技术的例外。

　　从以上的实例可以看出，美国专利中对于现有技术的认定与中国有很大的不同。因此，在实际工作中，当面对官方审查意见时，代理人应当首先结合美国专利法的规定，判断审查意见中所引用的对比文件能否作为本申请的现有技术。尤其是对比文件的期限与本申请比较接近，或者是论文作者与本申请部分重叠的情况，需要格外留意，不能仅局限于查看对比文件首页的著录信息披露的内容。从而能够更好的对审查意见进行针对性回复。