文/北京集佳知识产权代理有限公司 何佳

　　在Syngenta Limited诉印度专利局一案中（C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022），判决日期为2023年10月13日），印度德里高等法院（Delhi High Court）分庭（2名法官组成）对德里高等法院一名独任法官移交的案件进行了裁决，该案件涉及《印度专利法，1970》（以下简称《专利法》）第16条规定的专利分案申请的范围。分庭的两名法官认为，虽然提出分案申请需要涉及多个发明构思（plurality of inventions），但多个发明构思可以从临时或完整的说明书中确定，而不必强制限制在权利要求书中。

　　此案移交的背景是独任法官不同意德里高等法院协调分庭法官在Boehringer Ingelheim International GMBH诉德里高等法院一案中的裁决（2022 SCC OnLine Del 3777）。Boehringer案的法官认为，如果母案申请的权利要求中不包含多个发明构思，则分案申请将不可维持。此外，该案法官还认为，如果在权利要求中未找到多个发明构思的情况下允许提交分案申请，将违反专利法的基本规则，即“权利要求中未记载的即视为放弃保护”。

　　Syngenta案的独任法官向合议庭提出了两个问题：

　　▶母案申请中多个发明构思的条件是否适用于分案申请由申请人自愿（suo moto）提交的分案申请的情况，还是仅基于专利局提出的异议官方意见；

　　▶假设多个发明构思是维持分案申请的必要条件，那么多个发明构思是否必须包含在母案申请的权利要求中，还是包含在完整的说明书中也可以；

　　在提交案件时，Syngenta案的独任法官指出，Boehringer案基本上重建了印度专利法第16条的规定，删除了“在已经提交的临时或完整说明书中披露”这一说法，代之以“权利要求中披露”的说法，因此这违反了法条规定。Boehringer案法官还指出，原始权利要求中体现多个发明构思的问题将是一个限制性条件，仅适用于根据专利局提出异议时提交分案申请的情况，而不适用于申请人自愿提交分案申请的情况。

　　基于此背景，合议庭首先认为，无论是申请人提出分案申请还是答复专利局的异议官方意见，都必须在相同的基础上进行评估，从而解答了Syngenta案法官提出的上述问题中对这两个类别进行区别对待的问题。

　　其次，合议庭法官认为，似乎没有理由将多个发明构思限制出现在权利要求中，且这种解释与专利法第16条中“在临时或完整说明书中披露”的措辞明显相悖。法官的理由是，在提交临时申请时，是不需要提交权利要求的，因此如果接受Boehringer案的裁决无异于认为，在提交临时申请的情况下，不能提出分案申请。法官还认为，“权利要求中未记载的即视为放弃保护”这一观点不适用于权利要求的撰写，而是与侵权分析更为相关。

　　此外，一项发明创造未在母案权利要求中要求保护，但已在原始的说明书中记载公开，因此，申请人为寻求对母案申请中未要求保护的发明创造，但已在原始公开中得到支持的主题而自愿提交的分案申请应该是有效的分案申请，即使所述自愿分案的权利要求未出现在母申请的原始权利要求书中。

　　因此，法官推翻了Boehringer案的裁决，并指出提交分案申请的两种情形：即基于自愿提交分案申请或在答复专利局针对多个发明构思的异议时提交分案申请，这两种情形以在临时或完整说明书中披露的多个发明构思为前提。

　　在过去，作为一种申请策略，自愿分案申请提交的权利要求可以与母案申请待决的权利要求相同，同时申请人可以明确撤回母案申请，也可以通过在规定期限内不提交答复意见从而使母案申请失效。这样可以使印度申请根据授权的同族申请进行修改，以保持一件申请在所有司法管辖区具有相同的保护范围。

　　然而，鉴于印度知识产权上诉委员会（IPAB）就此问题作出的决定，不允许再提交与母案申请的权利要求相同或无专利性差异的分案申请。如上文中所述，仅当母案申请存在发明缺乏单一性的情况时，才可以提交分案申请。

　　关于分案申请需要考虑的因素如下：

　　在印度，针对单一发明构思的权利要求往往基于产品的共同结构特征，而不是基于产品的功能或用途，因此，两种不同的方法可能无法包含在一件申请中。

　　如果母案申请中未要求保护的主题属于与母案申请相同的发明构思，则分案申请可能不得涵盖该主题。

　　如果不可授权的权利要求和可授权的权利要求属于单一发明构思，则母案申请中不可授权的权利要求不能通过修改引用的方式加入到分案申请中。

　　分案申请必须在母案申请待决时提交。因此，分案申请应当在提交针对母案申请审查意见的答复之前或同时提交，也可以在根据母案申请的最终听证会提交书面论据之前提交分案申请。

　　即使在母案申请获得授权/撤回/驳回后，如果审查员在所述待决分案申请中提出了以发明缺乏单一性为由的反对意见通知书，则可以依据分案申请提交分案申请。

　　即使其他同族申请没有以发明缺乏单一性为由被提出异议，但如果印度专利局以该理由提出异议，则可以提交分案申请。

　　参考资料

　　印度德里高等法院判决书（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs,C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022(Judgment pronounced on 13 October 2023)）