文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 张艺

　　专利说明书的撰写质量取决于技术特征的安排、技术方案的逻辑以及技术要点的布局等等因素。

　　但是笔者在答复审查意见的过程中，尤其是欧洲和美国审查意见，发现一些专利申请撰写质量很高，逻辑准确，实施例也非常详尽，但是一些看起来很“不起眼”的术语，存在限定不清楚、上下位结构不合理甚至几乎没有限定问题，最后这些术语反而成了答复审查意见的瓶颈。

　　本文列举了近年来遇到的，仅仅由于术语没有有效限定造成审查意见答复困难的一些实例，希望能为说明书撰写提供一些思考方向。

　　一、有效限定，避免“范围过大”

　　由于语言文化和思维方式方面的差异，有一些在汉语中清楚的概念或特征，英语国家的审查员会认为表述不清楚或范围过大，特别是对“清楚（Clarity）”要求较高的欧洲。即使是对表述要求没有那么高的美国，也会出现这样的情况。

　　例如，某美国发明专利申请的权利要求中使用了这样的限定：“基于控制器A传送文件B的方法（a method for transmitting a file B based on a controller A）”、“基于接口D运行的进程C（a process C running based an interface D）”。在第一次审查意见中，审查员指出权利要求不符合35 USC 112的规定：

　　The examiner is not able to draw scope using the claimed phrase“based on”recited claims.

　　“基于”或“根据”是专利说明书中最常见的表述，通常描述“基于A生成B”或“根据A计算B”这样的特征，是没有问题的。但是以上“基于A传送B”和“C基于D运行”就不那么好理解了。

　　上述申请的实际方案是在控制器A之间传输文件B，控制器之间通过接口D通信，同时每个控制器上设置有进程C。幸运的是，说明书中提供了以上信息，相应地修改权利要求之后克服了这一问题。

　　某欧洲发明专利申请的权利要求使用了这样限定“根据模块A、B和C构建模型D（constructing D based on A，B and C）”。

　　而审查员指出“根据（based on）”是一个宽泛的表述，其本身不引起不清楚，但是这样的限定不利于技术效果的潜在识别。审查员对“based on”的解释是这样的：

　　“Such formulations cannot contribute to the potential identification of a technical effect. Indeed，“based on” cover not only a particular condition/mechanism by which a decision/value is influenced by another factor to achieve a technical effect but also simultaneously covers the complementary condition where such effect is lacking. Therefore no technical effect can be achieved from such broad formulation alone，this being a pre-requisite for it contributing to the presence of an inventive step.”

　　而说明书中对模型D的定义是模型D包括模块A、B和C。“包括”就是更确定并且清楚的限定。

　　除了以上的“根据/基于”，另一个常用却同样不清楚的限定是“对应（corresponding to）”。“Corresponding to”只能限定A元素与B元素之间有“对应关系”。因此在不是“对应关系”的情况下，建议使用其他表述。

　　例如，一个欧洲发明专利申请的方案是确定信号A（a signal A）和“与其对应的历史信号（a historical signal corresponding to A）”之间的相关性。通过说明书中描述的技术效果是判断信号受外界影响而发生突变，可以看出发明人实际的意图是确定同一信号的当前片段和历史片段之间的相关性。然而，仅根据“对应”一词，无法确定是否为同一信号。

　　针对以上申请，审查员首先指出历史信号“broad and unclear”，并且引用了一篇方案是获取当前信号和模板信号之间的相关性的对比文件。

　　可以看出发明人意图的“同一信号的当前片段和历史片段”明显与对比文件的“模板信号”不同。然而，由于说明书中没有任何表明二者是同一信号的表述，不得不使用了范围更小的答复方案。

　　二、合理布局上、下位概念

　　发明中经常会出现发明人根据整个方案“发明”出的概念，往往需要在说明书中对其从多个层次进行限定，形成上位概念和下位概念。在答复审查意见时，根据限定的层次，可以尽量争取最大的授权范围。

　　反过来说，如果上下位概念的层次不合理，也会造成一些问题。

　　例如，某欧洲发明专利申请中，在某权利要求中限定了模型A输出：生成描述信息C（generation description information C）或参考描述信息B（reference description information B），其中生成信息A与输入数据的第一相关性大于生成信息B与输入数据的第二相关性（a first correlation between the generation description information C and the input data being greater than a second correlation between the reference description information B and the input data）。

　　这一表述看起来非常清晰，但是欧洲审查员用了很大篇幅来陈述它的不清楚：

　　These features are unclear because the generation network produces always whatever result it produces and makes no distinction between “generation description information C”and“reference description information B”.

　　How is the reader to interpret these features when trying to ascertain the scope of the claim or determine whether a description produced by the prior art belongs to one type or the other？

　　The criteria“a first correlation between the generation description information C and the input data being greater than a second correlation between the reference description information B and the input data”is unhelpful because the correlation measurement is not clear.

　　实际方案是，通过模型生成输入数据的描述信息，然后对描述信息进行评价。因此以上生成描述信息C和参考描述信息B实际上都是针对一个输入数据生成的描述信息，由于其质量不同，也就是说，质量好的判断为“生成描述信息C”，而质量差的判断为“参考描述信息B”。

　　但是，本领域的一般技术人员可以理解的是，在对信息进行评价之前，是无法限定其质量的。也就是说，在被模型输出的时候，描述信息是没有分类的。正确的逻辑应该是，这个模型生成的描述信息需要经历一个后续的模型，才能确定其“相关性”，进而确定这个描述信息究竟是“生成描述信息C”还是“参考描述信息B”。

　　因此，合理的思路是：先限定“生成描述信息C”和“参考描述信息B”的上位概念，例如模型A生成的描述信息F，描述信息F包括“生成描述信息C”和“参考描述信息B”之一。之后对描述信息F进行评价，确定其是“生成描述信息C”还是“参考描述信息B”。

　　但是笔者在说明书中没有找到这一上位概念，最终只能结合本领域通说观点来解释二者是同一信息，通过生成质量区分现有技术的“描述信息”是其中的哪一个，但是审查员是否接受这一解释还未可知。

　　又例如，某发明申请同时进入欧洲和美国，发明点非常明确，分析对比文件后也确定有明显的创造性。然而，这个发明点涉及一个具体参数（例如，梯度），这个具体参数在说明书和权利要求中被上位成特征方向A （Feature direction A）。特征方向A不是现有技术已知概念，而说明书中没有对这个概念进行任何解释，仅提到这个方向A通过一个具体的梯度算法B获得的。

　　审查员针对这一特征，提出：

　　It is not clear what should be defined by a feature direction A and how (based on which technical features) to determine whether some process does or does not determine a pixel main direction.

　　由于说明书没有依据，本案的最终解决方案可能是需要将“通过梯度算法B获得特征方向A”加入到权利要求中。这个范围显然是不理想的。

　　即使在说明书中限定“特征方向A包括梯度”，“梯度可以通过梯度算法B获得”，都能为本案争取一个较好的保护范围。

　　因此，对于发明中的术语，尤其非本领域公知术语，笔者建议：避免不清楚的表述；从多个角度进行描述，避免全文描述都一模一样的情况；至少提供一个概括性的定义作为上位概念，并且提供解释；合理定义多个层次的上下位概念。这样在审查过程中，可以结合具体审查意见灵活选择，争取较大的保护范围。

　　以上内容主要参考了美国和欧洲的审查意见。由于个人经验有限，如有理解错误或遗漏，还请各位读者多多指教。