文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋 严雨蒙

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　在商标的实际申请中，所涉及的商标构成要素往往较为宽泛，除常见的文字、图形及其组合外，还包括较为特殊的商号、商业外观、颜色、声音、气味等等。《美国商标审查指南》（以下简称“《审查指南》”）第1202条规定了此类特殊要素的可注册性审查标准及驳回救济。本文将围绕第1202条，对部分特殊要素进行介绍和解读，希望能帮助国内申请人初步了解特殊要素在美国的可注册性，并更加全面细致的了解美国商标审查原则和审理体系。

　　一、商标要素可注册性的审查原则——商标性使用

　　无论商标由何种要素构成，只有在其被申请人用于识别商品和服务来源，即构成商标性使用时才会被核准注册，否则，审查员会基于该商标不具备区分商品和服务来源的商标性功能（failure to function）而对该申请下发驳回。需注意的是，仅在标识旁附加“TM”或“SM”标记不足以使其构成商标性使用，仍需结合其实际使用中的功能判断。

　　在以实际使用为基础提交的申请中，审查员会根据申请人提交的使用证据和其他体现该商标在市场上使用方式的证据来判断是否构成商标性使用。在以意图使用、基础国在先注册或在先申请为基础提交的申请中，申请人无需提交使用证据，但审查员仍可以根据商标图样和商标描述，初步判断该商标使用在市场中是否构成商标性使用，从而下发前述“无商标性功能（failure to function）”驳回。

　　二、特殊要素的审查标准

　　1.商号

　　商号是厂商字号或商业名称。美国商标法从功能和作用上对“商号”和“商标”作出了区分，商号被用于区分不同的企业，而商标被用于区分不同的商品/服务。一般而言一个企业只会使用一个商号，但可以在不同的商品/服务上注册和使用不同的商标。商号有时会被企业作为商标使用。

　　根据《审查指南》第1202.01条，申请人若想将商号或包含商号的标识注册为商标，该标识必须同时发挥商号和商标的功能。若审查员认为申请商标在功能上仅是一个商号，而不构成商标性使用，则该商标在主簿和副簿上都无法获得注册。

　　在判断一个商号或包含商号的标识是否在市场中构成商标性使用时，审查员会根据申请人提交的使用证据等材料，综合考虑该标识的使用方式、对消费者产生的影响、标识中商号显示的位置、字体、字号、设计及是否与企业地址的显示方式一致等因素。例如，甲有限公司为一家经营家用日化产品的企业，消费者从其网上旗舰店中购买的洗发水正面用醒目设计字体显示“甲”字样，此时甲有限公司的商号同时构成商标性使用，而附带的售后说明卡片上显示“若商品有质量问题，请申请退款并按以下地址将商品退回甲有限公司，地址：丙省丁市戊路100号”，此时，该公司商号并没有发挥商标性功能。

　　由于判断时需重点参考使用证据，在以意图使用为基础提交的申请中，如遇商标“仅作为商号使用”的驳回（refusal of matter used solely as a trade name），通常在商标已过公告期，申请人递交使用声明和使用证据后下发。

　　2.颜色、背景设计和形状、重复图案商标

　　与其他构成要素一样，只有当颜色、背景设计和形状、重复图案本身具有足够的显著性，能给消费者带来单独的商业印象时，才被允许作为商标注册。审查员会审查这些要素在市场中是否构成商标性使用，以及消费者是否会依靠这些要素来识别对应的商品/服务。若不能，审查员则会下发前述“无商标性功能（failure to function）”驳回。被依此理由驳回的商标，则在主副簿均不被允许注册，也无法通过提交证据证明商标通过使用获得显著性。

　　即使上述要素未被基于上述“无商标性功能（failure to function）”驳回，除特殊情形外，审查员通常也会认定仅由这些要素构成的标识不具备固有显著性（inherent distinctiveness）并下发缺显（non-distinctive）驳回，后续申请人需要在复审中提交大量使用证据来证明该标识已通过在商业中的长期连续使用获得了显著性（acquired distinctiveness），从而争取注册。

　　颜色：根据《审查指南》第1202.05条，颜色商标指仅由一种或多种颜色构成的商标。如前所述，原则上颜色作为商标使用时没有固有显著性，但美国法院在In re Forney Industries，Inc.案中例外表示，多色商标被用在产品包装上时是可能具有固有显著性的。此外，在相关商品上发挥特定功能的颜色无法注册为商标，如黄色应用在交通安全用品上时起警示作用。

　　背景设计和形状：根据《审查指南》第1202.11条，当申请人希望将某个背景设计注册为单独的商标而遇缺显驳回，并在复审中提交使用证据以尝试争辩时，审查员会仔细审查申请人提交的证据是否足以说明申请人已对该背景设计连续独占使用长达五年以上，从而使该背景设计获得了显著性。审查员认为证据不足的，则会进一步下发驳回，后续申请人可提交补充证据来尝试克服。

　　重复图案标识：根据《审查指南》第1202.19条，重复图案标识是由单一的重复元素，或图案、数字、字母和其他字符的重复组合形成的图案，如下图左：

　　重复图案标识通常显示在商品表面、产品包装或广告材料上（如上方右图），常见于服装和时尚配件、家具、床上用品、餐具等行业，也被注册于零售和旅行社等服务业。独特的重复图案被用在特定商品或服务上时可能具备固有显著性。

　　需要注意的是，在申请重复图案商标时, 通常需要在提交标样中显示图案使用的特定位置的设计图样，一方面标样与使用证据所显示的重复图案需保持一致，另一方面，指定的商品/服务必须能够以标样中所示方式使用该重复图案，例如下图，申请人提交的标样显示重复图案被用在鞋舌，然而申请的商品如非鞋子而是T恤，则审查员会基于商标与其指定的“商品或服务（的性质）不一致（inconsistent goods or services）”而下发驳回。

　　3.出版物章节和栏目标记、单一作品名称、作者和表演者姓名、角色姓名和设计

　　《审查指南》第1202.07条至第1202.10条规定了作品、出版物、作者和角色相关的商标构成要素，此类要素很难被注册为商标，因为消费者通常只用它们来区分不同的作品和作者，而不会用它们来区分不同的商品/服务“来源”，即印刷商、出版商和书商等，除非申请人有充足的证据证明这些要素能够识别对应来源。

　　《审查指南》第1202.08条规定，当作者或表演者姓名被用在系列作品中，且申请人能证明该姓名不仅能识别作者或表演者，也能识别相关商品/服务的来源，则该姓名可以获得主簿注册。例如，Cleo Virginia Andrews是一位逝于1986年的美国小说家，2005年，出版商VANDA PRODUCTIONS, LLC将她的笔名“V.C. Andrews”注册为了商标，并将代笔者撰写的系列小说以“V.C. Andrews”的名义出版。在消费者眼中，该商标既能识别已逝的小说家本人，也能识别出版商，因此该商标可获主簿注册。若作者或表演者姓名仅满足前述条件之一，则只能获得副簿注册。

　　4.话题标签

　　话题标签系社交网络发展的产物，由以“#”符号为前缀的词汇或短语组成（例如，#北京美食）。话题标签经常在社交网络上被用来搜索特定的关键词和热点。《审查指南》第1202.18条规定，当申请商标包含“#”符号或“Hashtag（标签）”一词时，审查员会综合考虑商标的整体使用环境、“#”符号在商标中的位置、指定商品和服务等因素来判断申请商标是否构成商标性使用。若该商标成功注册，申请人通常需要放弃对“#”符号或“Hashtag（标签）”一词的专用权。例如，“#妈妈说”商标若获准注册，申请人很可能被官方要求放弃对商标中“#”符号的专用权。

　　除上述要素外，《审查指南》第1202条的内容还涉及商业外观、装饰、信息、种子和植株的品种名称、气味、全息图影、声音、型号或级别、通用符号等多个特殊要素的可注册性介绍。

　　三、驳回理由之“仅作为装饰”和“仅传递信息”

　　对于前述特殊要素商标的可注册性审查，除上述提及的“无商标性功能”和“缺乏固有显著性”驳回理由外，当美国审查员认为申请商标可能适用更加具体的驳回理由，如仅作为装饰或仅传递信息时，还可能会基于“仅作为装饰（merely ornamental）”或“仅传递信息（merely informational）”两个理由下发驳回，《审查指南》第1202条中亦介绍了这两个理由的审查标准和驳回救济方式。

　　1.“仅作为装饰（merely ornamental）”

　　《审查指南》第1202.03条规定，如某个要素仅作为商品的装饰性特征存在，而无法识别和区分商品来源的要素，则不满足商标性使用标准，不能准予注册。相反，若某个要素在功能上可以用来识别商品来源，即使它附带有装饰功能，也能被注册为商标。

　　按可注册性的由强到弱，可将装饰性要素分为以下四类：

　　（1）作为“第二来源（secondary source）”标识的装饰性要素：可获得主簿注册。例如，T恤上的“纽约大学”字样，使得消费者即使并不是在纽约大学商店里直接购得的T恤，也能理解该T恤的来源和纽约大学之间有赞助或授权关系，因此“纽约大学”可以向消费者传达该T恤的生产者以外的“第二来源”。

　　（2）既不具备固有显著性，也不是“第二来源”标识的装饰性要素：若申请人能证明该要素已通过使用在相关商品上获得了显著性，则可获得主簿注册。

　　（3）既不具备固有显著性，也不是“第二来源”标识，也没有获得显著性的装饰性要素：若该要素能发挥一定的商标性功能，则可以获得副簿注册。

　　（4）仅作为装饰而不具备任何商标性功能的要素：在主簿或副簿上都无法获得注册。

　　2.“仅传递信息（merely informational）”

　　《审查指南》第1202.04条规定，仅传递信息的内容不能被注册为商标，因为消费者不会依靠这些内容来区分申请人的商品/服务和其他竞争者的商品/服务。

　　当申请商标包含下列内容时，可能会被判断为“仅传递信息”而下发驳回：

　　（1）仅传达了有关商品或服务的一般信息，如食品包装上的“有机”字样；

　　（2）广告或相关行业中常见的短语或信息，或者消费者习惯于在日常生活中看到的内容，如纸巾产品上的“湿水强韧”，零售商店里的“全场五折”；

　　（3）对宗教文本的直接引用，用来表达对宗教文本所传达理想的归属、支持或赞同，如“上帝与我们同在”。

　　判断申请商标是否“仅传递信息”的关键因素是在相关消费者眼中，该商标是否指向商品或服务的唯一来源。消费者越是习惯于看到一个术语或短语在特定商品/服务上被普遍使用，越不会认为该术语或短语指向唯一来源。例如，当消费者习惯了看到各个饮料厂商都在其饮料产品上使用“低糖低卡”字样，便不会认为标示“低糖低卡”的饮料都出自同一品牌。

　　审查员下发“仅传递信息”的驳回时，会在驳回通知中附上明确的证据以说明该商标在申请人指定的商品和服务上被申请人的竞争者们广泛、普遍使用，而申请人亦有机会在复审中反向举证说明该商标在消费者眼中仅指向申请人自身。双方证据数量和证明力的对比决定了申请人能否成功克服这一驳回理由。需要注意的是，若审查员基于“仅传递信息”下发驳回，申请人无法通过声明长时间使用、展示销售额和广告投入，以主张已通过使用获得显著性；或替换原申请中的使用证据以试图证明商标的使用形式非“仅传递信息”等方式来克服该驳回，也无法转为副簿注册。

　　四、结语

　　综上所述，《美国商标审查指南》第1202条规定了十八种商标特殊要素的可注册性和审查标准，而在国内，国家知识产权局发布的《商标审查审理指南》仅在下编第七章“颜色组合商标”、第八章“声音商标”对两种常见特殊要素的审查审理作出了解读，其他特殊要素则被归纳在常见要素相关篇目下作为“特殊情形”进行了概括性的总结。相对而言，《美国商标审查指南》对特殊要素的归纳更为系统和全面，对国内想要了解特殊要素可注册性的申请人亦有一定参考价值。相关申请人如有需求，也可在专业律师的指导下，依据中美两国审查指南，综合分析申请商标所含要素在两国的可注册性，来评估申请商标在两国顺利注册的成功把握。