文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩烁

　　近年来，随着我国知识产权战略在国家层面的不断推进，越来越多的企业、学术机构、个人已经强烈意识到知识产权，特别是工业产权，著作权，商标等在商业环境中的权益保护、竞争力培养以及技术护城河构建等方面的重要价值。一方面，各个产业实体参与方早已将在国内对工业产品、方法和用途等通过专利申请、无效、诉讼等一系列专利战略相关的企业行为制度化、专业化、产业化，自觉地加大专利在企业发展贡献度中的权重，另一方面，伴随着自己现有产品或潜在产品未来可能的市场地理区域的扩展，开始踊跃的向中国以外的国家和地区实施包括专利申请、诉讼方面的全球化策略，从而积极参与国际竞争，实施产业链的全球构建。

　　在众多国际市场中，美国对于各个寻求全球化布局的产业实体而言是一个无法回避、必须全力争夺的重要市场，美国专利制度成熟、相关法律健全、政府主体保护力度强大。做好、做大美国市场的专利布局，对每一个追求全球化的企业的重要性不言而喻。

　　专利战略中的一个重要且基础的环节是专利申请文件的撰写，而在撰写中的重中之重则是权利要求书的撰写。权利要求书不仅直接反映了申请人的保护范围，划定与同领域中其他竞争者的界限，甚至会在引导产品研究方向和相关产业规则中的利己性的标准指定方面发挥关键作用。在本文中，笔者试图从权利要求书的撰写来简单介绍符合美国专利实践的具体实务操作特点及体会。

　　1、在美国专利申请文件的权利要求中，在第一独立权利要求中，要兼顾概念层次和物理层次两个维度。

　　在概念层次上，要限定发明元素如何通过新颖和创造性的方式来对新装置和新功能进行宽泛的特征描述，适当对某些关键特征进行扩展，如果对某一项功能经过思考判断其是否为必须的，如果不是，则可以进一步上位，以谋求更宽泛的保护范围。

　　2、可以在其他独立权利要求中，要涵盖多个新颖点（即，所谓的发明点）。

　　发明人在撰写权利要求时，就要基于对产品所属市场中谁会侵犯专利，谁会可能交许可费等因素进行基本判断和预测，对第一独立权利要求中限定的产品进行组合限定，例如针对产品的使用、生产方法，组合、子组合、套件、客户端设备及关联方法等进行组合保护。

　　这样，通过第一独立权利要求保护核心产品，通过其他独立权利要求针对全产业链包括上游原料供应商、制造商、下游产品使用者、销售商等可能侵权主体在内进行全方位保护。举例来说，针对软件领域，可以例如使用“从存储器提供读取信息”的表述来代替“从存储器读取信息”，则可能更好地将侵权主体从终端用户转至供应商，从而实现“侵权转移”，这是因为“从存储器读取信息”是使用者的行为，而“从存储器提供读取信息”是存储器本身的功能。

　　3、关于限制性要求（Restriction Requirements）

　　在美国专利制度中，存在特殊的审查规定：限制性要求，如果多个权利要求指向不同的发明，审查员则会根据美国专利法112条来提出限制性要求，而发明人则应积极答复，且必须从中选择一组进行审查。这与中国专利的单一性缺陷有些类似。不同之处在于，美国的限制性选择通知书可以不基于单一性缺陷来发出，审查员的主观判断比重较大。为此，发明人应必须进行取舍和选择，针对申请文件中未被选择的发明，发明人可以选择分案申请和继续申请，从而保留对市场竞争对手对后续申请中的发明形成“字面侵权”的维权依据。

　　4、引入与发明中每一个特征对应的附图

　　根据《美国专利条例法则》第83a条，每一个权利要求的元素都必须出现在附图中，如果没有，则必须将该特征从权利要求中删除。因此，权利要求中的每一项关键特征要有相应的附图进行图示说明，这点至关重要。由于禁止增加新内容（new matter）的规定，后续程序中对附图进行修改是非常困难甚至是不可能的，因此在提交申请时，发明人尽可能地多提交附图，并在附图中尽可能地示出所有的相关特征，这样做的另一个重要原因是，其为发明人在后续程序中在权利要求中增加对特征的进一步描述甚至增加新特征提供了重要的依据。

　　5、什么是新内容

　　一般来说，以下情况不会被认为是增加了新内容。

　　a.为了更正说明书中或附图中显而易见的错误（obvious error）；

　　b.虽然增加了新的内容，并且无法通过前述对显而易见的错误进行更正来进行辩解，需要发明人进行书面描述，主张新内容处于发明人所“占有”的发明的范围内，并且发明人可以从说明书和附图中提供更多的支持，例如，通过整体结构、部分结构、功能特征等来说明自己的主张。

　　相比而言，中国专利申请文件的修改规定更为严格，更强调的是“纸面记载”原则，而针对美国的申请，申请人可以利用更宽松、灵活的策略，更加积极地进行争辩，且获得认可的几率较大。

　　6、撰写一组权利要求来细化保护已商业化的产品和工艺

　　相对来说，该组权利要求直接对应于申请人的已商业化的产品或工艺，保护范围直接对应，相应地保护范围更窄。然而，根据美国联邦最高法院的特定案例的裁决结果，虽然上述权利要求保护范围更窄，但也因此由于在审查过程中最可能未经修改就直接获得授权，因而实际上比那些在初始申请时具有较宽的范围但在审查过程中经过修改而缩小范围的权利要求从法律层面而言具有更宽的保护范围，这是因为经过修改的权利要求都会经过字面侵权和等同侵权原则的复查，这样当该组权利要求经过修改后被认为从字面范围上判定不再侵权时，该权利要求则也不再受到等同侵权原则的保护。这样，一开始就明确基于申请人的已商业化的产品和工艺的保护范围撰写的权利要求则成为维护申请人利益的最后一道防线。

　　因此，发明人一定要在权利要求中加入最反应或完全等同于自己市售产品/工艺的权利要求，以求实现最可靠的保护力度。

　　7、杰普森类型的权利要求

　　上述权利要求主要体现为以下形式：

　　一种装置，包括B，C，D，其中改进包括E和F。

　　除非非常必要，一般不建议上述撰写方式。因为在美国专利审查实践中，表述“其中改进包括”会被认为是转折语气，而之前的所有特征“B，C，D”则有可能被认为是公知的现有结构，这对发明人会非常不利。

　　8、关于方法权利要求

　　在美国专利审查实践中，方法权利要求中的步骤限定通常会被暗示为必须严格按照步骤顺序实施方法，从而对保护范围造成非常严重的实质影响。

　　例如，一种方法，其包括如下步骤：

　　a. ......，

　　b. ......，

　　c. .......。

　　这里表示步骤顺序的符号“a，b，c”等会被认为是所要保护的方法必须要基于一定的顺序进行实施。但实际中，可能存在多个步骤可以同时进行甚至可以相反地进行的情况，这就会受到顺序符号“a，b，c”的严重制约。对此，建议在撰写时，不要轻易使用这些表述步骤顺序的符号，例如“a，b，c”、“1，2，3”等。

　　9、关于设备权利要求

　　针对设备权利要求，应基于处于静态的，非操作情况下的设备进行限定。其目的主要在于，在后续可能的维权过程中，将会更有效地针对产品侵权制造商，而不仅是终端侵权用户。

　　因此，在具体撰写过程中对装置或元件进行描述时，应多采用例如“可移动”，“可滑动”，“可插入”的表述，而非“移动”、“滑动”及“插入”。前面一组是针对设备处于静态的，非操作情况的限定，而后者在美国专利体系下，则有可能被认为是对设备正处于相互作用、或者运行时的状态描述，从而存在产品侵权制造商不构成直接侵权的可能性。当然，上述后果出现概率较低，但作为专利从业者应避免因为撰写时的细微用词选择问题，加大后期维权时不确定因素。

　　以上是笔者针对美国专利申请文件撰写基于个人经验给出的一些浅薄的看法和观点。总体来说，技术方案的新颖性、创造性以及对产品/方法所属领域的洞察力是专利价值的终极体现。然而，谨慎、技巧和有灵活性的专利文件的撰写方式往往能够最大化、精确化、甚至扩大化发明人、申请人的所有意图，国内发明人、申请人不仅应致力于自身产品的研发，更应针对不同市场主体和专利制度适应性地掌握专利申请文件尤其是权利要求书的撰写技巧。作为专利从业者，笔者衷心希望每个申请人、发明人都能够撰写出高质量的专利文件，从而有效地保护自身权益。

　　参考文献：

　　1.《美国专利申请撰写及审查处理策略》（第二版）作者：皓普曼（美国）知识产权出版社

　　2.美国专利商标局美国专利审查操作指南 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/