关于《商标法》第十五条第二款的探讨

2013-10-22
　　文/北京市集佳律师事务所 周丹丹

　　《商标法》第十五条是2001年修改《商标法》时新增加的一条内容，规定：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

　　2010年4月，最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，其第十二条规定，商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权，以自己的名义将被代理人或者被代表人商标进行注册的，人民法院应当认定属于代理人、代表人抢注被代理人、被代表人商标的行为。审判实践中，有些抢注行为发生在代理、代表关系尚在磋商的阶段，即抢注在先，代理、代表关系形成在后，此时应将其视为代理人、代表人的抢注行为。与上述代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人，可以视其为代理人或者代表人。对于串通合谋抢注行为，可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人之间的特定身份关系等进行推定。

　　将于2014年5月1日施行的新《商标法》第十五条增加了第二款的规定，内容为：就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

　　笔者认为，从上述《商标法》第十五条的相关规定可见，新《商标法》增加的条款对于“代理人”的含义进行了明确的广义解释，即做出包含合同、业务往来关系或者其他关系在内；同时也对以“在先使用”确定系争商标的权利归属予以确认。这种扩张适用必将使得《商标法》第十五条更具有实际操作性，也更符合《商标法》十五条对诚实信用原则和信赖利益保护的立法本意的贯彻。

　　司法实践中，《商标法》第十五条的适用条件是，1）系争商标的权利属于被代理人或者被代表人；2）争议双方存在代理或者代表关系；3）系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上；4）系争商标与被代理人、被代表人商标相同或者近似。其中，有关系争商标的权利归属及代理关系的认定，是《商标法》第十五条适用中的核心问题，本文拟通过新《商标法》第十五条第二款的规定，探讨其对上述两个问题的理解适用的影响。

　　一、如何认定系争商标的权利属于被代理人

　　实践中，如果代理人与被代理人之间在合作期间就商标的归属没有明确的约定，如何判断一个存在于代理关系之中的未注册商标的权利归属常常是一个非常困难的问题。新《商标法》第十五条第二款无疑为权利归属的认定给出了一个判断标准，即“在先使用”。系争商标由被代理人在先使用的，可认定为被代理人的商标。但这又存在一个“在先使用”的理解问题。有的法院在法律适用过程中，认为被代理人必须证明被代理人对系争商标在中国境内进行了实际使用，才能给予保护。笔者认为，此种理解未免过于机械僵化。现实情况是，经常出现抢注行为发生在代理关系磋商阶段，或者独家经销关系，被代理人为中国大陆境外公司，通过中国境内唯一一个代理人使用商标，代理人抢注，这种情况下，商标的使用行为由代理人完成，被代理人根本无法获取该系争商标在中国境内的使用证据。因此，如果将“在先使用”限定为被代理人对系争商标在中国境内的在先使用，无疑将无法保护上述情形下被代理人的正当利益。因此，笔者认为，这里的“在先使用”也应作广义理解，应当包括在中国大陆地区以外的其他国家或者地区进行的商标使用行为。这里对于域外商标使用证据的采信，并非是对域外商标使用行为给予直接保护，而只是证明系争商标权利归属的客观事实。

　　二、如何认定争议双方存在代理关系

　　根据新《商标法》第十五条第二款的规定，代理关系不限于商标代理、销售代理意义上的代理人，还延及合同、业务往来关系或者其他关系范围。也就是说，只要被代理人能够举证证明，系争商标申请人与其存在合同、业务往来关系或者其他关系，从而获知被代理人的系争商标的，系争商标即不予注册。司法实践中，存在很多复杂的情形，如A公司通过独家经销协议授权B公司使用系争商标，B公司的法定代表人设立C公司申请注册系争商标，或者A公司与B公司之间存在合同关系，B公司的员工获知系争商标后，设立C公司申请注册系争商标等等。有的法院在代理关系的认定中，非常强调代理关系只能扩大解释至经销代理等领域的直接代理关系，而不宜作更大的扩张。但笔者认为，在上述情形中，A公司与C公司之间显然不存在直接的代理关系、合同关系，如果不认定为《商标法》第十五条所规定的代理关系，那在中国的现实条件下，这个法律规定还是非常容易规避的，这将非常不利于保护被代理人基于信赖关系的正当利益，也非常不利于制止代理人的恶意抢注行为。笔者认为，上述情形应根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第12条的规定，推定为代理关系成立。即C公司与作为代理人的B公司之间存在串通合谋进行抢注的行为，C公司可以推定为A公司的代理人。

　　综上，笔者认为，《商标法》第十五条的适用，应尽量避免机械地理解“在先使用”和“代理关系”，导致真正的抢注行为成为漏网之鱼。应充分尊重《商标法》第十五所体现的诚实信用原则，灵活处理司法实践中的各种复杂情形。新《商标法》第十五条第二款的规定，无疑将对未来有关代理人抢注的案件产生直接而明确的指导作用。

　

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