众所周知,无效宣告案件的口头审理对案件的结果具有重要影响,在口头审理中采用恰当的策略通常有利于合议组得出对己方有利的审查结论。
受王本淼先生的委托,笔者前段时间曾代为对专利权人为邱则有、专利号为ZL 03159685.1、名称为“一种空腔模壳结构”的发明专利(下称被请求专利)的全部权利要求提出无效宣告请求;在该案的口头审理中,合理的策略为请求人带来了较为主动的地位,从而使合议组思路能够按着请求人预期的方向发展,从而奠定了最终获得合议组支持的基础。
被请求专利的权利要求1要保护的是一种空腔模壳构件,包括上板(1)、周围侧壁(2)、下底(3),上板(1)、周围侧壁(2)、下底(3)围成多面体空腔模壳构件,上板(1)、周围侧壁(2)、下底(3)内含有增强物(4),其特征在于在上板(1)、周围侧壁(2)、下底(3)的至少一种的体内有增强物(4)由转角部位的体内伸入另一种的体内并锚固其中。
对于被请求专利的权利要求1,代理人采用的主要证据是证据1(CN 1403667A),主要理由是违反专利法第22条第2款的规定,不具备新颖性;客观地说,通过证据1成功否定被请求专利的权利要求1的新颖性的把握比较大。
然而,代理人也注意到了以下两种可能发生的情况:
1、“增强物(4)由转角部位的体内伸入另一种的体内”这一技术特征(下称“特征1”)在证据1中虽然有图示,但并无直接的文字记载;换位思考即可预料到,专利权人很可能在口审中主张这个特征并未被证据1所公开。这样的话,虽然专利权人的主张是站不住脚的,但双方可能将在证据1是否公开特征1的问题上作过多的纠缠,从而使本案的焦点模糊;这对请求人是不利的。
2、为了避免被合议组认为特征相同或者等同,专利权人很可能对“并锚固其中”这一特征中(下称“特征2”)的“锚固”做出超乎代理人意料之外的不合理的解释。如果出现这种情况,口审的发展可能会偏离代理人预期,即使争辩成功,也会使代理人显得比较被动。
因此,必须提前做好准备,因应对上述可能出现的不利局面。
为此,代理人确定了以下策略:
首先,增加第一个辅助理由:违反专利法第33条的规定,修改超范围;这条增加的理由是针对特征1的。
代理人曾经到国家知识产权局调阅了被请求专利的全部文档,阅卷过程中发现特征1是在授权程序中补入的。众所周知,可以补入特征1必须有一个前提条件,即该特征已经记载在原始申请文件中。然而,如同证据1一样,被请求专利的原始申请文件中也仅有图示而没有文字描述。
代理人提出上述第一个辅助理由后,专利权人将陷入这样一个两难的境地:如果坚持仅从图示中无法得到特征1,则违反专利法第33条的规定,修改超范围;如果认可从图示中可以得到特征1,则相当于认可特征1已经被证据1所公开,极可能违反专利法第22条第2款的规定,不具备新颖性。
当然,必须承认,代理人内心认为从图示中可以得到特征1,即权利要求1的修改是不超范围的。提出修改超范围的理由完全是个策略性的步骤,以期让专利权人主动向合议组说出代理人想说的话;这属于佯攻,代理人的主攻方向仍然是新颖性。
其次,增加第二个辅助理由:违反专利法实施细则第20条第1款的规定,不清楚;这条增加的理由是针对特征2的。
提出不清楚的理由同样是个策略性的步骤,这样可以使专利权人不得不将“锚固”的含义唯一限定,代理人即可针对特征2进行准确的陈述。
口审的进程证明上述策略是恰当的。
合议组首先调查了修改超范围的问题。代理人提出该理由之后,专利权人随即滔滔不绝地进行论述,其观点是从图示中可以得到特征1,权利要求1的修改是不超范围的,并从形状、结构、功能等多个角度充分地论述了上述观点,而这正是代理人在论述权利要求1不具备新颖性时必须要说的话。为了让专利权人的论述更充分并使其在接下来的陈述中无法改口,代理人有意提出了几个相对模糊的问题,以便由专利权人及时澄清。
接着,合议组调查了不清楚的问题。正如代理人所期望的,专利权人不得不将“锚固”的含义解释为“伸入的一端被紧密握裹在锚入的壁面中”,而这种结构在证据1中有清楚的记载。
修改超范围和不清楚的调查清楚之后,合议组开始对新颖性的问题进行调查。由于前面已经作了充分的铺垫,专利权人此时的陈述已经没有说服力了。合议组的思路已经完全在按照代理人的预期发展,一些本应由代理人提出的关键问题,合议组已经可以主动地提出。例如,当专利权人争辩说从证据1中的图示里无法推出特征1时,合议组主动地发问:你(指专利权人)刚才(指调查修改超范围时)不是说通过图示可以推出特征1吗?到底能不能推出?类似的场面还有不少。事实上,整个口审过程中代理人说的话并不多,很多话是由合议组和专利权人说出来的。
当然,其他的一些策略在本案中也有体现。口审前代理人预料,专利权人一定也作了充分的准备,因此,一方面应采取措施避免我方的思路被对方干扰,另一方面也可以采用适当的方式对对方思路的正常发展设置障碍。
为此,当专利权人的思路发展较为顺利时,代理人不时抛出一些专利权人通常难以预料到的问题,其中有不少是存在较大争议的问题。这些问题通常会打断专利权人思路,使其难以正常发展,从而使合议组按照代理人的思路思考问题,并最终得出有利于请求人的结论。
在本次口审过程中还采用了其他一些常规的策略,不再一一列举。
口审进行得很顺利,专利复审委员会最终完全支持了无效宣告请求,宣告被请求专利全部无效。
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