文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋 严雨蒙

　　近年来，美国专利商标局（下称“USPTO”或“美国专商局”）对商标不正当申请的审查日趋严格，针对其认为违规的中国代理机构下发了一系列示因命令（Show Cause Order）要求解释原因，如未能成功释明的，则将对代理机构及其代理商标下发制裁令（Saction），从而对大量中国申请人商标产生了巨大影响。其中涉案数量最为庞大、在业界引起最大反响的即为深圳某代理机构案件。

　　继2022年9月7日USPTO对深圳4个公司主体（统称“深圳某代理机构”）下发示因命令并经答复后，近日，USPTO于2023年11月27日再次下发补充示因命令（Supplemental Cause Order），要求该代理于2023年12月11日前答复。在补充示因命令中，USPTO对该代理的答复给出了详实的回应，其中包含大量重要证据信息及新涉及的违规行为、USPTO对该代理行为的初步定性，及后续拟下发的制裁方式。现将官方最新补充示因命令主要内容及对所涉美国商标的后续影响分享如下。

　　USPTO的审查倾向——后续较大可能下发制裁

　　关于深圳某代理机构对官方首次示因命令中所述违规行为的解释，USPTO经审查认为不具有说服力。

　　此外，USPTO还列举了发现该代理在2022年仍继续进行新的违规行为，包括其员工以商标所有人身份在2022年8月就一件因涉及不正当申请而被中止公告的美国申请邮件联络USPTO，但该员工名字并非登记的商标申请人或代理人。故对于新的违规行为，USPTO在程序上再次给予该代理答复机会，但从本次文件表述来看，USPTO对于该深圳代理机构长期广泛参与了多种违规行为已基本定性，甚至在附件中例举了大量证据（包括该代理机构签订的仅收取RMB2799美国商标申请费用的中文代理合同、被其冒用的美国律师账户所有人的信函等）以证实其观点。

　　目前来看，除非该深圳代理机构在本次答复中有提出强有力的证据反驳，否则美国专商局后续有较大可能将直接下发制裁令。

　　制裁内容及影响

　　本次通知中列明的制裁内容除封禁深圳某代理的账号、银行账户外，还包括对所涉大量商标的处理：

　　a) 对于申请中商标，将终止程序（terminate all ongoing proceedings），以该代理提交的所有文件不予考虑，包含以代理提交的文件的所有未决程序均将终止。

　　b) 对于已注册商标，后续不被允许电子提交注册后文件，或提交的注册后文件亦被拒绝接受或不予考虑。也即USPTO不会立即注销已注册商标，但后续此类注册商标在实践中将难以提交注册满5-6年使用证据或办理续展，商标注册届时将面临失效。

　　c) 后续若发现其他由该代理向USPTO提交的美国商标或文件，亦将采取上述两项措施。

　　USPTO在示因命令中明确列出了所涉商标名称、商标号和申请日期，具体清单可见文末附件。该最新通知中所涉商标数量远超出此前流传的三万多件，预估数量在五万三千件，申请日从2010年跨越至2023年1月，其中大部分为申请日在2017-2022年的商标。

　　救济措施及建议

　　对于上述涉及非正常申请的商标，美国律师通常拒绝接管。且考虑到商标本身即使未立即失效，后续亦将难以实现实际权利保护的目的，因此对于商标受到影响的中国申请人，建议尽快委托有合法资质的美国律师递交美国商标新申请（此亦为美国专商局在相关事件指南中建议商标所有人首选的救济方案）。

　　对于新申请，美国禁止商标重复注册，若拟以同一申请人名义，需对标识、指定商品/服务进行调整或变更申请基础以避免被美国专商局认定重复注册。因此建议可委托有丰富美国申请经验的商标代理机构及有资质的美国律师，结合商标所涉前情给出申请建议后提交。

　　若申请人考虑到亚马逊等平台政策对商标品牌的严格管理，拟以不同申请人名义递交新申请的，不排除被自己的在先非正常申请商标阻挡的可能。虽针对此类被在先非正常申请阻挡的商标审查标准暂不明朗，但随时间推进，相信后续USPTO将会有相关审查实践供参考。因此对于亟待商标保护和获权的中国申请人而言，尽快递交新申请以尽量避免第三方商标插入仍为当前情况下最优的救济选择。

　　另需注意的是，其他涉及商标品牌保护的平台（如电商平台亚马逊）根据其平台自身规则对曾涉及不正当申请的主体其他商标（可能定性为同一申请人名义、同一店铺、同一商标等）的认可情况仍不明朗，需视各平台态度而定。根据部分商家反馈，亚马逊可能仍以品牌滥用为由继续拒绝部分中国申请人的新申请商标备案。

　　关于上述行业动态，集佳也会给予长期及持续的关注，如有相关新进展，将及时与大家分享、讨论。