文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 薛明华

　　《商标法》第十九条第四款规定：商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。该规定系对商标代理机构申请注册商标的限制性规定。那么，商标代理机构如何界定呢？本文从“奥普特利”商标异议案件略作探讨。

　　一、基本案情

　　奥普特利集团有限公司（以下称被异议人）于2020年6月28日申请注册了第47613786号“奥普特利”商标（以下简称被异议商标），该商标于2020年11月13日通过初审公告，初步审定使用在第17类的“合成橡胶；乳胶（天然胶）；橡皮圈；接头用密封物；半加工合成树脂；非金属软管；防热辐射合成物；绝缘、隔热、隔音用材料；防水包装物；封拉线（卷烟）”商品上。

　　奥普家居股份有限公司于法定期限内对被异议商标提出异议，主要理由是:被异议商标与异议人引证商标构成类似商品上的近似商标；被异议商标的注册侵犯了异议人“奥普”驰名商标权；被异议商标侵犯了异议人的字号权；被异议人的经营范围中含有“商标代理”，属商标代理机构，被异议商标的注册违反了《商标法》第十九条第四款的规定。

　　二、决定结果

　　被异议商标完整包含异议人引证商标，与引证商标构成使用于类似商品上的近似商标。异议人提起异议申请时，被异议人执照记载的经营范围包括“商标代理”，此项经营范围属于商标代理机构的业务范畴，被异议人应属于《商标法》第十九条第四款所规定的“商标代理机构”。虽然在本案审理期间被异议人已变更其经营范围，删除了“商标代理”经营项目，但是，该变更经营范围的事实不应视为被异议商标申请注册的障碍已经消除，否则《商标法》第十九条第四款的立法目的将因被异议人的规避行为而落空，被异议人申请注册被异议商标的行为已违反第十九条第四款之规定。依据《商标法》第十九条第四款、第三十条规定，决定第47613786号“奥普特利”商标不予注册。

　　三、评析

　　根据《中华人民共和国商标法实施条例》第八十四条：商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。商标代理机构从事商标局、商标评审委员会主管的商标事宜代理业务的，应当按照规定向商标局备案。而在实践中，许多当事人以其并未在相关部门进行备案，或在申请注册后注销了在商标局的登记备案为由，主张其不属于商标代理机构的范畴。但北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》中14.1【商标代理机构的认定】中明确规定：已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。因此，是否在商标局登记备案并不是认定构成“商标代理机构”的必要条件，只要从事商标代理业务虽未备案也属于商标代理机构。

　　一般认为，是否属于“商标代理机构”以申请人申请商标时的经营状态为准，但本案显然并不属于此例。本案被异议人于2011年6月10日成立，其经营范围在2021年1月28日增加了“商标代理”这一项，而在2021年3月4日又删除了这一项，即“商标代理”这一业务仅存在了不足两个月的时间。在被异议人于2020年6月28日提出被异议商标申请时，其经营范围中尚无“商标代理”这一业务范畴，在被异议商标实审时也无该业务，而仅在异议人提出异议（2021年2月9日）时被异议人存在“商标代理”这一业务。但即便如此，国知局依然认为其属于商标代理机构。且明确说明，其变更经营范围的事实不应视为被异议商标申请注册的障碍已经消除。由此可以看出，是否属于“商标代理机构”不单是以申请人申请商标时的经营状态，而是贯穿在整个商标审理期间的，这样可以用来规制当事人随意变更经营范围等方式规避该条款的制约，不因当事人的规避行为而使《商标法》第十九条第四款的立法目的落空。

　　综上，在目前的司法实践中通常均将营业范围中包含“商标代理”、“知识产权代理”的机构认定为商标代理机构，故相关企业在商标申请注册前后要及早权衡，对于非商标代理机构，不要随意在经营范围中增加此业务，以免申请商标时受到商标法第十九条第四款的限制，影响公司长远发展。而企业商标若遭受侵权，不妨委托专业的代理机构，对侵权人的背景做出调查，运用商标法的禁制条款全面帮助客户维权。