文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋 黄莎莎

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　商标的使用是商标权利得以存续的基础。中国《商标法》第四十八条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。《美国商标审查指南》（以下简称“审查指南”）第900章也详细规定了商标商业使用定义、使用日期的认定标准及对使用证据的要求等。本文旨在通过对美国商标使用证据审查的解读，帮助中国商标申请人初步了解美国商标的证据审查要求，以便在获得权利和维持权利阶段顺利地满足美国专利商标局的要求。

　　一、商标的商业使用（Use in Commerce）概述

　　1、商业使用的定义

　　美国《商标法》第45条对“商业使用Use in Commerce”定义如下：

　　“商业使用”是指商标在普通贸易中（the ordinary course of trade）的善意使用（bona fide use），而不仅仅是为了保留商标权利的使用。基于前述，商标在商品或服务上的使用体现为：

　　（1）商品上：

　　商标需用于商品、商品包装或者与之相关的展示物上或附于商品的标签上，如商品的性质导致商标无法体现在商品上，则可用于与商品或销售相关的文件上；同时，相应的商品需在商业上进行销售或运输。

　　（2）服务上：

　　商标在服务的商业销售或广告中使用或展示，服务可以在美国多个州或美国和外国之间提供，且服务提供者从事与服务相关的商业活动。

　　对于何为普通贸易中的善意使用，不同行业可能存在不同的情况，比如，对于奢侈品或季节性产品行业来说，阶段性销售是其正常的贸易过程；同样，对于售卖罕见病药物的制药公司来说，即使正常贸易中，销售额也相对较少，而该公司在联邦批准过程中向临床研究人员发货也属于其正常贸易过程。因此，对于“普通贸易中的善意使用”的界定，审查指南规定了以下几点考虑因素：（1）使用的数量；（2）交易的性质和质量；（3）是否构成对应行业中的典型使用。

　　2、“商业（Commerce）”的范围

　　美国联邦商标所对应的商业使用中“商业”的范围是指受美国国会监管的商业，其商业类型包括美国各州之间、美国境内以及美国和外国之间的商业贸易。

　　需注意的是，如果商品或服务未在美国销售或提供，则美国国会无权对其进行监管。因此，在外国使用商标不会在美国产生权利，不被视为“商业使用”。作为例外，通过互联网提供的服务，因可以被美国和国际用户访问，视为属于商业使用【1】。

　　通常情况下，申请人在提供证据时无需说明商业使用的类型，美国专利商标局（以下称“USPTO”）假定申请人声明的商业使用即符合上述美国商业范围，除非证据中存在相互矛盾的情况。

　　二、使用日期（Dates of Use）

　　美国商标申请在“实际使用Actual useSection 1（a）”或“意图使用Intent-to-Use Section 1（b）”为基础时，在进行使用声明和提供使用证据（Specimen）的同时，均需提供具体的商标最早使用日期。其中，“实际使用”为基础需要在申请提交时同时提供，而“意图使用”为基础在申请提交时无需提供，在商标下发核准通知（Notice of Allowance），正式注册之前提供。

　　最早使用日期分为最早商业使用日期（Date of First Use in Commerce）和世界任一地方最早使用日期（Date of First Use Anywhere）。世界任一地方最早使用日期是指在世界范围内使用该商标的商品在首次销售或运输，或使用该商标的服务首次提供的日期；最早商业使用日期是指在美国国会依法监管的商业范围内的最早使用日期。

　　提交使用证据时，需一并签署声明（applicant'sverified statement）。因此，各相关日期间的顺序应为：“世界任一地方最早使用日期”——“美国最早使用日期”——“文件签署日期”——“提交证据的日期”。前述日期之间为等于或早于的关系。如申请人需对已提交的最早使用日期进行修改，需遵循上述时间顺序，对于“实际使用”为基础的申请修改后的最早使用日期不得晚于商标申请日，“意图使用”为基础的申请不得晚于“提交证据的日期”。

　　三、商标注册前使用证据（Specimens）的审查

　　1、使用证据数量与类型的要求

　　对于以“实际使用”或“意图使用”为基础提交的新申请，即使每个类别下指定了多个商品/服务，通常仅提供一项商品/服务的证据即可满足注册前的证据要求，且在指明具体对应类别的情况下，一份证据可用于多个类别，但如审查员为了适当审查有额外的合理需要，如当商品/服务表述的范围很广或包含不相关的商品/服务时，可以要求申请人提供额外证据。

　　使用证据必须体现出商标和商品/服务间的直接联系，且进行了商业销售/运输。尚未进行商业销售/运输的证据不可接受，如网页预售订单页、商品/服务预售宣传材料、测试性网站截图等。

　　2、常见的证据形式

　　（1）标签、吊牌（Labels、Tags）：大部分情况下，需提供贴在商品上的带有商标的标签或吊牌的商品照片（如图1）。如仅为单独的标签，但标签上除商标外还包括商业上使用的该类商品的标签或吊牌上通常出现的信息，如净重、体积、UPC条形码、内容物或成分清单，能够明确区分商品的，则也可作为证据。但仅为设计稿或像是插图的标签或吊牌本身无法证明商业使用，则不被接受。

　　（2）印鉴（Stamping）：商标可以被印在商品上，如钢印、墨印等；也可以用模版涂抹在商品上（如图2）。

　　（3）商业包装（Commercial Packaging）：在特定商品的正常商业包装上展示商标是可以作为证据被接受，如运输容器（如图3）。

　　（4）与商品相关的展示（on a display associated with the goods）：如条幅、货架上的标语、橱窗展示、菜单等显示与商品直接相关的商标使用的类似装置。需满足（a）与商品直接相关的商标使用，以及（b）这种使用必须具有销售点（point-of-sale）的性质。展示必须是为了吸引购买者和潜在购买者的注意，作为销售的诱因。

　　而对于其他材料，如广告通告和小册子、价格表、公告、新闻稿、贸易目录中的列表、名片，以及出现在搜索引擎结果页或社交媒体中的在线广告横幅等广告材料，其本身不能作为使用证据被接受，除非其满足上述要求并构成“与商品相关的展示”。

　　通常情况下，审查员会从以下三个方面来审查此类材料是否能够构成“与商品相关的展示”：

　　A.是否包含商品图片或充分的文字描述；

　　B.是否显示了与商品相关的商标；

　　C.是否包括订购信息（订购单、订购电话、邮寄地址、订购用电子邮件、购物车按键等）。

　　如联系信息仅是在公司联系方式处作为一般信息显示，如contact us“联系我们”【2】，click here for more information“点击这里获取更多信息”【3】，则不视为是订购信息，不具有销售点性质。

　　同理，电子“展示”在满足上述三点要求的情况下也可以被接受，如网页形式的展示（如图4）。需注意的是，当商标仅作为网站的URL、互联网地址或域名的一部分出现在计算机浏览器区域时，不被视为合格的使用证据，因消费者不会将其作为商品/服务的来源识别。此外，所有的网页证据均需要同时提供URL地址和访问/打印日期，以便进行核实。

　　（5）与商品或销售相关的文件：如上述“商业使用”定义中所述，若商品的性质导致商标无法体现在商品上，将商标用于与商品或销售相关的文件上，则视为商业使用。例如，在少数情况下，如果货物是天然气、散装出售的谷物或仅用油罐车运输的化学品，在货物或货物包装上放置标识可能是不可行的。在这种情况下，发票、提单或显示货物标记的运输文件可作为使用证据被接受。

　　（6）对于可下载或录制的计算机程序、电影和视频或录音，常见的证据形式为能够识别出商标的程序界面屏幕截图，或一张带有该商标的电影或视频的帧的照片。此外，对于可下载或录制的计算机程序，申请人也可以提交一份显示在互联网网站上使用该商标的证据，但只有在商标和软件之间产生关联，并提供足够的信息使用户能够从网站上下载或购买软件时才能被接受。

　　3、不被接受的证据

　　提交使用证据时，以下形式的证据均不合格：

　　（1）带有商标的商品或包装的设计草图或效果图（如图5）；

　　（2）数字处理（digitally created/altered）的图片或类似的模拟而成的商品模型，对商品或商品包装的现有图像的数字化修改，是不被接受的，因此类证据可能是只为提交申请而制作的；

　　（3）其他可能被认为仅为了商标申请而制作的商标使用证据（如图6）。

　　同时，美国审查员在证据审查中，通常从以下方面来审查证据是否涉嫌造假：

　　（1）产品像是数码合成而非实物图；

　　（2）缺乏产品标签或包装等通常会出现在交易中的信息；

　　（3）商标似乎漂浮在产品上；

　　（4）商品的一些特征在商标周围消失；

　　（5）商标周围有像素点；

　　（6）商标未以与产品材料一致的方式应用于产品上；

　　（7）该商标出现在已知第三方销售的商品上；

　　（8）网站截屏图中显示占位符文本，即网站还并未使用；

　　（9）网站截屏图中缺少重要信息，例如URL网址或浏览器标签；

　　（10）相同的图片显示不同的商标或不显示任何商标；

　　（11）商品的特征表明商品已被使用，但带有商标的标签看上去却是新的；

　　（12）标签似乎潦草地贴在容器或盒子上；

　　（13）商标叠加显示在标牌或其他广告或市场营销材料上；

　　（14）网络销售页面上的一些内容显示该商标并未在美国商业中使用，或是未在申请中指明的使用日期时被使用（例如语言、货币、价格、首次使用日期、运达目的地）。

　　除上述列举的内容外，审查员还会根据证据的描述（description of the specimens），以及自行调研（如登陆申请人的网站（URL链接），来确认证据是否真实有效。

　　通常情况下，为符合美国销售/使用环境，以及便于审查员审查，建议申请人直接提供英文语言的证据材料，如申请人提供的证据上印有非英语的内容，建议将关键内容进行翻译后提供。

　　4、证据被驳回后的救济

　　在提交证据后，审查员会对申请人提交证据进行审查，如认为证据存在问题的，则会下发非最终驳回（Nonfinal Office Action），并说明原因。当审查员拟基于证据没有显示商标在商业中的实际使用而下发驳回时，必须在驳回中同时下发提供信息的要求（request for information），要求申请人提供关于所提交证据的详细信息以及与帮助确定该商标是否在商业中实际使用有关的其他信息和文件（如证据的制作时间、图像来源、销售时间、买家信息等等）。

　　针对该驳回，申请人可通过以下几种方式予以答复：

　　（1）重新提交一份替代证据（Substitute Specimen），并重新提交新证据对应的使用声明，如最早使用日期有变化的，亦需相应修改。

　　（2）争辩原证据能够显示商标在商业中的实际使用，同时答复信息请求。

　　（3）采用“变更基础”的方式进行答复，如将“实际使用”为基础的申请变更为“意图使用”或“原属国注册”为基础，但如变更为“意图使用”为基础，后续在注册前仍需提交使用证据。

　　如重新提交的替代证据仍不合格，或是申请人未答复信息要求或对信息要求作出的答复不完整不满足审查员要求的，在未涉及新的驳回理由的情况下，则审查员将下发最终驳回（Final Office Action），关于针对最终驳回的救济程序，可参见《<美国商标审查指南>解读系列（七）美国商标审查程序》中的介绍，此处不再赘述。

　　四、其他注意事项

　　1、证据中商标需构成商标性使用

　　申请人提交使用证据后，审查员通过证据判断申请商标是否具有商标性功能。因使用证据系证明商标和商品/服务间的直接联系的证明材料，证据中商标应起到区分商品/服务来源的作用。如证据中商标仅是作为商业名称、装饰、型号、等级、特征、方法、背景设计等信息显示，则证据中的商标并非商标性使用。对于商标不具有商标性功能（Failure to Function）的驳回，具体可参见《<美国商标审查指南>解读系列（一）美国商标要素可注册性审查》。

　　2、商标注册标记

　　对于申请中尚未在美国注册的商标，在使用时仅能标注TM（Trade Mark）或SM（Service Mark）标识，不能使用R或®（以下简称“R标”），因此，通常情况下，未注册商标提交的使用证据中亦不应显示R标。但如果商标申请人来自同样使用R标作为注册商标标记的国家，例如中国申请人提交的证据上的R标是基于商标在中国已注册而使用的，则证据中显示R标是合理的。

　　需注意，USPTO认为故意不当使用R标，并意图欺骗或误导公众或USPTO的行为属于欺诈，可能导致商标后续被第三人提起反对，因此商标申请人在实际使用商标的过程中应尽量规范使用。

　　五、结语

　　近年来中国申请人去往美国提交商标申请的数量激增，其中不乏提交虚假使用证据情形，使得USPTO对商标使用证据的审查标准日趋严格。希望本文可以帮助商标权利人了解美国使用证据审查标准，以能够更好地规划商标申请布局并及时收集合格的使用证据，避免因证据不合格而影响商标权利或造成相应损失。同时，美国对于商标使用证据的细致和严格要求，也可作为为广大中国商标权利人和国内商标代理人决策国内商标实际使用方式和收集整理国内商标使用证据的参考。

　　注释：

　　【1】参见：Planned Parenthood Fed'n of Am., Inc. v. Bucci, 42 USPQ2d 1430 (S.D.N.Y. 1997),aff'd, 152 F.3d 920(2d Cir.1998).

　　【2】参见In re Quantum Foods,Inc.,94 USPQ2d 1375,1379 (TTAB 2010)

　　【3】参见In re Genitope Corp.,78 USPQ2d 1819,1822 (TTAB 2006)