从XTC驳回复审案看新加坡和美国商标审查的异同

2020-11-06

  文/北京集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦

  

  ◆新加坡XTC商标驳回复审案

  “XTC”商标第01;06;07;09;11类马德里指定新加坡申请被引证英国公司C&T MATRIX LIMITED名下的第7类在先商标下发驳回,部分驳回了申请商标在第7类商品上的申请注册。申请商标和引证商标信息具体如下:

  经提交复审争辩,新加坡知识产权局审查员认为虽然申请人主要从事金属制品,而引证商标所有人主要生产压痕矩阵,但前述双方的主营事实对本案最终的认定并无影响。在本案中,商标文字构成完全相同,申请商标的指定商品完整包含于引证商标的较为宽泛的表述中,因此申请商标的申请注册,有可能引起相关公众的混淆或误认,因此决定维持驳回决定,不予申请注册。

 

  ◆美国XTC商标驳回复审案

  “XTC”商标第01;06;07类美国商标申请被引证上述相同英国公司C&T MATRIX LIMITED名下的第7类在先商标下发驳回,同样部分驳回了申请商标在第7类商品上的申请注册。申请商标和引证商标信息具体如下:

  在驳回复审中,申请人主要从以下几个方面争辩商品不构成类似:首先,审查员在驳回中认为申请商标与引证商标均包含“切割机器”,该观点并不符合引证商标指定商品的实际内容,即虽然申请商标中的指定商品的确包含“金属加工切割机”,但引证商标的指定商品为“精密压痕机和模切机的一个非常特殊的零件,即“压痕矩阵”,它不用于切割,也并不用于金属加工;其次,从引证商标在申请阶段所提交的使用证据,以及引证商标所有人的网站信息来看,引证商标的指定商品体积较小,主要使用在印刷和包装工业,纸板制造盒等行业中,以方便在折叠前有精确的高质量折痕。而申请商标的“金属加工切割机”为大型机器,在体积、功能和用途上与引证商标均有加大区别;此外,鉴于双方行业的工业和商业性质,申请人和引证商标所有人各自商品的消费者均是成熟的消费者,需要仔细挑选他们要买的商品,而不容易冲动消费。最后,鉴于双方指定商品在性质上的区别,且并非补充或配套使用的关系,因此双方商品在目标群体和销售路径上也存在区分。基于以上,申请商标并不容易与引证商标造成混淆误认,而应予核准注册。

  本案经提交复审争辩意见,美国审查员对申请商标予以初审公告。

 

  ◆评价及意见

  本案申请商标与引证商标的文字构成完全相同,因此主要的争议焦点即集中在商品是否构成类似上。

  美国和新加坡对于商品类似的判断标准与国内不尽相同,并没有国内的商品/服务区分表中具体的群组划分,而主要从商品/服务的功能、用途、销售渠道、目标群体,服务的对象、性质、目的等方面的关联度进行判断。

  此外,如新加坡审查员XTC在驳回复审决定中所指出的“双方的主营事实对商品近似的判断并无影响,而从注册商品的字面上来看,因商品具有关联关系,故构成商品类似”。在美国,也遵循着同样的审查标准,如在 Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1369-70, 101 USPQ2d1713, 1722 (Fed. Cir. 2012)案件中所指出的,判断商品/服务是否构成类似时,主要仅依据申请注册时所提交的商品/服务表述进行判断,而并非依据双方实际使用的产品。

  因此,两件商标申请在新加坡和美国遇到看似相同的在先商标,却因相同商标指定的商品不同,而产生了相反的复审结果。新加坡的在先商标中,指定的“机器和机床,包括精密压痕机和工具;上述零件和配件”,因使用的是“包括”的表述,故该件注册商标所涵盖的注册范围即为“机器和机床”,理论上涵盖所有7类的机器和机床产品。而在美国在先商标中,指定的“用于精密压痕机和模切机的零件和配件,即压痕矩阵”,使用的为“即”的表述,因此仅限于“压痕矩阵”这一项特定产品,因此在复审争辩商品不类似中,则有了更多的争辩空间和角度。

  而引证商标所有人在美国申请的范围如此之窄,与美国商标申请制度的要求不无关系。在提交美国商标申请时,需对指定商品进行细化,且需对全部指定商品具有打算使用的意图或已投入实际使用。相应的,若在美国申请注册类似新加坡的表述“机器和机床,包括精密压痕机和工具;上述零件和配件”,将会因商品过于宽泛而不被接受,且面临并非对所有指定商品均有使用意图的风险。因此,美国商标申请中,如何在获得较大范围的禁用权,同时亦能符合美国商品提交的细化要求,则需要具体对指定商品的范围表述进行选择和斟酌。

  同时,本案也提示我们,如在进行商标查询中,检索到完全相同的在先商标,还需结合各个国家的制度,分析指定商品的差异,和各国对于商品类似的审查标准。如此,可更有针对性的提交商标申请,避免被驳回的风险,以及提高驳回复审的成功率。当然,上述新加坡申请商标的引证商标也并非无法克服,在引证商标注册满5年后,可对该件注册提起撤五申请,使在先商标的注册范围仅限于其主营的“压痕矩阵”,如此申请商标的切割机器类商品有望与在先商标实现共存。

  

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