文/集佳知识产权代理有限公司 顾晋伟

　　引言

　　在专利申请文件的撰写过程中，尤其是在说明书的撰写过程中，申请人引用其他科技文献或者专利文件来描述发明背景，以及出于节约篇幅的目的而引用这些文献来描述特定术语或者特定测量方法的情形是很多的。尤其是后者，在化学领域以及生物领域中是较为常见的方式。例如，分子生物学中出现的某个新术语在现有词典或者教科书中没有通用的释义，或者某个参数的测定方法在本行业尚未形成标准，那么申请人可能会采用引用科技文献的方式来加以描述。甚至有些申请人出于科研人员的本能，在撰写专利申请文件时保留了撰写科技论文的习惯，在说明书末尾留下长长的参考文献目录。

　　以上种种情况，在我们从业人员的习惯中，统一称之为“引证文件”。对于引证文件，我们在实践中经常考虑的方面似乎集中在背景技术部分的撰写上，但是这些文件也会涉及“发明内容的公开是否充分”、“在对申请文件进行修改时是否可以作为修改依据”以及“说明书对权利要求的解释”等法律问题，并且这种引证文件的公开语言会不会对后续程序造成影响，也是值得思考的问题。

　　法律规定以及审查实践

　　1．专利法实施细则第17条

　　关于这种“引证文件”的相关法律规定，在我国的专利法体系中仅在专利法实施细则的第17条提及：

　　“……说明书应当包括下列内容：……（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件……”

　　在该条款中，字面上也仅涉及对说明书的“背景技术”部分的撰写要求。

　　关于该条款，在审查指南中进行了具体规定：

　　“发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当……并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。说明书中引证的文件可以是专利文件，也可以是非专利文件……引证专利文件的，至少要写明专利文件的国别、公开号，最好包括公开日期；引证非专利文件的，要写明这些文件的标题和详细出处……

　　引证文件还应当满足以下要求：

　　（1）引证文件应当是公开出版物，除纸件形式外，还包括电子出版物等形式。

　　（2）所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

　　（3）引证外国专利或非专利文件的，应当以所引证文件公布或发表时的原文所使用的文字写明引证文件的出处以及相关信息，必要时给出中文译文，并将译文放置在括号内。

　　如果引证文件满足上述要求，则认为本申请说明书中记载了所引证文件中的内容。” [1]

　　在以上规定中，大多数内容很容易理解，例如在引证专利文件和引证非专利文件时均要对所引用的文件作出清晰的文献号指引，以便于公众可以查阅到相应的文献。事实上，世界知识产权组织（WIPO）对于在专利申请文件中引用文献是有推荐标准的，该标准和科研人员在撰写科技论文时作参考文献目录的标准基本一致[2]。

　　但是在上述规定中，对于“非专利文件和外国专利文件”以及“中国专利文件”的公开日期有不同的要求，即，“所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日”。在这里，无论是外国专利文件、中国专利文件，还是非专利文件，如果其公开日在本申请的申请日之前，也就是说属于现有技术，那么在说明书的背景技术部分中进行引用和描述、或者在说明书的其他部分中进行描述毫无疑问都是可以的。但是对于中国专利文件，在上述规定中开了一个口子，只要公开日不晚于本申请的申请日即可。对于中外有别的此项规定，有人从“国民待遇”的角度去进行解释；也有人认为实践中原因可能在于审查员在确认外国专利引证文件的内容时，无法确定当时那些在外国已经申请但是尚未公开的专利申请的公开内容。并且认为随着各国专利主管部门之间越来越紧密的合作，这一问题或将受益于这些合作而容易克服[3]。

　　事实上在欧洲专利局的审查指南中也有类似的规定，但是涉及的是交叉引用类型的文件（cross-referenced document），并且也是规定“此种文件为公众可得的日期不得晚于本申请的公开日”[4]。但是由于欧洲的制度差异，此处的为公众所得更多的是在本申请的档案（电子档案）中可以查阅得到。

　　此外，对于外国专利文件有以中文公开的中国同族专利申请、并且该中文同族申请的公开日期符合上述第（2）项规定的情况，是否也同样可以认为说明书中已经记载了所引证的该外国专利文件中的内容呢？无论是按照所谓的“国民待遇”、还是实践中获知外国专利文件内容的难易程度，似乎都可以参照上述第（2）项的规定给予同样的认可，当然还需要比对中文同族申请和外国专利文件中相应技术内容的一致性。在此方面也有人做出了很有意义的论述，“对于引证外国专利申请作为引证文件的中国专利申请，该外国专利申请具有内容对应的中国同族专利申请，且该中国同族专利申请的公开日在本申请的公开日之前，则视为该中国专利申请引证了该中国同族专利申请，该中国同族专利申请公开的技术内容可以作为本申请说明书的一部分予以考虑”。[5]

　　审查指南中的以上规定是对引证文件的形式作出了要求，而对于具体技术内容的判断，则需要将本申请的说明书和所引证的内容相结合作为整体来看待。一般而言，仅是在背景技术部分作泛泛的描述，而缺乏与本发明的发明内容部分的结合，这样的引证文件也仅作背景技术使用。但是，在说明书的背景技术部分中引证了反映背景技术的文件，该文件在文件内容上构成了现有技术，而且通过引证的方式，上述内容已经成为说明书所涉技术方案的组成部分，则文件内容应视为已被说明书所公开[6]。

　　案例：

　　在最高人民法院（2015）民申字第188号判决中，最高人民法院认为，“……本案中，在先申请专利在说明书中先后两次援引被引证专利。其一是在说明书背景技术中记载：……其二是在说明书具体实施方式中记载：……。本案中，被引证专利的授权公告日早于本案专利的申请日，构成本专利的现有技术……”[7]。

　　倘若在本案中，被引证的专利文件仅出现在背景技术部分，而未在具体实施方式中结合发明内容作具体描述，那么本案的走向如何尚未可知。

　　2．专利法第26条第3款

　　在对引证文件的形式作出要求之后，引证了这些文件的专利申请是否达到充分公开发明或者实用新型的目的，还是需要按照专利法第26条第3款的相关规定进行判断。

　　对此，我们的审查指南中有如下规定：“应当注意的是，为了方便专利审查，也为了帮助公众更直接地理解发明或者实用新型，对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书” [8]。

　　但是在实践中，对于缺乏专利知识的申请人来说，很难判断什么是“就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容”。对于外国申请人而言，由于法律体系的差异，也不能准确理解我国实践中对于 “Sufficiency of disclosure”或者“enablement requirement”的具体要求。因此，对于审查指南中的上述规定，也不能强制性地机械执行。例如在需要对某特定参数进行测量时，若该测量方法没有成为行业中的标准方法，或者是申请人自己定义的参数以及测量方法，若是将其具体步骤照抄在说明书中似无太大必要，在此可以允许申请人引用某文件来说明该参数以及测量方法，当然前提是这种引用是清晰并且唯一的。在此，笔者认为，在审查操作规程中的“如果引证内容是实现发明必不可少的部分，则应当将说明书和引证内容相结合作为整体看待”[9]似乎对申请人更为友好。

　　3．专利法第33条

　　在对申请文件进行修改时涉及到引证文件的方面通常是说明书中背景技术部分的修改以及发明内容中技术方案的修改。

　　关于前者修改“背景技术”部分，根据审查指南，如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近的对比文件，则允许申请人修改说明书，将该文件的内容补入这部分，并引证该文件。此外，应当指出，这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容，但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，因此是允许的。

　　从审查指南的字面上来说，此处涉及的仅是“现有技术”部分的修改，而不涉及上文中的“所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日”这种情况，因为后者并非现有技术。但是，欧洲专利局的实践与此不同，除了补充现有技术之外，还可以补充抵触申请以及“交叉引用”的文献。

　　以上对背景技术部分的修改一般理解为不会影响发明本身，但是如果涉及发明内容部分的技术方案的修改，则判断标准要严格的多了。例如，根据审查操作规程，如果申请中引证文件的内容对于实现发明是必不可少的，只有在申请人对于引证文件中的内容指引得非常明确，例如清楚写明了具体的引证文件及其具体段落等信息，且所补入的引证文件内容与本发明的相关内容具有唯一确定的关系，才可以允许申请人补入引证文件中的具体内容[10]。再结合上述最高人民法院的判例，在明确承认引证文件的相关内容已经成为说明书所涉技术方案的组成部分时，那么应该视为该文件内容已被说明书所公开，在此前提下进行的修改应该也不违反专利法第33条的规定。当然，在此情况下，是否还有必要对发明内容进行修改也因案件具体情形而异。

　　此外，还可能涉及到的是修改最佳实施方式或者实施例。按照审查指南的规定，这种修改中允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法（包括所使用的标准设备、器具）[11]。尤其是对于数据的测量方法，有时候由于方法的复杂性，申请人会引用现有技术来简略描述，但是在这种引用是清晰明确的前提下，也应允许申请人按照所引用的文献来将其补充完备，这样对于消除“公开不充分”的隐患也是有积极意义的。

　　与公开语言相关的问题

　　另外与引证文件相关联的一个事项是语言问题，因为按照专利权的公开换保护原则，会涉及到公开语言以及其相应的法律效力。由于专利本身的地域特性，也由于司法主权的性质，在我国能够产生法律效力的文件的公开语言必然是中文。如果在专利申请文件中出现了引证文件，而这些引证文件的公开语言各异，那么在后续专利申请公开之后以及在授权之后确定权利要求的范围时，这些引证文件的语言问题该如何解决？

　　例如在某申请文件中引用了外文科技文章或者外文专利文献来描述甚至定义某个在科技领域出现的新名词，在申请人只给出了确切的文献号码，但是没有在说明书中用中文来对这个新名词进行描述或者定义的情况下，在后续公开以至授权之后，在依照专利法第59条的规定来使用说明书解释权利要求时，是否会考虑说明书中所引证的外文文献的语言呢？

　　类似于“临时保护”的法律条款，例如对于PCT国际申请，如果该PCT申请已经指定中国并且确定了国际申请日，则按照我们的法律规定已经视为向中国专利局提出了正式的专利申请。尽管如此，“临时保护”的效力也是在该PCT申请完成以中文进行的国家公布之后才会赋予，而非在该PCT申请的国际阶段中作出的国际公布之后，例外情况是该PCT申请的国际公布语言即为中文。

　　参照这些条款，在前述情况下应用“内部证据优先原则”来解释权利要求时，在说明书中所引证的外文文件是否具备法律效力呢？理论上这些引证文件并未以中文公开，而仅仅在说明书中以文献号的形式被引用。

　　当然上述疑虑显得过于严苛，在以公开换得保护、无论是授权后的保护还是公开后的临时保护的情况下，考虑的是公开这个行为。在已经完成中文公布之后，专利申请文件的法律效力已经建立，在申请文件本身中出现的各种语言问题可以在后续需要时通过提供双方认可的中译文的方式来进行解决，而不必对申请人提出苛求。但是为了避免后续不必要的风险，在专利申请文件的撰写过程中，还是应该尽量将涉及发明实质方面的内容写入说明书中，例如审查指南中所述的“对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容”以及可能会影响权利要求的保护范围的内容，而不必以篇幅为重。因为申请文件的篇幅和权利的稳定性孰轻孰重，是不言而喻的。

　　注释：

　　[1] 专利审查指南（2010）；2010年1月第1版，知识产权出版社

　　[2] STANDARD ST.14，HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION；May 2016, WIPO

　　[3] “浅谈引证文件”，郦伟翔 张文辉，《专利代理》，2018年第1期

　　[4] Part H-Chapter IV-2, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Nov 2018，EPO

　　[5] 同注释[3]。

　　[6] 最高人民法院知识产权审判案例指导（第八辑），2016年6月，中国法制出版社

　　[7] 同注释[6]

　　[8] 同注释[1]。

　　[9] 审查操作规程，2009年1月第1版，知识产权出版社

　　[10] 同注释[9]。

　　[11] 同注释[1]。