文/集佳知识产权代理有限公司 李兵

　　要旨：

　　认定网络域名注册行为是否构成侵权或不正当竞争是依法正确审理域名纠纷案件的关键问题。根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，四项基本构成要件对是否构成侵权等问题作了较为明确的规定。但长期以来，对于在先民事权利的知名度和域名注册人恶意的判定的举证要求仍旧存在诸多争议。本文认为，对于抢注域名侵害他人的商标民事权益的认定，虽不以实际造成损害和他人注册商标必须驰名为前提条件，但原告仍需举证作为权利基础的商标具有一定的知名度。而就恶意的举证而言，应严格适用《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》并参考《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》的相关规定，不宜扩大解释以免对域名注册人不公，但同时也需要从案件事实出发，参照上述规定对于恶意行为做出准确的认定。

　　案例：

　　原告奥托有限两合公司（简称奥托公司）诉被告北京国网信息有限责任公司（简称国网信息公司）域名民事纠纷案

　　案情：

　　奥托公司系“OTTO”商标注册人， 1993年12月14日通过世界知识产权组织提出指定包括我国在内的多个国家的领土延伸申请并获得我国商标法的保护。拥有注册号为G616349的“OTTO”商标自2013年12月14日至2023年12月14日在核定使用商品/服务第2、3、6、7、8、9、10、11、15、16、17、19、20、21、22、23、24、27、32、33、34类上的使用权。

　　欧图国际（香港）有限公司（OTTO INTERNARIONAL (HONG KONG）LIMITED)(简称欧图香港公司)系奥托公司的关联公司。该公司于2003年在青岛成立代表处，从事隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务活动； 2005年作为股东设立欧图（上海）企业管理咨询有限公司；2006年作为股东设立欧图（青岛）质量检测有限公司。

　　同时，奥托公司提供其关联公司使用“OTTO”商标从事产品邮购业务，在财富中国网站（域名为fortunechina.com）多年位列世界500强等佐案证据。

　　1999年4月15日，国网信息公司注册“otto.com.cn”域名，2003年3月17日，国网信息公司注册“otto.cn”域名。根据奥托公司于2016年3月25日所作公证，使用上述域名的两个网站，进入后仅显示“去眼袋 双眼皮www.59qyd.com”、“一分钟，教会从银行谋取高.. www.cwziyouren.com”的两条广告链接信息，并未显示国网信息公司使用该网站的内容。

　　据查，国网信息公司曾因注册’dopont.com.cn”、“olay.com.cn”、“converse.com.cn”等域名被杜邦公司、（美国）保洁公司、（美国）匡威公司诉至法院，经法院审理后均判决其败诉，责令其注销或停止使用上述域名。

　　而后国网信息公司辩称，其公司注册网站是合法注册行为，没有恶意使用，“Otto”是英文固有词汇，译为奥托，系国王的名字，并非奥托公司的独创词汇。奥托公司对该标识的使用权限仅限于对其注册的商品和类别享有独占权，国网信息公司使用“otto”域名不会对奥托公司的商品产生影响。同时奥托公司并无证据证明其商标在中国大陆地区有知名度，其公司注册域名不具有恶意。

　　另查，“Otto”在英语中亦作人名使用。国网信息提供证据证明曾注册多个域名，但就“otto”享有权益未提供证据证明。

　　诉辩：

　　 原告奥托公司以其在中国拥有包括国际注册G616349号“OTTO”在内的多个注册商标，且商标仍处有效期内为由，认为国网信息公司分别于1999年4月15日、2003年3月17日申请注册的“otto.com.cn”、“otto.cn”两个域名的主要部分与其公司注册商标完全相同。且国网信息公司对上述域名不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由，国网信息公司属于恶意抢注域名，待价而沽，并阻止了奥托公司对相关域名的注册。遂诉请人民法院判令国网信息公司将涉案域名“otto.com.cn”、“otto.cn”转移至奥托公司或奥托公司指定代理人名下，由奥托公司注册、使用。

　　审判：

　　法院认为，奥托公司系G616349号“OTTO”商标的专用权人，对该商标标识的合法权益依法受我国法律的保护。根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件使用法律若干问题的解释》第四条规定，人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争:(一)原告请求保护的民事权益合法有效;(二)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认;(三)被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由;(四)被告对该域名的注册、使用具有恶意。

　　综合本案已查明事实，奥托公司系“OTTO”商标的专用权人，对该商标的合法权益依法受我国法律的保护。国网信息公司申请注册的otto.com.cn域名及otto.cn域名的主要识别部分即为“otto”,而该部分与奥托公司注册商标相同，足以使相关公众产生误认，同时奥托公司及其关联公司所组成的OTTO GROUP连续多年位列世界500强企业，具有一定的影响力和知名度。“otto”在外文语境下，虽亦可被用作人名，并非独指奥托公司的商标，但国网信息公司作为国内注册的法人，对其已并不享有合法权益，且奥托公司（笔者注：此处系判案法院的笔误，应为“国网信息公司”）并未提供证据证明其有使用该域名的正当理由。国网信息公司注册上述两域名已十余年，但截至本案诉讼，并无证据证明其对该域名正常投入使用，从客观上达到了组织奥托公司注册使用上述域名的效果，且国网信息公司曾因域名抢注与多家境外企业发生诉讼，上述事实均从侧面印证国网信息公司对上述域名的注册并非出于善意。

　　判案法院特别指出，根据《中华人民共和国民法通则》第四条之规定，民事活动应当遵循诚实信用的原则。不合理地抢占他人享有合法权益的域名资源，有违诚实信用原则，其行为应当被禁止。而且根据法律及相关司法解释的规定，对于抢注域名侵害他人的商标民事权利的认定，并不以实际造成损害和他人注册商标必须驰名为前提。综合上述认定，国网信息公司对otto.com.cn域名及otto.cn域名的注册构成侵权。

　　评析：

　　1.作为权利基础的注册商标的知名度举证责任

　　《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件使用法律若干问题的解释》第四条规定，“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：…… (二)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认……”。根据该条款的规定，除驰名商标以外，如认定被告注册、使用域名等行为构成商标侵权，不仅需要该域名的主要识别部分与原告的注册商标相同或近似，还需要原告举证该域名的注册或者使用足以造成相关公众的误认。

　　按《商标法》的理解，即便商标构成相同、近似，除驰名商标以外，混淆误认一般发生在相同、类似的商品或服务上。也就是说，对于普通注册商标的保护是及于其指定的商品或服务以及与它们构成类似的商品或服务。一般认为对于商标权与域名注册纠纷的理解不应超出《商标法》对于注册商标专用权的保护界限，即应当依据域名使用（域名解析后对应的网站）所宣传或推销的商品或服务与注册商标指定的商品或服务是否构成相同、类似来判定是否会造成相关公众的混淆误认。如域名投入使用的商品或服务与注册商标指定的商品或服务并不构成相同、类似，则一般不应认为该域名的注册会造成与商标权利人提供的商品、服务或其网站的混淆以及误导公众。这样判定的原因在于在上述情形之下，商标注册人与其客户之间的联系并未被域名注册切断，商标注册人也不会因域名注册丧失其本该获得的商业机会，域名注册人也因此没有从在非相同、类似商品或服务上的使用获得不正当的利益，所以，商标权在上述情形下不应延伸至域名注册。

　　但是现实中大量存在的情况是域名并未投入使用，本文所举案例即为此种情况。国网信息公司并未将争议域名投入使用。因此，在这种情况下，如果要证明争议域名的注册足以造成相关公众的误认，原告应对其主张的“OTTO”注册商标的知名度承担一定的举证责任。而在本案中，原告在“OTTO”注册商标于中国大陆使用有限的情况下，通过对于原告在争议域名注册日之前涉中国的邮购业务和原告在世界范围内的影响力的举证赢得了法院的支持，认定原告的“OTTO”注册商标具有一定的影响力和知名度。同时应当注意到，域名不同于商标，在没有政治因素的影响下，域名在世界范围内均可以进行无差别的访问。因此，对于域名和商标权的纠纷案件中注册商标的知名度的举证不应局限于中国大陆，而应综合考虑该注册商标在世界范围内的影响力和知名度来判定争议域名的注册或者使用是否足以造成相关公众的误认。

　　2. 关于域名注册人恶意的举证要求

　　《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对于域名注册、使用的恶意情形规定了五种情形，即有以下任意一种情形，都构成恶意：（一）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（二）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；（三）曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；（四）注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；（五）具有其他恶意情形的。可以看出，前四种情形是具体的恶意情形，是为了法院在具体案件中便利适用而进行的规定，第五种情形是兜底条款。

　　该解释出台后，我国关于域名纠纷问题出台的法规主要就是中国互联网络信息中心就其负责管理的“.CN”和“.中国”域名在2012年制定（已废止）和2014年重新制定的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》。在该办法中对于恶意注册或者使用域名的情形做出了如下的规定：（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益；（二）多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；（三）注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；（四）其他恶意的情形。其中前三项为具体规定，最后一项为兜底条款。值得注意的一点是，上述第二种情形是最高院的司法解释中没有列举的情形，也是在实践中经常遇到的一种情形。

　　本案中，法院正是适用了上述第二种情形认定国网信息公司对争议域名的注册并非出于善意。此情形在《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中并未成为一般规定，可以被认为属于第五种兜底条款中的情形。

　　其实在目前《商标法》的适用中对于大量抢注他人在先注册或使用的知名商标也存在适用兜底条款予以禁止的情形。从实践中来看，主要是适用《商标法》第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”或者第四十四条第一款“已经注册的商标，......以......其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”（关于适用第四十四条第一款的情形已经被最高人民法院采纳在关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定中）。《商标法》实践中对于此种抢注恶意的认定和上述域名纠纷案件中的恶意认定归根结底都是对民法“诚实信用”原则（2013年最新修订的《商标法》已经将“诚实信用”原则写入总则部分，即第七条第一款）的适用。而且从实践中来看，当商标申请人或域名注册人大量囤积他人在先注册或者使用的知名商标的情况下，绝大多数都具有利用这些商标和域名牟取不正当利益的主观恶意。因此，将此种多次抢注他人注册商标为域名的行为规定为恶意情形之一不论从法律原则上还是纠纷实践中来看都是适当的。

　　但是需要注意到，判案法院在判决中对于国网信息公司注册争议域名的恶意的评述中还包含如下内容“国网信息公司注册上述两域名已十余年，但截至本案诉讼，并无证据证明其对该域名正常投入使用，从客观上达到了组织奥托公司注册使用上述域名的效果”。此评述应当是源于《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对于恶意规定的第（四）种情形，即“注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的”。

　　笔者认为判案法院这种推定恶意的方式有欠妥当，因为其忽视了上述最高法解释中关于“有意阻止权利人注册该域名的”的规定。就域名权与商标权的纠纷案件而言，除抢注驰名商标以外，一般的域名注册行为并不当然为了阻止商标权利人注册该域名，域名注册人完全有可能是基于正当的商业经营需要为防止他人注册与其相近似的域名而采取了保护性注册。如果是这种情况，域名注册人毫无疑问并没有任何侵权的故意，也不应该被认为有违诚实信用原则，因此并没有阻止商标权利人注册该域名的故意。

　　而就域名的使用问题，比照我国《商标法》第四十九条第二款的规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”也就是说，《商标法》对于商标注册人使用注册商标给予了三年的宽限期。而《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中对于“注册域名后自己并不使用也未准备使用”并未给出明确的未使用的时间，并且对于何为“准备使用”或者说“未使用”的合法事由也没有明确。笔者认为，在该解释未予明确且没有新的立法或者司法解释予以明确之前，对于域名未使用或未准备使用的情况不应随意推定为系有意阻止商标权利人注册该域名。