加拿大专利期限调整制度初探

2023-08-04

  文/北京集佳知识产权代理有限公司 何佳

 

  题为“执行2023年3月28日提交议会的某项预算条款的法案”,即C-47法案于2023年4月20日在加拿大下议院进行了初读。该综合法案包括对专利法的拟议修正案,要求加拿大履行其关于专利期限调整的国际义务。

 

  背景

  从历史上看,加拿大没有提供专利期限调整来解决专利申请处理的延迟问题。 然而,2020 年 7 月 1 日,加拿大-美国-墨西哥协定 (CUSMA) 生效,取代1994年的北美自由贸易协定 (NAFTA)。

  CUSMA第20.44条要求协议方提供专利期限调整(PTA),以补偿专利权人因专利局不合理拖延而造成的损失。“不合理的拖延”至少包括在该缔约国提交申请之日起超过五年或在提出审查请求后三年以上才进行实审,以较晚者为准。某些时间段可能不属于不合理的拖延:

  •在专利局处理或者审查申请期间以外的时间段

  •不能直接归属于专利局延误的时间段

  •归因于专利申请人的时间段

  CUSMA的PTA条款将在2025年1月1日之前生效,并将适用于2020年12月1日及之后提交的所有加拿大专利申请。

 

  C-47法案专利期限调整条款

  调整后期限的计算

  根据拟议的立法,从不晚于2025年1月1日开始,如果专利局延迟授予专利,则针对2020 年12月1日或之后提交的申请颁发的加拿大专利将获得额外期限。

  专利局的延迟主要取决于请求审查的日期或申请的提交日期,但分案申请和PCT国家阶段申请除外。对于分案申请或PCT国家阶段申请,未来的法规或将确定相关具体规定。分案申请和PCT国家阶段申请与其他申请的处理方式不同,可能是考虑到这类申请的“提交日期”是如何定义的。

  根据加拿大《专利法》的规定,分案申请的提交日期是母案申请的提交日期。在连续分案申请的情况下,会出现分案申请的分案申请等情况。由于分案申请可以在母案申请获得授权之前的任何时间提交,并且分案申请可以连续提交,因此分案申请可能会在20年专利期限后提交。

  同样,根据《专利实施细则》的定义,加拿大PCT国家阶段申请的有效合法“申请日期”是 PCT 国际申请日期。PCT申请必须在最早优先权日起30个月内进入加拿大国家阶段,如果申请人支付滞纳金并提交未能在30个月内进入国家阶段的非故意声明,则可以在最早优先权日起42个月内进入加拿大国家阶段。 如果没有要求优先权,并且申请人较晚进入国家阶段,则直到申请日后3.5年才能向专利局提交国家阶段申请。

  值得注意的是,CUSMA第20.44条允许获得PTA的五年期限从“在缔约方境内提交申请之日”开始,而不是从“申请日期”本身开始。因此,日后更一步的法规规定的PCT国家阶段申请的“规定日期”可能是请求进入加拿大国家阶段的日期,分案申请的“规定日期”有可能是申请进入加拿大国家阶段,向专利局提交分案申请的“提交日期”。

  补偿期限为上述相关日期之后延迟授予专利的天数减去“根据规定确定的天数”。 后续相关规定可能将详细说明申请人延误的各种类型。

  申请程序

  专利局不会自动授予补偿期限。专利权人必须在专利授权之日起三个月内申请补偿期限,并缴纳规定的费用。 此外,专利局将向专利权人颁发单独的附加期限证书。

  维持费

  加拿大专利申请需要从第二年开始缴纳年费,为了在补偿期限内维持专利有效,还需要支付额外的维持费。例如,有一件专利申请于2024年4月27日提交,且未授予补偿期限,则最后一次年费应于2043年4月27日(申请日的19 周年)到期。但如果给予比如370天的额外期限补偿,年费或许将在2044年4月27日(20周年)和2045年4月27日(21周年)到期。不过,缴纳年费的日期和应该支付的费用仍有待法规的进一步确定。

  重新考虑联邦法院的附加期限和权力

  拟议的立法包括一个条款,允许专利局重新考虑专利审查员依职权或根据任何人的申请授予的附加补偿期限。经复议,附加期限可以保持不变或者可以缩短,但不能延长。

  还有一项规定允许向联邦法院提起诉讼,要求下令缩短授予专利的附加期限。值得注意的是,拟议的条款中,没有提到延长补偿期限的可能性。

  PTA和补充保护证书同时有效

  加拿大专利可能会被授予补充保护证书 (CSP),以解决药品监管审批过程中的延误问题。 CSP的期限确定为[药品上市许可日期]减去[专利申请提交日期]减去[五年],CSP期限最长为两年。因此,如果加拿大卫生部在专利申请提交日期后至少七年颁发该药品的上市许可,则可以获得最长的CSP期限。

  CSP期限从20年专利期限届满时开始。 例如,如果一项专利的申请日为2024年4月27日,到期日为2044年4月27日,并且颁发的CSP有效期为两年,则CSP的有效期从2044年4月28日开始并在2046年4月27日到期。

  根据拟议的立法,CSP和PTA条款同时适用。具体而言,CSP的期限从20年基本专利期限届满时开始,而不是从PTA获得的附加期限届满时开始。 因此,在上述示例中,如果授予800 天的附加期限,则两年的CSP期限仍将在2046年4月27日到期,即使专利期限是在2046年7月6日到期。

 

  专利法修正案的展望

  如上所述,根据 CUSMA,加拿大新的PTA制度最迟要在2025年1月1日之前生效。专利法拟议修正案将接受公众意见并由下议院和参议院委员会审查,并可能在成为法律之前进行修订。此外,非常重要的是,例如PCT国家阶段申请和分案申请提交日期的起算时间,以及属于申请人延误的具体情况说明,仍有待在拟议法规中规定。

  

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