文/北京集佳知识产权代理有限公司 金世煜

　　笔者主要从事化学领域的专利代理工作，处理了大量审查意见的答复工作。在答复审查意见时，通常要仔细阅读申请文件的相关部分，从中找到解决问题的线索和办法。但有时，由于文件撰写时存在的一些问题或瑕疵，使审查意见的答复变得困难，从而让人深感遗憾，不禁产生“事后诸葛亮”的想法：如果当初这样撰写就好了。但“前事不忘后事之师”，某些经验或许能为撰写申请文件时提供一些参考。

　　一、关于修改的余地

　　在审查实践中，修改是一个很重要的问题，审查指南中用了相当的篇幅来对此进行规范：包括修改的内容，修改的时机和方式，是否允许的各种例示等等。需要特别注意的是，在无效审查阶段对权利要求的修改有特别的要求：不能将仅在说明书部分记载的技术特征加入权利要求中，因而要特别注意

　　a：尽可能将说明书中有价值的技术特征，以各种方式全面记载入权利要求中。例如，以并列的技术方案或以从属权利要求的方式来记载。

　　另外，在化学领域的申请文件通常要记载实施例，在克服新创性等问题的时候，有时需要将实施例中具体限定的某个技术特征追加入权利要求中。此时，审查员通常以实施例中记载的其他相关技术特征未同时追加入权利要求中为理由，指出修改超范围的缺陷。即，由实施例中具体记载的多个相关联的技术特征，不能毫无意义地得出仅限定了某一个技术特征的技术方案。尤其是当多个相关联的技术特征以一个整句的形式记载于实施内容、实施例中时，审查员会要求将整个句子中所包含的全部技术特征都追加入权利要求中。此时，单凭技术角度的说明等很难说服审查员，因此建议

　　b：在实施方式的撰写中尽量多用短句，用句号来分隔各个技术特征。这样，当根据实施例追加限定某个技术特征时被审查员认可的可能性会有所增加。

　　另外，众所周知，在修改时是严禁再次概括的，这一点比较容易理解也容易受到重视。但另一方面，对一些概念的具体限定（不是根据说明书记载的限定，而是根据本领域的公知常识进行的限定），也同样往往是不被允许的，关于这一点容易被忽视。因为有些概念通常被认为是本领域技术人员能够唯一确定的，因而认为基于此的具体限定也应该是可以的，例如，提到卤素，本领域公知它包括氟、氯、溴、碘、铯这几种元素，因而认为将卤素具体限定为其中某种元素也应是可以的，殊不知审查指南中关于“直接的毫无疑义的确定”的要求，是不能单凭公知常识的引入（隐含公开）来加以阐释，并以为凭据进行修改的。因此可以考虑

　　c：对于一些公知技术常识类的特征，也最好详细地以列举的方式加以补充描述。例如，对于“C1~C4烷基”这样的表述，最好能进一步以列举“即，甲基、乙基、丙基、丁基”的方式进行记载。

　　二、关于新创性的审查意见

　　审查员在评论创造性的问题时，通常会按照如下3步法的方式去评论。

　　1.确定最接近的对比文件

　　在这一步中，审查员通常会以公开了最多的技术特征为依据确定最接近的对比文件【1】（以下也称为主对比文件、D1），因而有时会检索到与本发明的技术课题不相关的对比文献作为主对比文件，甚至是与本发明技术领域不太相关的文献。如此，导致后续的区别技术特征的认定、技术课题的认定乃至关于启示的认定，都将偏离发明人最初设想、探索的思维轨迹，使说明书公开的内容（撰写内容）与审查意见的逻辑南辕北辙，很难提供充分争辩的空间和依据，导致难以授权。

　　当然，可以根据2023年审查指南修改中关于主对比文件认定时“应优先考虑与发明要解决的课题相关联的现有技术”【2】，来争辩D1的适格性。然而也应反思在撰写阶段，如何能尽量防止不相关课题、领域的技术文献被检出作为D1，以避免后续不适当的审查逻辑的展开，为此，笔者建议注意

　　d:无论是对于权利要求的发明主题的设定，还是在背景技术部分、发明内容部分的技术描述中，都应尽量避免过于上位的技术描述，尽量精准锚定所属的特定（下位具体）领域以及具体的特定课题。这样审查员在检索时会减少过于宽泛领域的相关检索，从而避免仅以更多相同特征的公开而检索到的实质上与本发明相关性较低的主对比文件。

　　同时，在说明书的撰写中也应尽量使用该较窄（下位、具体）领域中的特定用语（专业用语）、概念等进行描述，避免一些上位功能性的描述语言，使得审查员的检索范围不合理的扩大了。

　　当然，泛化领域以及进行功能性的描述、限定，的确有时可以使权利要求的主张范围扩大，对于行使权利更有利。但现实中，首要矛盾通常是如何首先获得授权。尤其是在改进型发明中，其创造性的高度往往不足够，此时权衡利弊，还是应以能够适当缩限审查员的检索范围为优先出发点，对技术领域、课题做精准描述，引导审查员在较窄（适当）的技术领域中进行检索。最终使检出的D1，与发明人实际工作中所接触到的、可预期的D1相接近/重合，从而使后续的实施例的设定、争辩逻辑等能在预想的轨道中进行，而不至于脱离本发明最初的构思逻辑，检索到领域不太相关的文献作为D1，将发明点（区别技术特征）重置为公知常识相关的特征、或容易得到启示的特征之上，使后续的争辩变得异常艰难，导致难以授权。

　　2.确定区别技术特征及发明实际解决的课题

　　在第二步中，当区别技术特征多于一个时，审查员有时会根据说明书中针对各特征的优选理由的描述，来分别确定各个特征各自解决的技术课题，然后再论述相关启示，得出容易想到的结论。

　　尽管2019年的审查指南修改中，提出了“对于功能上相互支持、相互作用关系的构成要件，应整体考虑构成要件及它们之间的关系在寻求保护的发明中实现的技术效果”【3】来确定技术课题的审查原则，但在前期撰写中，如果不注意将各特征的有机关系、相互作用在说明书中做合理记载，审查员也往往难以采用该原则，使得后续争辩处于被动局面。因此，建议

　　e：将可能成为区别点的多个技术特征，以相关联的方式进行撰写描述，避免各自以某种优选的效果（偏离本发明的最终效果）方式，分别简单记载。

　　f：使多个特征能看出产生协同作用的方式，来设计、记载实施例、比较例，避免得出各个特征只是简单加成的实验结论（结果）。

　　g：另外也可考虑以特定前提条件下的特定效果来设定课题，将多个区别技术特征联系起来。

　　3.是否容易得到启示

　　审查员通常在确定区别技术特征及课题（作用效果）之后，进行D2（副对比文件）的检索。显然，如果课题（作用效果）过于上位，必然导致D2检索范围的扩大，容易检出D2，进而得出容易想到与D1相结合（显而易见）的结论。

　　根据上述的工作方式，审查员并不会深入探究D2中是否存在与D1相结合的阻碍因素等使得D2难以应用到D1的原因/理由，这往往需要申请人在答辩过程中积极举证进行难以结合的论证。为此，在撰写阶段注意以下事项可以对后续争辩预留修改、争论的空间。

　　h：将相关特征预设多个范围区间，当区别特征被D2公开且作用效果相同的情况下，便于寻找其他相关特征中与D2的范围相冲突（不重叠）的特征，进行限定修改，进而主张D1与D2的结合存在阻碍因素。

　　i：避免分别单纯说明本发明各构成特征的作用效果，特别是避免一般性说明通用的作用效果，应着重说明对最终效果（本发明的课题解决）的综合性贡献、特定意义。

　　j：可以多记载课题解决的技术困难性、至今为止失败的探索、以及各要素之间的矛盾冲突等难以平衡的理由。为后续主张阻碍因素时，提供可利用的依据。即，这些内容如果事先就记载于说明书中，通常比后续在意见陈述阶段的技术说明，更有说服力，更容易被审查员接受。

　　k：不必过度记载本申请的作用机制、原理等，因为审查员会按图索骥，找到符合类似原理的公知文献证据，进而指出显而易见性（即所谓的“事后诸葛亮”）。撰写时可以简单记载：通过大量实验，意外地发现了……效果。

　　以上，是笔者在工作中的一些经验之谈，不妥之处还望批评、指正。

　　注释：

　　【1】审查指南第二部分第四章，3.2.1.1判断方法

　　【2】同上

　　【3】同上