文/北京集佳知识产权代理有限公司 赵青

　　摘要：文章结合专利申请实务中的典型案例, 参考审查指南相关内容以及目前的专利审查实践，分析讨论了药物用途发明中涉及作用机理的用途的可专利性。通过详细分析讨论，总结出当前情况下会出现的审查情形和可供参考的应对方式，并提出今后的审查改进方向。目前阶段将作用机理结合具体用途比较容易获得授权保护，但从长远来看，为了保护申请人的权利和促进生物医药领域的创新，可适当放宽标准从而对一部分特定的“作用机理”本身进行保护。

　　关键词：用途发明；作用机理；专利性

　　一、问题的提出

　　随着科学研究理论的不断进步和研究手段的持续创新，以往作用机理不明或者记载笼统的药物正不断被研究人员重新审视并阐明了其产生活性的作用机理，尤其近些年，随着生物技术的进步，药物在分子水平上的作用机理的谜团正不断被解开。另外，作用机理的阐明不仅丰富了人们的知识库，而且还提示了药物的研究方向。然而，在现有的发明专利中，用途发明往往要求记载到具体的医药用途，有关分子水平作用机理的用途往往被排除在外，例如，“沙丁胺醇在制造β2 受体激动剂中的应用”这类用途发明往往不被认可。目前这样的处理方式打击了研究者的研究积极性，限制了药物用途范围的拓展。因此，笔者认为，随着技术进步，应当适当放宽对用途发明的限制，使得这类涉及作用机理的用途能够以专利权的特定客体的形式获得专利保护。

　　二、《专利审查指南（2023）》的有关要求

　　（一）是否构成授予专利权的客体

　　首先，《专利审查指南（2023）》（以下简称《指南》）的第二部分第一章的第4.1 节记载了“科学发现，是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学理论是对自然界认识的总结，是更为广义的发现。它们都属于人们认识的延伸。这些被认识的物质、现象、过程、特性和规律不同于改造客观世界的技术方案，不是专利法意义上的发明创造，因此不能被授予专利权。……应当注意，发明和发现虽有本质不同，但两者关系密切。通常，很多发明是建立在发现的基础之上的，进而发明又促进了发现。发明与发现的这种密切关系在化学物质的‘用途发明’上表现最为突出，当发现某种化学物质的特殊性质之后，利用这种性质的‘用途发明’则应运而生”。

　　从上述表述来看，目前审查员更多将药物作用机理作为科学发现来看待，而不是作为基于作用机理的直接应用来看待。例如，“β2 受体激动效果”毫无疑问是属于科学发现，但是“β2 受体激动剂”能否作为用途发明中的“用途”呢？目前来看，答案是否定的，即便做了充分的效果实验，在审查中也基本会要求限定具体的医药用途，比如支气管哮喘等。

　　（二）说明书中能够实现的要求

　　《指南》的第二部分第二章的第2.1.3 节记载了“对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求”。 通常，在涉及药物作用机理的实施例部分，申请人会在实施例部分详细记载证明目标、实验方法，在由实验数据能够充分证明有关作用机理的情况下，认为符合了上述要求。

　　（三）化学发明的特殊要求

　　《指南》的第二部分第十章的第3.3节记载了“对于化学产品用途发明，在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果，使得本领域技术人员能够实施该用途发明。如果所使用的产品是新的化学产品，则说明书对于该产品的记载应当满足本章第3.1 节的相关要求。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途，则应当记载对于本领域的技术人员来说，足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据”。

　　笔者认为这里的“用途”应作广义解释，即以实验证明了效果的作用机理应当也被认为属于某种“用途”，与上述第（二）部分类似，申请人在说明书中充分证明并提供了数据的情况下，认为应该满足该要求。

　　三、与功能性限定的区别

　　如果将上述例子修改为“β2 受体激动剂在制造支气管哮喘治疗用组合物中的应用”，显然“β2受体激动剂”相当于功能性限定，通常这类特征在支持方面存在问题。但本文的例子是“沙丁胺醇在制造β2 受体激动剂中的应用”，化合物明确唯一，用途确定，所以保护范围是可以确定的。因此，本文的例子与功能性限定是有本质区别的。

　　四、专利保护与侵权方面的考虑

　　有一种担忧是，如果本文这样的用途发明得到了保护，会不会授权的范围过宽，将所有与该作用机制的具体医药用途都纳入进来，从而阻碍了研究。笔者认为这样的担忧虽然有一定道理，但可以通过其他手段予以限制，比如在侵权判定中可以从判断特征的一致性和相当性的方面来规制发明的实际范围。

　　以上述案例为例，倘若有生产者将沙丁胺醇用来制造抗心衰药，也记载了其可能的作用机理是β2受体激动剂，但是并不能因此就将抗心衰用途与β2受体激动剂用途等同。权利人主张侵权，需要举证抗心衰药的作用机制就是β2受体激动直接带来的，否则无法认定用途特征相同或等同，反之，如果生产者能够举证除了β2受体激动效果可能有影响外，还存在其他作用机制的可能性，则足以推翻权利人的侵权主张。由此来看，即使在申请阶段授予上述用途发明以专利权，也不必过度担心其保护范围过大而影响了公众利益，相反，在申请阶段对该用途发明尽快给予保护，一方面保护了申请人的阶段性研究成果，一方面也督促了申请人的进一步研究以使得上述作用机理的用途更加具体化。

　　另外，退一步讲，即便有“阻碍”，也可以通过交叉许可的手段来解除对后续发明的可能的“阻碍”。比如，目前的“老药新用”这类案件中，后续专利若要实施，需要先前专利权人的许可，反之若基础专利权人想要实施后续专利，同样需要取得许可。在药品新用途市场潜力较大的情况下，进行交叉许可是达到互利共赢的双赢选择。

　　五、案例展示

　　（一）案例1

　　权利要求：一种肝脏水解物的用途，其用于制造脑内酪氨酸羟化酶活化剂。

　　申请人在复审中主张：对比文件1中没有记载“AMPK（AMP 活化蛋白激酶）与TH（酪氨酸羟化酶）相互作用的关系”。另外，现有技术中即使有涉及“AMPK 与TH 相互作用的关系”的记载，本领域技术人员在本发明之前也难以预见肝脏水解物必定是沿着LH-AMPK的活化—脑内TH的活化这样的一系列路径而实际发挥脑内TH活化的作用。因此，权利要求相对于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。

　　审查员并未认可，指出：“脑内酪氨酸羟化酶活化”属于机理限定，其仅是肝脏水解物用于抗疲劳的一个机理，对于制药用途权利要求来说，其保护范围仍然是针对本申请中所予以验证的病症，即权利要求的用途实际涉及的病症仍然是“抑郁、情绪低落、精神疲劳、抑郁样行动力降低等症状”。本领域技术人员在对比文件1的基础上，有动机对采用肝脏水解物治疗相关抗继发性疲劳效果进行合理预期，并通过常规实验予以验证。

　　可见，目前审查员并不会将机理用途看成是用途，而是会推定现有记载的最终用途为用途。在这样不考虑作用机理的情况下，现有文献的猜测、理论分析都有可能影响本案的专利性，这对申请人极为不利。

　　（二）案例2

　　权利要求：一种肝脏水解物的用途，用于制造AMP 活化蛋白激酶活化剂。

　　审查员在一审中指出AMP 活化蛋白激酶活化剂的清楚问题（亦可以指出支持问题），即，该权利要求是以机理表征的用途权利要求，这种表述概括了一个宽范围，涵盖了与该机理有关的所有适应证，而本申请实施例仅记载了具有AMPK活化作用的肝脏水解物对抗疲劳这一适应证的药理实验进行了验证。本领域知晓，由于医药领域的特殊性，机理和疾病之间往往存在错综复杂的关系，并非一一对应的关系，一种机理可能与多种疾病相关联，由此可见，该权利要求限定的AMP活化蛋白激酶活化剂没有公知的对应的疾病范围。因此，权利要求1 保护范围的界限不清楚。

　　申请人在一审答复中未作修改并进行了陈述，但审查员坚持原审查意见。随后，申请人在二审答复中修改为“一种肝脏水解物的用途，用于制造使AMP活化蛋白激酶活化的血中乳酸降低剂”。但是，审查员在三审中指出作用机理不具有限定作用，不认可权利要求的创造性。申请人在答复中主张“机理虽然不影响用途类权利要求的保护范围，但由于对比文件1 没有记载也没有启示这种机理，所以由对比文件1 借由该机理而想到血中乳酸降低效果或乳酸中毒预防效果并不容易”，但是审查员在驳回决定中依然坚持前次意见。

　　在复审中，申请人未作修改，再次主张了对比文件中并未记载本发明这样的血中乳酸降低效果，得到了复审委的认可，获得了授权。

　　由此例也可以印证上述结论，即目前机理用途很难得到认可，需要进一步的用途明确化。只是笔者认为“血中乳酸降低剂”也并不能绝对说是具体的医药用途，只能说相比于分子水平的机理而言更加靠近实际用途一点罢了。因此，这也给了我们一些启示，即，在目前情况下，纯分子作用机理很难被认可，适当将作用机理具体化（但不是具体疾病用途）或许能以最小的修改获得授权保护。

　　（三）案例3

　　权利要求1：葛根素在制备治疗P2X3受体介导的烧伤操作痛的药物中的应用。

　　审查意见中指出：现有技术对比文件1公开了葛根素可用于治疗创伤所致的疼痛，主要通过抑制COX-2 起作用。烧伤疼痛属于创伤疼痛中的一种，与创伤疼痛机理相同，用药也基本相同。因此，在对比文件1公开了葛根素能够治疗创伤所致的疼痛的基础上，本领域技术人员容易想到其可以用于治疗创伤疼痛中的烧伤疼痛。该发明不具备创造性。

　　申请人进一步请求复审。合议组认为：对比文件1没有公开葛根素可用于治疗烧伤痛或烧伤操作痛。现有证据不足以证明烧伤操作痛与创伤痛均存在P2X3受体的介导作用相关的相同作用机制，而不同机制的疼痛通常治疗方法也不同，在此情况下，根据对比文件1公开的葛根素通过抗炎而止痛（指创伤痛）的作用机制，本领域技术人员不能预见葛根素同样可以用于治疗P2X3 受体介导的烧伤痛或烧伤操作痛。因此撤销驳回决定。

　　对上述案例进行分析可知，该案中药物的作用机理为A，治疗的疾病为b；对比文件1 药物的作用机理为C，治疗的疾病为B。二者的药物相同，作用机理不同，治疗的疾病是上下位概念。在此情况下，本发明所解决的技术问题实际上是，提供药物在由A介导的疾病b 中的应用。而通过现有技术公开的药物治疗由C机理介导的疾病B中的应用，本领域技术人员并不能知晓其对由A引起的疾病的作用如何，发明具有创造性【1】。另外，从该案例反映出，在目前的审查实务中，更多的是将作用机理作为一种论述创造性的工具，其价值体现在判断相关具体用途（疾病）能否被容易地想到，或者说从某种意义上认为其本身不具有技术特征的独立性，这无疑边缘化了作用机理的贡献。不过，这也是目前审查实务下最好的结局了，往往多数情况下，即便进行这样的作用机理的限定，也很难得到审查员的认可，理由往往是作用机理并不影响本领域技术人员基于现有技术的推测。

　　（四）小结

　　目前来看，案例1和案例2这种作用机理特征比较明显的案件基本上不被认可，案例3 这样的作用机理+下位化具体用途的组合方式被认可的可能性较大。所以，在医药领域中，作用机理往往涉及基础研究，投入大、周期长、不确定性高，反而在专利审查中被边缘化，无法体现其真正的价值，笔者认为在今后的专利审查实践中可以在要求充分验证的基础上尝试案例1和案例2这样的案件上的突破。

　　其次，从上述案例可以看出，对于涉及作用机理的用途专利的撰写也提出了要求。在说明书的效果验证部分，仅采用药物对某种机理进行探索的实验数据是无法确认其能治疗何种疾病的，最好进一步提供体现该作用机理的治疗某种疾病的实验效果的数据。而且，为了提高发明的创造性，说明书中最好分别记载疾病的上下位概念，包括未被公开的某种适应证。

　　六、总结

　　目前来看，纯作用机理用途很难得到认可，笔者认为应当适当放宽对用途发明的限制以加强对申请人的保护，因为对作用机理的研究往往需要更多的时间和物质的投入。另一方面，在审查标准并未改变的情况下，目前最优的处理方法是作用机理+下位化具体用途的组合方式。但今后随着客观环境的变化，是不是可以尝试将作用机理适当具体化、下位化（但又不至于限定到具体疾病用途），从而在保护申请人利益与公众利益之间取得较好的平衡以期取得授权，让我们拭目以待。

　　参考文献：

　　【1】王卓. 结合案例说说, 药物机理限定的用途专利新创性如何判定［EB/OL］.(2022-12-01) [2023-10-31].http://www.jjsip.com/index.php/news/details/id/989.html.