文/北京集佳知识产权代理有限公司 马伟风
摩洛哥已于1971年加入《马德里协定》,同为《马德里协定相关的议定书》成员国,除单一申请方式外,亦可通过马德里国际注册指定摩洛哥。摩洛哥现行商标法为《第17-97号工业产权保护法》,商标保护采用「在先申请」原则,但摩洛哥工业产权局仅就绝对理由进行实质审查,并不对在先权利进行相对理由审查,由此导致商标抢注在摩洛哥频发。
面临抢注商标,通常商标权人可通过商标异议、无效宣告两种途径进行救济。具体救济措施视商标状态而定。除前述公立救济措施外,亦可考虑通过发送警告函、谈判等方式进行私力救济。在此,笔者将结合摩洛哥商标制度的特殊性简要针对商标抢注相关救济措施介绍如下:
一、针对未注册抢注商标,在异议公告期内提起异议申请
摩洛哥的商标异议公告期为2个月,如抢注商标尚未注册,但已进入异议公告,根据《第 17-97号工业产权保护法》第148条(2)款规定,在先商标权人或受《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第6条第2款规定的在先驰名商标所有人可自商标公告之日起2个月内向工业产权局提起异议。
摩洛哥异议程序为:异议-答辩-质证(非强制程序)-裁定。如申请人在答辩期内未按时进行答辩,官方依然会进行依职权审查。如异议失败,失败方可自收到异议决定通知 15 天内向商标局提出异议复审,后续仍被驳回,可向法院提起诉讼。
根据《第17-97号工业产权保护法》,异议理由通常可包含:1、第133-136“绝对理由条款”:如,商标不具有显著性、违反公序良俗、违反经济法规或海关规定等;2、第137条“侵犯在先商标权利”:如,与在先商标或《巴黎公约》在先驰名商标构成混淆性近似、为公众知晓的他人名称、商号、地理标志、受律保护的权利保护文学艺术作品等构成混淆性近似;3、第153条“商标注册人享有的权利”;4、第155条“未经商标权人授权,为假冒商标”;5、第184条“不正当竞争”等。
但根据一般实践,摩洛哥一般不能基于绝对理由提起异议,且工业产权局一般不考虑版权。据此,如商标权人(异议人)在摩洛哥不享有在先商标权利或商标未经长期大量使用在摩洛哥取得较高知名度,异议往往难以取得成功。此外,摩洛哥一件异议申请仅可以基于一件在先权利,如需基于多件在先商标,需提起多件异议,该点较为特殊,系曾为法国殖民地相关。
一言蔽之,摩洛哥异议方案应作为商标维权首要之选,但需商标权人在摩洛哥享有在先商标权利或商标经过长期使用较高知名度,同时需商标权人定期对自身商标进行监测,避免错过异议期限,导致后续通过无效诉讼维权成本增加。
二、针对已注册抢注商标,积极提起无效/撤销诉讼
如抢注商标已注册成功,商标权人将无法提起异议,只能对抢注商标无效宣告申请。对于无效宣告提起时间,如果商标申请并非恶意抢注,且已被容忍使用满五年,则无法对该商标提起无效宣告,但如为恶意注册,则不受五年限制。
此外,除上述无效宣告措施外,如抢注商标已注册满五年,亦可考虑结合市场调查结果,对抢注商标基于连续五年不使用提起撤销申请。摩洛哥市场调查并非必经程序,但摩洛哥撤销和无效宣告均为法院诉讼程序,费用通常较高。为提高撤销把握,同时避免因此浪费大量时间和金钱,建议商标权人在启动撤销申请前进行市场调查。
无效诉讼理由同上述异议理由。但同样,如商标权人在摩洛哥不享有在先商标权利或商标未经长期大量使用在摩洛哥取得较高知名度,无效宣告亦难以取得成功,且摩洛哥对恶意认定较为严格,如无直接恶意证据,仅依据其他国家在先商标权利,恐难以被法院支持。
三、向抢注人发送警告函要求对方撤回/转让抢注商标
如上所述,由于摩洛哥异议和无效对在先商标权利和知名度要求较为严格,且通过无效/撤销诉讼取回抢注商标的费用较高,在提起反对措施前,如抢注人为商标权人经销商或与对方存在商业往来,商标权人亦可考虑先行向对方发送警告函或通过和解谈判的方式,要求对方主动撤回商标或将商标转让给自己。
但,该方案往往具有较大被动和不确定性,如抢注方为抢注惯犯往往会索要高价,如为经销商抢注,则对方基于自身商业考虑,通常不会轻易撤回或转让给真正商标权人,因此,建议采取该方案同时配合无效或撤销等措施一并向对方施压,迫使双方进行谈判,通过非诉程序解决争议。
四、结语
基于摩洛哥商标审查程序不就在先权利进行审查这一特殊性,加强海外商标布局及建立商标监测体系是企业“出海”的重要环节,即使商标已在摩洛哥取得注册,商标权人仍不能掉以轻心,仍需建立商标监测,以便在异议阶段发现商标抢注行为时,可以立即启动商标异议程序,以较小的成本维护商标权利,避免后续一旦抢注商标成功注册,需花费较高成本通过诉讼程序进行解决。
此外,根据海外商标监测以及海外纠纷实践,经销商/代理商抢注在商标抢注案中的占比较大。为防范经销商/代理商的商标抢注行为,建议商标权人在合同明确约定知识产权的保护条款,并留存好双方商业往来的证据,包括双方之间的销售合同、代理协议或者其他单据等,以便后续在维权措施中占据主动地位。