根据2024年5月10日的美国联邦公报,美国专利商标局(USPTO)拟针对期末放弃(terminal disclaimer,英文简称TD)的规则进行修改,以推动美国的技术创新和提高全球竞争力。本次拟议修改的规则自公布之日起向公众征询意见,意见征询期为60天,即将在2024年7月9日结束征询,暂未公布新规则的预计实施日期。
根据美国专利法的相关规则,允许发明人、专利申请人或受让人针对一项发明创造获得一件以上的专利权,只需要多件专利权的保护范围有细微差别即可。根据目前实践来看,若美国审查员下发临时性非法定的重复授权驳回意见(又称显而易见性的重复授权驳回)时,申请人可以考虑提交TD的方式来解决此类驳回意见。但是,美国专利商标局发现,若一项发明创造存在多件专利权的话,即使在审查过程中提交过TD,在授权后程序中也需要单独启动质疑专利权的程序,这将导致授权后程序的成本过高,如在美国专利审判和上诉委员会(PTAB)的单方或双方复审程序中,在法院的侵权诉讼案件中,从而可能阻碍公平竞争。
由于提交TD的先决条件是承认本申请的权利要求与在先申请的权利要求在可专利性上没有明细区别,即承认显而易见性,以便与在先申请捆绑在一起存在。所以专利质疑程序也应一起进行。以此促进申请人提交TD时更谨慎,也有助于促进更多发明创造的产生。
为了解决这些问题,美国专利商标局计划对专利法实施细则37CFR第1.321款进行修订,以便在下述条件下,受TD约束的专利将不可实施:
法院或美国专利商标局已作出最终且不可上诉的决定,确认在先申请的权利要求中的任一项根据专利法第102或103款的规定不具有可专利性或被认定为无效;或者
对在先申请的某项权利要求根据专利法第102或103款提出质疑以后,专利申请人提交了法定的免责声明。
根据拟议修订的规则,TD将包括一项协议,该协议的主要内容是如果在后的专利(即,已提交TD以避免非法定的重复授权)中的任何权利要求因现有技术而被无效的话,则带有TD的专利将不可实施。
本次规则的修订旨在使得法院诉讼中和PTAB复审程序中的相对方更易同时对多件涉及同一发明创造的专利权提起无效。