文/北京市集佳律师事务所 黄莺
摘要:注册人将商标使用在出口商品时应全方位保留商标授权证明、生产加工和出口的证明,充分举证以维持商标注册。
关键词:出口行为;商标使用;使用证据
司法观点:使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,诉争商标注册人主张维持注册的,可以予以支持。
一、基本案情
甲公司是第14类商标(下称“诉争商标”)的所有人,注册商品为“钟表和计时仪器”。Y公司对诉争商标提出注册商标连续三年不使用撤销申请。甲公司向商标局提交了相关证据材料。商标局经审查认为,甲公司提供的商标使用证据有效,Y公司申请撤销理由不能成立,决定驳回Y公司的撤销申请,诉争商标不予撤销。
Y公司不服,向国知局申请复审。甲公司(被申请人)在撤销复审阶段进一步提交了诉争商标的使用证据。经评审,国知局认为,鉴于甲公司(被申请人)未提交商标许可使用协议、生产合同等相关材料,甲公司(被申请人)提交的证据1(诉争商标被许可人乙公司的董事会决议证明文件)、证据2(国内加工企业的营业执照、设计图、生产清单)、证据3(海关出境货物备案清单)、证据4(海关进口货物报关单)、证据6(诉争商标被许可人乙公司给甲公司开出的带有诉争商标的手表账单)均未显示甲公司(被申请人),不足以证明甲公司(被申请人)对诉争商标进行了使用,故,国知局对上述证据材料不予采信。其他证据无法确定证据形成时间,或为自制证据,证明力较弱。仅依据证据7(甲公司开出的带有诉争商标的手表账单)不足以形成完整的证据链以证明诉争商标在指定期间内在其核定使用商品上使用的事实。国知局决定,诉争商标予以撤销。
甲公司不服,向北京知识产权法院起诉。代理人与甲公司及其国内商标使用人反复沟通,进一步收集证据,在诉讼阶段向法院提交以下证据:
1.甲公司授权地处香港的乙公司经销包括诉争商标在内的手表等产品的授权文件,以及乙公司进一步授权国内丙公司生产、销售带有诉争商标的手表和零配件的授权文件;
2.乙公司的董事会决议证明;
3.甲公司的多家国内加工企业的营业执照、手工加工设计图和生产的带有诉争商标的手表零配件清单;
4.乙公司与丙公司之间、丙公司与多家国内加工企业之间有关诉争商标手表的贸易往来增值税发票及商业发票;
5.诉争商标手表零配件中华人民共和国海关出境货物备案清单;
6.诉争商标手表的中华人民共和国海关进口货物报关单;
7.2018至2019年带有诉争商标的手表在中国的销售和营销情况介绍;
8.乙公司给甲公司在香港的另一经销商丁公司开出的带有诉争商标的手表账单;
9.甲公司给香港经销商丁公司开出的带有诉争商标的手表账单;
10.2018年度香港经销商丁公司的中国大陆的销售统计数据;
11.2016年到2019年带有诉争商标的手表销售汇总表;
12.深圳皇岗海关发来的《中华人民共和国深圳皇岗海关确认知识产权状况通知书》、货物照片和甲公司提交至海关的通关申请;
13.百度搜索“诉争商标手表”的部分搜索结果;
14.新浪微博、百度知道、什么值得买、小红书等平台关于诉争商标手表的推广宣传打印件。
案件审理过程中,甲公司代理人详细向法官介绍各组证据及证据之间关联性、真实性,例如,在诉讼阶段提交的证据1,甲公司给香港的乙公司的品牌授权证明,以及乙公司给国内丙公司的生产授权委托书,均显示诉争商标、商品(手表及配件);证据2包含乙公司开给甲公司的销售发票,以及配套的丙公司开给乙公司的发票和对应航空运单;证据3表明,丙公司经授权生产诉争商标手表过程中,进一步委托十九家国内企业生产,包括这十九家企业的营业执照、每家企业相应的生产清单(加盖公章)、手表及附件的加工设计图,显示诉争商标、商品(手表及配件)、生产时间、产品编号、数量等;证据4附有国家税务总局全国增值税发票查验平台查验的发票查询记录,增值税发票和账单INVOICE均显示了诉争商标、商品(手表)、时间等信息;证据5证明丙公司作为境内出货人、生产商出口手表的海关证明文件,体现了诉争商标、商品(手表)、具体出境口岸、申报地海关、申报日期、发货人、商品价格、数量、原产地等信息;证据6为带有诉争商标的手表进口到国内的报关凭证,体现了诉争商标、商品(手表)、进口日期、申报日期、原产国等信息;证据7是诉争商标手表参加2018年和2019年中国(深圳)国际钟表展览会的照片、目录,以及诉争商标在淘宝TMALL、小红书上的宣传,体现了诉争商标、商品(手表)、使用时间等;证据12表明诉争商标已由甲公司在海关备案,深圳皇岗海关在例行检查中查到带有诉争商标的出口手表,发函请求甲公司确认是否为正品,甲公司指示代理人答复海关,确认是正品,请求放货。该证据虽然生产于指定的三年期间之后,但能证明带有诉争商标的手表持续在国内生产并出口。
甲公司部分证据原件已在撤三、撤销复审及行政诉讼阶段向商标局、国知局及法院提交。
最终,经审理,北京知识产权法院认为:本案中,甲公司在诉讼阶段提交的证据1可证明甲公司授权乙公司经销诉争商标手表,以及乙公司委托了丙公司生产诉争商标手表;证据4中9份增值税发票均显示销售方为国内的丙公司,货物名称一栏标明诉争商标手表,且开具发票的时间均在指定期间内。结合甲公司提交的大量海关出境货物备案清单、多家国内加工企业生产诉争商标手表零配件清单、形式发票等证据,足以证明甲公司在“钟表和计时仪器”商品上对诉争商标进行了真实、合法、有效的商业使用。因此,甲公司的诉讼请求成立,法院予以支持,判决撤销被诉决定,被告(国知局)重新作出决定。【1】
目前,国知局已根据该生效判决重新作出撤销复审决定,维持诉争商标的注册。
二、实务指引
1.本案商标注册人甲公司为外国企业,授权地处香港的乙公司经销带有诉争商标的手表。乙公司又授权国内的丙公司生产、出口带有诉争商标的手表。而丙公司又委托国内多家企业生产加工带有诉争商标的手表及配件,再将其出口。诉争商标的使用涉及多个主体,因此,需要用完整的授权链条,证明诉争商标是由商标注册人合法授权的被许可使用人、再许可使用人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人实际使用。
2.除授权证明外,本案还提供了被许可使用人(乙公司)开给商标注册人(甲公司)的销售发票;配套的再许可使用人(丙公司)开给被许可使用人(乙公司)的发票和对应航空运单,增值税发票及发票查验平台查询记录、账单;再许可使用人与多家国内企业的生产加工证明;再许可使用人出口手表的海关证明文件等,种类和数量较多,均体现诉争商标、核定使用商品、商标使用日期和使用主体,形成扎实的证据链。
3.本案诉争商标为英文及图形的组合商标,虽然前述销售发票、增值税发票、海关出境货物备案清单仅体现了商标的英文部分,但符合商业惯例,并且再许可使用人(丙公司)委托多家国内企业加工生产的手表及附件的加工设计图,证明了诉争商标完整出现在注册商品的表盘、表带等部位。
4.海关通知商标注册人(甲公司)确认放行的证据,进一步说明在指定期间外,带有诉争商标的手表持续出口的事实。此外,商标注册人还提交了带有诉争商标的手表进口到国内的报关凭证,参加国内钟表展的照片、目录,在电商平台、社交网络平台的宣传资料。
以上证据足以证明诉争商标在指定期间使用在注册商品上,因此,法院基于上述事实,做出不同的裁判结果。此案提示商标注册人经营出口商品时要注意收集保留各流程各节点的商标使用证据,建议商标注册人向专业机构和律师寻求帮助。
参考资料
【1】北京知识产权法院(2021)京73行初9185号