文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 樊菁

　　2019年4月23日，在《商标法》第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。该条款的增加在于从源头上制止不以使用为目的的恶意商标注册申请行为，使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。而这一条款的增加也使商标的注册申请审查过程较以前更加严格、全面、细致，使部分出于合法合理使用之需的善意商标申请人，尤其是处于业务扩展、上升期，紧锣密鼓的商标布局正待或正在实施过程中的申请人被下发《商标注册申请审查意见通知书》。例如其中不乏出现：“……你的申请行为涉嫌构成不以使用为目的的恶意商标注册申请，为综合考虑《规范商标申请注册行为若干规定》第八条以及《商标审查审理指南》规定的各项因素，请就相关商标实际使用情况或者申请注册意图作出说明并提供必要证据。……”“……你公司申请注册第***号等××件商标的行为涉嫌构成不以使用为目的的恶意商标注册申请。现请你方就相关商标实际使用情况或者真实使用意图作出说明并提供必要证据。……”等字样。

　　其实《商标注册申请审查意见通知书》是知识产权局认为商标注册申请违反《商标法》有关规定，但又具有符合例外规定的可能性等情形，要求申请人在法定期限内对商标注册申请做出说明或者修正，在对实质审查做出处理前，给申请人提供说明、证据或做出一些放弃的机会，避免直接审查驳回，以最大化地保护当事人的相关权益。

　　这里有必要对相关条款做一些说明。《规范商标申请注册行为若干规定》第八条：商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；（二）申请人所在行业、经营状况等；（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或近似的情况；（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况； （六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。

　　《商标审查审理编》规定：“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。《商标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的恶意囤积等恶意申请行为，其不以使用为目的的大量申请的意欲借此牟利的意图，即属于此条款予以规制的“不以使用为目的”的“恶意”。

　　以下情形不适用《商标法》第四条：

　　（1）申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标：

　　（2）申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标。

　　结合以上可得出在商标注册申请中收到类似于上述的《商标注册申请审查意见通知书》时，以证明申请人是出于合法合理的经营使用之需，从而进一步推进审查进度并顺利通过初审。主要在于以下几点：

　　1、申请人企业简介、所在行业、经营状况充分介绍，将申请人所申请商标的情况、商标布局与行业、经营范围中实际或者可能所需商品/服务类别建立起千丝万缕的联系,申请商标系出于保护自身品牌和知识产权布局策略所需，即关于申请商标在相应的类别上进行注册的必要性说明，符合商业逻辑，具有合理性。比如：某申请人旗下经营一个图书制作、出版、零售业务领域品牌，其申请注册第9类的电子出版物(可下载)等商品、第16类的书籍、期刊、印刷出版物等商品、第35类的广告服务等，因为当前线下实体店和线上推销或提供广告服务已成为普遍营销模式，线上经营业务包括设立网站、软件APP、第三方平台等。而申请商标注册的第35类别，有时甚至成为可进入线上线下领域提供服务的前置条件，尤其线上在淘宝、天猫等电商平台上注册虚拟店铺时会被要求提供第35类商标受理通知或注册证，申请人及其关联公司有在上述电商平台开设旗舰店而申请注册商标的必要性。而第41类主要为书籍出版等服务，第9类、16类、35类、41类指定商品/服务均与申请人旗下图书制作、出版等业务密切关联或为申请人主营业务之一。通过以上申请人经营背景和实际业务所涉的商品/服务类别以证明申请人主要围绕核心类别注册，随着业务需要，增加了部分与申请人主营业务密切关联的类别。申请人具备实际使用的目的、也具有准备使用商标的行为，同时依据合理推断，完全具有实际使用商标的可能性。而申请与其营业范围行业跨度较大的类别、成立短时间内大量申请注册商标或是经营状况不正常（吊销、停业等）依然大量申请注册商标一般会被认为不符合商业惯例、不具合理性。

　　2、商标的独创性介绍和尽可能充分的使用资料，申请人商标的注册申请是对在先品牌的合理延伸和补充性注册，而且申请人已经为新申请注册品牌的使用和宣传做了必要的准备工作。所申请注册标识尤其不能属于大量复制和摹仿多个主体在先具有一定知名度和显著性较强的商标；对同一主体具有一定知名度和较强显著性的特定商标反复申请注册；大量申请注册与他人企业字号、企业名称简称、知名人物姓名、知名作品或角色名称、行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的标志等情形。申请人品牌系列及在先商标注册情况，在先已经具有的合理性和合法性，申请人日常经营的使用：包括不限于门店和业务经营场所的使用、办公用品、定制宣传册、商品及包装、商品/服务的相关文书、微信公众号、官方网站、媒体的宣传报道，所申请标识已经是申请人的重点业务标识，并已经与申请人建立起一定的联系。已经投入的实际使用证据资料本身就证明申请人的强烈使用意愿、需求及申请人在相应业务上的经营实力。

　　3、申请人的行为属于基于防御目的、为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标，从防御商标角度考虑，申请人商标的注册申请具有合理性及必要性，不具有任何主观恶意情形。申请人不存在以下情形：大量申请注册并大量转让商标，受让人分散；以谋取不当利益为目的，大量售卖，向商标在先使用人或他人强迫商业合作，所要高额转让费、许可使用费；在异议、评审程序中有证据证明申请人申请注册商标缺乏真实使用意图等等。尤其是所谓“为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”，主要考虑到实际商业活动中，相关商品或者服务从商业策划到实际宣传、推广、投入市场存在一定的时间差，部分市场主体有提前布局商标注册、预防可能的商标抢注或者规避侵犯在先权益的需求，故允许申请人适量申请相关商标【1】。同时与过度防御、过度储备的大量商标申请行为有本质上的区分。基于申请人本身在行业内具有极高知名度和影响力，申请人申请的商标均基于业务拓展需要，具有真实的使用意图，申请人申请商标是出于防止他人攀附或者污损其在主营业务、核心品牌上已经形成的商誉以及提前布局商标注册、预防可能的商标抢注或者规避侵犯在先权益的需求，因此，如果不综合考虑现下市场的客观情况、企业主营业务范围和实际的经营需求，会存在阻断企业正常注册申请商标途径的可能，将违背《商标法》第四条立法原意和基本出发点。

　　故综合以上，判断是否构成“不以使用为目的的恶意”应综合考虑申请人所在的行业特点、经营范围、经营资质等客观情况；申请人提交的商标注册申请的数量、类别跨度和时间跨度等整体的商标预先布局情况；申请人所提交的商标标志本身的具体构成、商标实际使用情况，以及申请人主观上是否存在商标恶意注册及侵犯多个主体注册商标专用权等多方面因素，综合判断其申请是否明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不正当利益和扰乱正常商标注册秩序的意图。

　　注释

　　【1】国家知识产权局：《商标审查审理指南》重点问题一问一答——不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理