文/北京市集佳律师事务所 侯玉静

　　长期以来，部分民商事主体受经济利益的驱使，为了在市场竞争中迅速站稳脚跟，获得市场占有率，进而取得优势地位，则想到“搭便车、傍名牌、蹭热点”的方式来增强其商品或服务的辨识性，以谋取不正当利益。商标恶意注册及权利滥用行为严重侵害了他人在先合法权益或公共利益，浪费了商标注册与管理资源，破坏商标注册制度公信力，扰乱公平竞争秩序。基于此，2月19日，由知产财经主办的“商标恶意注册、使用与权利滥用实务研讨会”在京举行，来自知识产权领域学术、司法界的近30位代表参加了本次会议，共同探讨相关法律问题。

　　会上，集佳律师事务所合伙人侯玉静围绕“商业标识的权利冲突及解决”主题进行了演讲，知产财经对其内容进行了整理，以飨读者。以下是其演讲实录。

　　各位老师下午好，我今天分享的主题是商业标识的权利冲突及解决。内容共分三部分，第一部分是冲突的含义和类型，第二部分是冲突解决的原则和规则，第三部分是冲突解决的困惑与设想。

　　一、冲突的含义和类型

　　到底什么是“权利冲突”或称“冲突”？最早提及这个概念的是2005年11月最高人民法院发布的《关于审理涉及知识产权权利冲突民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）》，其中对“权利冲突”定义为：知识产权民事纠纷案件中的权利冲突争议，是指一方当事人根据其享有的知识产权向对方提出诉讼请求，对方当事人以行使自己享有的知识产权为由进行抗辩形成的争议。这是当时权利冲突的概念。该意见稿到2008年成稿为司法解释时删除了这个定义，没有对权利冲突作出界定，只是确定了几个规则：（1）著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利，可以直接起诉他人注册商标；（2）两个普通注册商标之间的侵权纠纷，不予受理或驳回起诉；但在先驰名可禁止在后注册商标使用（2009年4月驰名商标解释第11条）；（3）注册商标“变形使用”或“超范围使用”，不算注册商标之间的冲突，可诉。

　　2020年天津高院、江苏高院分别出台《天津市高级人民法院关于商业标识权利冲突纠纷案件审判指引(试行)》《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（修订版）》，对权利冲突进行了定义，基本一致，大意都是当事人双方都对某相同或近似的商业标识，拥有某种形式的知识产权，双方在权利界定和行使上存在交叉，因此形成的争议。

　　“权利冲突”到底应该怎么定义，这个概念本身是不是一个伪命题？因为在法理上，“权利”是一个基本的、不容随意更改的概念，“权利”本身就有正当的内核在里面。例如，有学者认为，侵权行为不属于权利冲突，因为这种行为不具有权利的正当性和合法性；权利冲突应该是指合法性、正当性权利之间所发生的冲突。【1】权利冲突是合法行为之间的冲突。【2】如果按照这个逻辑，“商业标识（的）权利冲突”这一法律用语本身，已经对商业标识的正当性、合法性作出限定；而司法实践中，某一方当事人的商业标识是否具有合法性、正当性，是需要借助一定的冲突解决的原则和规则，法院经过实质审理才能判断确定的，不应该在探讨冲突解决原则、规则时就事先限定。

　　为了逻辑自洽，以及论述方便，有两种方式解决“权利冲突”的概念悖论：第一，将“权利冲突”这一用语，改为较为中立的、不带任何正当性或合法性判断的“冲突”。这样确实没有生造概念之嫌；缺点是各种各样的商业标识，如果不以合法、正当与否来区分，只能以它的形式来区分，可能有注册商标、企业名称、著作权有一定影响的商业标识等等。冲突解决规则就会显得特别复杂，很难总结和概括出一种能够掌握的规则。注册商标，企业名称，商品名称，著作权，域名至少5种常见的商业标识，每一种既可以是原告据以起诉的权利基础，也可以是被告主张其行使自有权利的抗辩依据，以此计算冲突类型可以有25种。天津高院权利冲突裁判指引，类型化了其中3种；江苏高院商标侵权审理指南第五部分，类型化其中4种，对电视节目名称、APP名称单独规定。

　　第二，生造概念，将“权利冲突”分为：真（正）权利冲突、假（性）权利冲突。优点是可以根据商业标识的取得正当与否，冲突解决规则会有明显不同，“真”“假”之分与冲突解决规则的宽、严恰好对应，容易理解、掌握和统一裁判尺度；缺点是没有严谨的定义、并非主流接受的法律术语。

　　简单解释一下宽严对应：如果双方商业标识的取得都具有正当性、合法性，没有一方是属于攀附，权利基础稳定，那么此类案件的裁判，通常着眼于如何清晰划定各自的权利范围和界限，实现市场共存、包容性发展，在整个案件的审理中，裁判尺度通常都会显得比较“宽松”；相反，如果一方权利基础存在不正当性、有瑕疵，“权利外观”缺乏实质合法性，那么裁判的着眼点通常是消除混淆可能性，“权利外观”没有实质权利基础的标识通常会被判令禁止使用，裁量尺度趋严。

　　基于以上考虑，我暂用不太成熟的两个概念，“真权利冲突”、“假权利冲突”，来进行下面的论述。

　　二、冲突解决的原则和规则

　　冲突解决的“四项原则”，借鉴了天津高院和江苏高院的总结，这四项基本上一样，即诚实信用、保护在先权利、防止混淆、最终实现利益平衡。看起来这些原则都非常正确、合理，但真正去解决案件时，在运用这些原则、确定冲突解决的规则时就没有这么简单了。

　　关于冲突解决的规则，我们将真权利冲突、假权利冲突分开论述。首先，涉及真权利冲突的代表案例，包括无印良品、蒙娜丽莎、爱国者、荣华月饼，双方权利基础都没有明显恶意。真权利冲突的解决，主要从“商品”和“标识”两个不同的维度，来厘清双方各自的适用范围和权利界限。我通过众多的类似案例总结了几项规则：

　　一是被告注册商标非恶意注册，原告驰名商标跨类保护要受到限制。广东高院、最高院在“蒙娜丽莎”一案中确认的裁判规则，被告注册商标经行政程序合法性得到确认，权利基础正当、稳固，在后驰名商标扩张禁用权的范围不宜跨入他人注册商标已经合法存续的领域。

　　二是被告注册商标非恶意注册，“不规范使用”裁量标准相对宽松。什么是不规范使用？要么是商品超范围了，要么是商标样态跟自己的注册标识不一样，即变形使用。

　　1.“超范围使用”的判断标准，宽严对比：（1）被告注册商标存在恶意因素，趋严：比如在“OPPO热水器”案中，法院认为注册商标的使用应当规范，其中要求注册商标应当在核定的商品上使用。换言之，如果注册商标超出核定商品使用，哪怕是在类似商品上使用，也不符合规范的要求。（2）若由于客观原因导致被诉侵权商品或服务与注册商标核定项目不一致，一般不轻易判为“超范围使用”。例如，“蒙娜丽莎浴缸”、“爱国者移动电源”，浴缸、移动电源都不在被告注册商标核定商品范围之内，但法院均未认定被告属于“超范围使用”。

　　2、“变形使用”的判断标准，宽严对比：（1）若有恶意注册或商誉攀附的情况，趋严：在“世纪宝马服饰”案中，被诉标识“ ”与其注册商标“ ”相比，仅有颜色对比、对角方向的差异，但仍被认定侵害宝马驰名商标；“好太太”厨电案、“蓝月亮”纸巾案中，被告使用中的商誉攀附情节明显，法院认定在被告拼音商标基础上增加中文部分的被诉标识“ ”，以及改变字体及图形部分的“ ”被认定构成“变形使用”、侵权成立。（2）若由于商业使用环境等客观需要，导致被诉标识与注册样式稍有差别，一般不轻易判为“变形使用”，如“蒙娜丽莎”“爱国者”“ABC”等案件。法院认为，被诉标识虽与注册商标有所差异，但未改变显著特征，仍属于对注册商标的合理使用。

图 1

　　个人观点认为，对于图文组合商标或者经过艺术化处理的特殊字体商标，不能苛刻地要求在任何商业环境下都要规范地“原样使用”，因为包装上的商品名称信息、合同发票等交易文书信息，以及呼叫或需要以文字描述的商业环境中，特殊形式的商业标识有转化为普通表达的必要性，司法裁判也应该为这类注册商标的正常使用预留足够的空间。但是，如果被告自有的注册商标，存在恶意因素、权利瑕疵，则另当别论。

　　接下来我们来探讨，涉及假权利冲突的代表案例，包括“歌力思”、“奥普”、新百伦“N字鞋”、“红日E家”案等。此类冲突案件中，双方实际经营的商品或服务相同或类似，双方各有注册商标或在先权利，但一方注册商标权利基础缺乏正当性。一旦注册商标的取得或行使被认定缺乏正当性，合理使用注册商标的抗辩不会得到法院的支持，商标侵权或不正当竞争大概率会被认定；相应的，该方主动提起的诉讼，根据诚实信用、禁止权利滥用原则，法院通常会驳回其诉讼请求。因此，这类案件的裁判最终不是厘清双方的权利界限，而是一场“东风压倒西风”的商业标识之争。

　　（一）注册商标若恶意注册、恶意维权或未通过合法使用建立自身商誉，根据禁止权利滥用或比例协调原则，商标注册人的诉讼请求不应得到法律的支持

　　（1）原告因恶意取得并行使商标权，构成权利滥用、恶意诉讼，因而全部诉请被驳回的首个典型案例，当属2014年8月最高院审结的“歌力思”案；

　　（2）“优衣库 ”案与“歌力思”案的不同在于，原告被认定“恶意取得”商标权，并非因恶意抢注被告在先使用的标识等“相对理由”，而是因为批量囤积商标资源这种“绝对理由”，其“恶意”主要体现在抢注后的高价转卖牟利、批量诉讼的权利行使阶段而非权利取得阶段；

　　（3）“双飞人”名称及特有装潢在先使用抗辩案，亦考虑了原告立体商标的注册恶意和被告在先善意使用的情况，最终驳回原告诉讼请求；

　　（4）注册商标保护并非“绝对化”，而是有条件地保护。正如最高院在“奥普”案中的表述，“商标法所要保护的，是商标所具有的识别和区分商品及服务来源的功能，而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身”，这就意味着法院在判断原告注册商标这一“符号”是否应受保护以及保护范围和强度时，一方面要审查原告注册商标的正当性，另一方面要审查原告注册商标的实际使用情况，从而判断原告“对该商标的显著性和知名度所作出的贡献”。原告注册商标保护范围和保护强度，应当与前述贡献相符，这就是“比例协调原则”。注册商标没有使用或仅有攀附性使用，那么基于该注册商标提起的诉讼请求，将得不到法律的支持。

　　（二）在先权利不因在后注册商标的产生而消亡，且可禁用在后注册商标

　　2008年最高院关于权利冲突的司法解释第一条规定，注册商标使用的文字、图形涉嫌侵犯著作权、企业名称权等在先权利的，法院应当受理，这是在先权利可以禁用注册商标的程序性规定。司法实践中，以在先权利禁用在后注册商标的案例：

　　（1）以在先字号禁用在后注册商标——最高院“正野”案、最高院“歌力思”案、广东高院“ ”案、浙江高院“好娃娃童车”案；

　　（2）以在先特有名称禁用在后注册商标——上海知产“耳光馄饨”案、北京知产“京天红”案；

　　（3）以在先装潢禁用在后注册商标——京沪知产“N字母”系列案件；

　　（4）以在先著作权禁用在后注册商标——最高院指令上海一中院再审的“蜡笔小新”案、四川高院“ ”案、最高院“一品石”案。

　　（三）注册商标侵害在先驰名商标或在先权利，虽已超过无效宣告期限，仍可判令停止使用

　　（1）2018年2月江苏高院“洋河椰汁牛奶”一案，法院认为原告商标驰名、被告恶意注册，因此禁用被告注册商标不受5年限制；

　　（2）2019年12月最高院在“鹿王羊绒”一案中，虽然并未支持禁用被告注册商标，但明确禁用注册商标的条件，一是原告商标在被告注册商标申请前驰名，二是被告注册商标未超过5年，除非存在恶意注册的情况；

　　（3）2020年4月长沙中院“法拉利葡萄酒”一案，法院认定因被告恶意注册，禁用其注册商标不受5年限制；

　　（4）2021年7月山东高院“祥隆万象城”一案，二审法院改判，认定在被告“祥隆万象城”注册商标申请日之前，原告“万象城”已属未注册驰名商标，被告系恶意注册，禁用被告注册商标不受5年限制；

　　（5）“红日E家”、“好娃娃童车”以及“蜡笔小新”、“一品石”案件，被告使用的注册商标均超过5年。

　　注册商标侵害在先驰名商标或在先权利，超过无效宣告期限，还能否判令停止使用？通过前述“洋河”“鹿王”“法拉利”“万象城”四个案件来看，在先驰名商标禁止在后注册商标使用，若在后商标存在恶意的情况下，超5年仍然禁用应该问题不大。但是，以在先权利禁用在后注册商标，能否同样不受5年限制，这个是存在一定争议的。首先，2009年最高院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第9点指出：与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。引证在先权利宣告在后注册商标无效，显然不能超过5年，只有驰名加恶意才能突破5年争议期限；那么根据最高院前述意见，以在先权利禁用在后注册商标，无法突破5年。但是，“一品石”案件中：福库公司以“ ”美术作品著作权起诉郑俭红、一品石公司。一审、二审均驳回原告诉讼请求，除美术作品独创性、实质性相似、接触可能性之外，更重要的理由在于，福库公司提起诉讼之时，“ ”商标注册已超5年时限。最高院再审提审改判，在认定美术作品独创性、实质性相似、接触可能性的基础上，判令停止侵害著作权、判赔50万。最高院指出，虽然被控侵权人使用的标志已作为商标注册且已经超过了法律规定的提出无效宣告的时限，但只要其构成对他人在先著作权的侵害，就应依法承担侵害著作权的民事责任。著作权人是否已将其作品作为商标使用，并不影响对其著作权的保护。此法律适用问题，已载入最高院《知识产权案件年度报告（2021）摘要》。由此可见，在某种程度上最高院的意见在“一品石”案前后已经作出了改变，如果拿在先权利去维权，过不过5年可能就不是大问题了。

　　三、冲突解决的困惑与设想

　　困惑（一）：

　　禁用被告注册商标，驰名商标不如在先权利？驰名商标案件中，驰名时间点要求是争议商标（民事案件中，一般称为被诉商标）申请日；在先权利则是被诉侵权行为发生时。大多数情况下，被诉商标申请日远早于被诉行为发生日，这导致驰名商标案件举证异常艰难，在先权利因为知名度时间点更靠后，相对来说就容易很多。同时，再考虑“恶意”这个问题，侵害驰名商标的恶意，指争议商标原申请人的恶意，一般不包括受让人、使用人的恶意。在受让人、使用人恶意明显，而原始申请人恶意不明显的情况下，恶意举证难。相对来说，若以争议商标申请日而非侵权行为发生时为时间点考察恶意，恶意内容可能仅限于注册中摩仿在先商标的恶意，忽略了违反“绝对理由”的恶意如抄袭国家重点文物、不良影响，争议商标“沉睡”多年未使用的情况，以及行为人受让商标的意图（攀附性使用，或商业性维权），因此涉及“恶意”的举证，驰名商标的案件，也是难于在先权利。

　　设想（一）：

　　（1）以在先驰名商标禁止在后注册商标的使用，不仅仅考察该注册商标申请时间，应同时考察在后注册商标实际投入商业使用的时间、持续使用的情况；注册后从未使用或虽有零星使用但未持续的，驰名时间点后移至实际商业使用时间。

　　（2）恶意，包括侵害特定权利的恶意，也包括抢占公共资源的恶意；包括注册恶意，也包括商标转让、商标使用过程中的攀附恶意；包括通过攀附获取竞争优势的恶意，也包括滥用权利、干扰他人正常经营的恶意。

　　困惑（二）：

　　禁用在后企业名称，境外登记难于境内登记？由于知识产权的地域性、独立性，即便取得程序符合香港地区法律规定，在大陆的使用行为仍需避让在先商标权，被诉企业名称全称，无论是商标性使用、还是企业名称方式的使用，都容易造成混淆误认。从法律条文层面看，境内外登记的企业名称并无多大不同，然而在司法实践中，各地法院的裁判却有很多不同。比如，同样针对香港登记企业名称，也有法院不判断其实质合法性，认为香港登记的企业名称，既已“合法”登记，就有权在大陆使用。

　　设想（二）：

　　（1）企业名称登记行为，无论境内境外，原告不能据以指控“登记”属于实施侵权或不正当竞争；被告也不能据以抗辩“登记”属于在先使用。“商业使用”早晚及规模比“登记”更重要。

　　（2）判断在先使用，要考察双方所有关联注册商标、企业名称申请及使用的全面情况。显著特征一致的系列商标（联合商标）及商号，存在商誉延伸和转移问题，不宜割裂任何一方当事人多枚注册商标，或割裂商标与商号。

　　困惑（三）：

　　商业标识是否冲突，到底近不近似？回归到两个非常基础的判断，显著性和近似性判断上。刚才看到周六福公司指出的各种被诉侵权标识，如果仅仅从商标近似比对的规则来看，很简单、明确，比如文字和图形要分开判断，文字近似、图形不同，一样认定近似；再如，两组标识完整包含或者被包含，主要识别部分都是“周六福”，其他词汇都属于通用名称，这个不难，显然属于近似标识。但是如果标识的某一个组成部分涉及到通用名称、地名、直接描述性或其他缺显的情形就特别复杂了。

　　设想（三）：

　　（1）商标中包含的缺显部分，在保护中必然应受到限制。但是在判断显著性有无、强弱时，首先应考察商标标识对指定商品的描述功能，即固有显著性，然后考察商标权人通过使用取得显著特征或使弱显著性变强的情况，即获得显著性。

　　（2）考察地名、通用名称、直接描述性等缺显情形，应结合商品、行业特点，考察当事人对标识显著性、知名度贡献。比如初级农产品，经营主体分散，贡献难以集中于某个企业。但以地名命名的酒类商品，如茅台、绵竹、景芝、金沙，贡献通常集中于某一企业。尤其是公司合营以后，一个地方通常就一个企业，整个酒类品牌的知名度几乎全是那个品牌贡献的。

　　困惑（四）：

　　商业标识冲突常导致互诉，权利保护与滥用的界限？注册“恶意”的互相印证：如果权利取得阶段的恶意表现明显，比如代理人、高管等特定关系人抢注或受让商标，那么权利行使阶段的恶意就很难洗脱，甚至可以推定；如果权利行使阶段的恶意表现明显，比如高价转卖牟利，那么就可以反过来证实注册恶意。

　　行权“恶意”的分别判断：商标权利存在缺陷、瑕疵，甚至属于恶意注册而被宣告无效，不等于无效前的维权行为均属权利滥用，还需要具体考察维权行为的范围、背景、时间、方式等个案情况；商标权利基础并不存在恶意情形，但权利行使范围、背景、时间、方式等难谓善意，比如选择在竞争对手收购、上市的关键时间节点“维权”，也可能构成权利滥用。

　　注释

　　【1】刘作翔：《权利冲突的几个理论问题》，2020.9.

　　【2】王锴：《基本权利冲突及其解决思路》，2021.12.