案例聚焦|美国:打好异议心理战,被异议后仍可逆风翻盘!

2021-07-12

  ▶本期案例

  【基本案情】

  2020年3月,“LOCKXX”商标第9;35类美国申请在公告期内被美国公司基于其名下“LOCKXX”系列商标以混淆误认为由提起异议。

  本案异议人及被异议人主营均为门锁类产品,商品构成类似。但考虑到标识中相同的“LOCK”部分显著性较弱,标识上尚有一定区分,且被异议商标在申请时,并未因对方商标被驳回,可见审查员在实质审查阶段,亦认为两件商标并不构成混淆性近似。因双方在答辩期限前和谈未果,被异议人决定委托我所,进行正常的异议程序,提交异议答辩。

  【应对方案】

  自2020年9月提交异议答辩后,被异议人并未放弃与对方的和谈。在此期间,亦委托美国外所律师通过出具法律意见函和风险报告,告知对方异议成功把握并不高,以期达成共存,节省双方成本。但异议人在和谈中所表达的态度十分强硬。为维持商标有效并争取注册,本案被异议人积极参与了后续搜证阶段(Discovery)的各项程序,包括参加证据披露会议、进行初步披露、答复披露质询文件及向对方发送质询披露文件等,尤其在答复披露质询文件的过程中,充分展示了异议人对商标的善意申请和使用,披露了申请商标在美国境内的销售和广告宣传等使用证据,为后续标识不构成混淆性近似的抗辩提供初步支撑。

  【最终结果】

  2021年5月,异议人并未提供答复披露质询文件,而是向TTAB(美国专利商标局商标审判与上诉委员会)递交了撤回异议的申请。此阶段的撤回申请未经被异议人书面同意,属于美国法中影响实体权利的撤回(with prejudice),因此,异议人后续将无法再次针对相同商标就相同理由向TTAB提起无效或其他行动。本案至此审理终结,被异议人商标将进入后续注册流程。

 

  ▶律师点评

  美国异议程序参照联邦民事诉讼规则,程序较为复杂且费用昂贵,许多国内企业因考虑到答辩成本较高,在开始即选择放弃答辩,甚至直接退出美国市场。

  本案给国内申请人提供了一个很好的思路,具有示范意义。在面对异议人前期较为强势,而我方较为被动的局面,并未就此放弃,仍充分协助美国律师做好各程序的法律文件,积极准备证据材料,从而使本案中的异议人最终选择放弃而撤回异议。这其中,前期和谈中所准备的法律意见函和风险报告,以及证据披露阶段的证据展示,均对异议人产生了不小的影响,从而使其在综合异议案件胜诉把握和异议成本的情况下,主动撤回了异议申请。

  同时,本案在处理过程中,我们也检索发现对方在提起异议的过程中将原本规模较大的代理律所更换为一家较小规模的律所。因此推测对于异议程序,异议人亦有一定经济上的压力。这为我方坚持异议程序,“拖垮”对方也提供了事实基础。

  因此,在对对方背景有调查了解并有一定成功把握的情况下,建议国内申请人可积极参加异议程序的各个阶段,在打“法律战”的同时打好“心理战”,以捍卫自己的商标权利。

 

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