文/北京市集佳律师事务所 李春亚

　　所谓商标共存，WIPO给出的定义是指“两家不同的企业在商品或服务上使用相似或者相同的商标，而并不必然相互妨碍其商业活动”；INTA给出的定义是“由拥有近似且不会产生混淆之虞的共存商标的双方或三方达成的协议，允许当事人间为和平共存设定规则”。司法实践中，因采信共存协议得以商标确权的案例多体现在商标驳回复审案件中，但实际上涉及商标无效宣告请求的行政纠纷中同样会接受共存协议，两者的差异在于前者在混淆判断时更多是从商标标志本身出发，而后者在混淆判断会考虑双方商标使用情况、商标申请人的主观状态等多种因素，故相对于驳回复审程序，无效宣告程序中的共存协议往往具有更大的可参考性。恰笔者近日因成功代理一件完整包含他人在先商标的无效宣告行政诉讼案件，就涉案商标之间如何达成有效共存协议而维持商标注册之情况略有感触。

　　《民法典》明确规定“民事主体依法享有知识产权... ...”，故商标权作为一种私权，其权利人完全可以通过意思自治原则对其进行处分，只要这种约定不违反法律、法规的强制性规定，是当事人的真实意思表示，且没有损害消费者利益及公共利益，原则上应当给予尊重、认定合法有效。该原则在《商标法》中主要体现在第42条的商标转让和第43条的商标许可制度中，即“商标权人可以依法转让、许可其商标权，亦有权通过放弃、不再续展等方式处分商标权”。同理，在相同/类似商品上构成相同/近似商标的案件中，引证商标权利人同样有权对在后商标申请做出同意共存的处分，即无论是双方达成共存协议还是引证商标权利人单方出具同意书，只要明确对申请商标/诉争商标做出权利处分，在后商标即有可能得以初审公告或维持注册。

　　共存协议的签署充分体现了民法中的意思自治原则，该原则是在充分尊重契约自由的精神下以期达到“排除混淆”或者“突破商标权绝对排他效力”的效果，进而影响商标授权确权的结果。我国《商标法》虽然对商标共存制度并未做出明确规定，但类似的司法精神却早在2009年就出现在最高人民法院发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中“在依法保护在先权利的同时，尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际。要把握商标法有关保护在先权利与维护市场秩序相协调的立法精神，注重维护已经形成和稳定了的市场秩序... ...”。这一司法政策在当年的法国“鳄鱼”商标侵权案件中首次得到体现。随后2011年出台的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，在有关商标确权与授权判定时更是以“实现经营者之间的包容性增长”为最终归宿。在2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定：“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序”。因此，在一系列司法政策的引导下，共存协议越来越多地在商标授权确权案件中浮现，使得“包容性增长”与“双方共存不会导致混淆”之间开始建立一定的联系。

　　由于共存协议的效力不仅约束协议双方，更涉及市场上的消费者及其他经营者。仅基于上述司法政策引导，而无具体明确法律指引的情况下，再加上共存协议往往是具有利害关系的在先商标权人所出具，其能否完全“排除混淆”或者“突破商标权绝对排他效力”值得商榷。因此，过往案例中对于共存协议的认定在不同审理机关也存在明显差异，有采取回避方式对共存协议不予评述的，有认为容易导致消费者混淆误认不予认可的，也有因共存协议的约定不明确而不予采纳的，但总体趋势都是从早年间的普遍不认可过渡至尝试接受共存协议，直到现今的接受程度越来越高。笔者将结合具体案例体现共存协议在“排除混淆”或者“突破商标权绝对排他效力”中地位的逐渐变化：

　　（一）类案中对共存协议的商标处分权利不予采信的

　　对共存协议持否认观点而不予采信的认为：商标共存协议一般只是作为排除消费者混淆可能性的重要证据，并不能作为申请商标/诉争商标获准注册的当然依据。如果商标共存协议无法排除相关公众混淆商品来源的可能性，则商标的共存可能损及商标识别功能的发挥及消费者利益，与《商标法》保护消费者利益的立法精神不符，此种情况下，商标共存协议不是诉争商标获准注册的正当理由。例如：

　　（二）类案中对共存协议的商标处分权利予以采信的

　　对共存协议持认可观点的认为：《商标法》既保护商标权人的利益，也要保护消费者等相关公众的利益。只有在有充分证据证明商标权人对自身权利的处分损害到包括消费者利益在内的社会公众利益的情况下，才可能依据保护消费者利益的价值而不接受共存协议。且商标法中对消费者利益的保护优先于对商标权人利益的保护并不具有必然充分的理由，如果近似商标的在先所有人都能够容忍在后近似商标的存在，则相关公众或者消费者一般也应当给予同样的容忍。尤其是在后商标和在先商标虽然近似但具有一定区分因素的前提下，对于共存协议更应该给予充分尊重。例如：

　　通过上述案例可以看出，目前司法机关针对共存协议的接受度越来越高，尤其是在2019年北京市高级人民法院出台的《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称《审理指南》），明确了“判断是否构成近似商标时，共存协议可以作为排除混淆的初步证据”这一定性。既然共存协议能够使在后近似商标“排除混淆”进而有机会获得确权，那么在签署时更应“严上加严,细中加细,慎之又慎；宁肯“千虑一得”,决不“百密一疏”。笔者结合过往案例，认为权利人在驳回复审案件或无效宣告案件中签署共存协议时，应着重立足于“商标共存排除混淆误认”这个基点，综合参考以下因素：

　　第一，原则上签署共存协议的两商标不宜相同或高度近似。虽然在对待“共存协议”中倾向于认可私权中当事人的意思自治原则，但是商标法的立法目的首先是保障消费者的利益和生产、经营者的利益，对于可能导致消费者混淆误认的相同或者高度近似商标，审理机关原则上倾向于不予认可。例如北京高院的（2016）京行终3689号商标驳回复审中，由于申请商标和引证商标属于相同商标，易认为两商标所标示的商品来源于同一主体或存在特定联系，进而造成混淆误认。仅凭引证商标权利人出具的《同意书》亦不足以排除二者易造成相关公众对商品来源混淆、误认的可能性。

　　第二，即使个案中认为不宜简单地以尚不确定的“损害消费者利益”为由，在没有客观证据证明会损害消费者的利益为前提下，对相同或高度近似的商标不予采信共存协议，例如北高院（2012）高行终字第1043号和最高院（2016）最高法行再102/103号案件。但是在签署此类共存协议时尤其需注意以下事项：

　　（1）双方是否存在特定历史因素等特殊情形，从而能够证明在后申请人不具有恶意攀附在先权利人的恶意；

　　（2）双方是否能够明确各自使用的商品在功能用途等方面存在差异；

　　（3）双方是否明确划分了各自的销售区域、销售品项或销售对象；

　　（4）双方是否明确表示将采取一切合理及必要的措施防止混淆或明确在实际使用过程中会附加其字号、特有包装装潢等商业标志以避免相关公众混淆、误认；

　　（5）双方之间是否具有控股、关联等利害关系，进而证明双方具有利益一致性，例如北高院的（2014）高行终字第1175号和（2016）京行终3948号案件。

　　第三，确保共存协议以书面形式签署，并在共存内容上明确完整、形式上无瑕疵：

　　（1）签署主体必须是涉案商标申请人和引证商标所有人，避免因主体问题而发生波折，例如（2011）一中知行初字第1141号和商评字（2014）第77908号案件；

　　（2）协议内容上应为证明商标共存排除混淆的证明目的而非其他约束事项，例如（2015）京知行初字第2489号案件因协议内容只能体现引证商标权利人对所涉商标提出异议的约束作用，并未体现商标共存的内容而不予采信；

　　（3）协议内容上应明确体现涉案申请商标/诉争商标和引证商标信息，例如（2015）京知行初字第3247号案件就因双方达成的全球共存协议中没有明确到涉案商标而未被法院接受；

　　（4）商标具有地域性的原则，应明确是在中国大陆境内使用的共存协议，并尽可能划分出各自的销售区域或相关公众，目的是降低消费者混淆误认的可能性。例如最高院的（2018）最高法行再134号判决中即明确了“域外共存协议不影响境内商标近似性判断”的司法理念；

　　（5）形式上确保符合《民事诉讼法》中对于证据规则的要求，尤其是在涉及真实性时应提交原件或者经公证认证的文件，例如商评字（2015）第15228号驳回复审案件、（2010）一中知行初字第1254号、（2013） 高行终字第2372号、（2016）京行终2233号、（2017）京行终2883号、（2018）最高法行申1926号等案件中，均因其提交的《共存声明》未经公证认证无法证明真实性而不予认可；

　　（6）注意提交共存协议的时间点，从商标申请到被最终驳回无效需要经过驳回复审、一审、二审多个程序，提交共存协议并非这些程序的法定中止审理事由，只要引证商标在审理时处于有效状态，就会对申请商标予以驳回。因此应尽可能早的提交共存协议，避免浪费时间和司法资源，导致丧失权利救济，例如最高院（2018）最高法行申5731号和北高院（2016）京行终5385号案件。

　　第四，对于附条件或者附期限的共存协议一般不予采信，例如北知院（2020）京73行初10231号、北高院（2019）京行终5925号和（2020）京行终7247号案件均属于此种情况。但是当此种附条件条款的证明目的是为了客观上避免混淆误认时则应另当别论，例如北知院（2016）京73行初331号在“BLUELINK”商标案件中认可双方签署的对各自商标使用地域、具体商品和增加区别性标识使用方式等条件的共存协议。

　　第五，注意共存协议应当遵守诚实信用原则，例如最高院在针对第1551944号“良子”商标争议案件中明确：共存协议系当事人真实意思表示，当事人各方应严格遵守。共存协议签订时争议商标已经获准注册，北京良子应当知晓争议商标的存在，却在之后对争议商标提出撤销申请，其行为明显违反共存协议第四条的约定系恶意提出争议申请，违反诚实信用原则。

　　第六，注意共存协议应遵循《合同法》中关于无效合同的相关规定,不能含有损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等内容，这一点往往和商品的申请类别密切关联，在涉及“人用药、食品卫生、医疗卫生”等人身安全类别或生态环境保护类别等和公共利益有关的案件中，均会从严从慎考虑：例如最高院在“无比膏”、“艾格弗”和“强生视光学苑”商标再审案件和北京高院“ ”图形商标复审案件中均是因涉及公共利益保护的问题而未采信共存协议。

　　第七，最后需要说明一点，2019年北高院《审理指南》中对“共存协议”的定性是在《商标法》第三十条和第三十一条的适用框架下，故共存协议并不适用于撤销复审案件中。因为对注册满三年不使用商标予以撤销的立法目的是为鼓励商标使用，防止商标资源的浪费，而非解决民事纠纷，因此共存协议并不适用于撤销复审案件中，不能成为阻却诉争商标因不使用而被撤销的法定理由，例如北知院（2015）京知行初字第4282号、（2019）京73行初9804号和（2019）京行终473号案件即属于此种情况。

　　 通过上述共存协议案例可以看出，法院虽然给予了“共存协议可作为排除混淆误认的初步证据”之定性，但是《审理指南》同样规定“商标标志相同或者基本相同、且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予其注册申请”，而对于“不能仅以共存协议为依据”如何解读却并未明确释义？在过往类案中对于相同或高度近似商标既有采信共存协议的又有不认可的，那么此类案件在充分尊重意思自治原则指引下，如何对双方各自销售区域、销售品项或相关公众进行市场使用方式的划分、如何判断在后申请人的主观状态等，才能达到排除混淆误认的结果能够共存？对此，笔者期待更多的指导案例… …