文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇

　　美国的专利申请程序是复杂的，虽然其也保持着专利申请的基本步骤，但是每一步都有其多样性。这种多样性为申请人在专利申请进程中提供了多种选择，使得申请人可以根据自身情况从多种路径中推进专利申请的进程，从这点上来说，美国专利申请程序可以算是对申请人最为友好的程序之一。本文中，笔者将和大家一起探讨一下如何利用美国分案申请程序的多样性来实现企业专利申请的最优策略。

　　目前，大部分国家和地区的专利申请程序中都有分案程序。分案程序主要分为两类，一类是被动分案或称强制分案，指的是审查员发起的分案申请；一类是主动分案或称自愿分案，即申请人提起的分案申请。对于被动分案，通常是属于专利申请出现了单一性问题，审查员要求申请人必须分案；对于主动分案，通常是母案中一些权利要求未被审查员允许授权，申请人尝试在分案中进一步与审查员沟通以获得更大的保护范围。

　　美国的分案程序是独有的一个系统，美国的分案系统名称也和大多数国家不同，美国分案系统统称为继续申请或者延续申请，英文是continuation application。美国继续申请（Continuation Application，简称CA案）分为三类，分别是继续申请（Continuation Application，简称CA案）、部分继续申请（Continuation-in-part Application，简称CIP案）和分案申请（Divisional Application，简称DA案）。

　　部分继续申请和分案申请都是一种特殊的继续申请。部分继续申请是一种可以添加新内容（new matter）的继续申请，分案申请是母案涉及多种发明创造，进行划分的继续申请。

　　这三类继续申请案虽然各有特点，但是提交申请的要求有共同之处，具体如下：

　　● 需要与母案有共同披露的内容。如何判断是否有共同披露，具体是根据美国专利法35 U.S.C. 第112款进行判断；当然，由于部分继续申请可以引进新内容，所以判断部分继续申请案是否有共同披露也会更为灵活。根据实践，继续申请案的说明书都是依据母案说明书制作而成，而部分继续申请中可以根据引进的新内容灵活地修改母案披露的内容，并扩展说明书的内容，如确保权项所保护的重要技术特征能够被完整支持，或者增加段落披露新内容。

　　● 需要与母案保持有至少有一个共同发明人。根据美国专利细则37 CFR第1.45条的规定可知，符合共同发明人的条件包括每一位发明人对本发明专利申请的至少一个权项有或多或少的贡献。在美国专利实践中，美国专利局及相关法院对于发明人的要求较为严格。只要是发明人对于继续申请案中的其中一项权利要求有实质性贡献，都应被列为是发明人。绝对不能因为法条中规定只要有一个共同发明人即可，就在提交继续申请案时随意删除其他对继续申请案中权项有实质贡献的发明人。

　　● 需要缴纳一份申请费。申请人必须缴纳一份和母案申请相当的申请，包括申请费、检索费、实审费、超页超项费等。继续申请案，并不会像有些申请人想象中一样会有折扣，这点其实和大部分国家的分案申请都是一样的。但是，继续申请案潜在中还是会比提交一件全新的正式申请案节省一些费用的。这主要是因为美国继续申请案大多都是由原审查员来处理，代理人已经在母案申请中和原审查员进行了充分沟通，继续申请案就会较为顺利地完成。

　　● 需要在母案未决（pending）前提出申请。这意味着申请人需要在母案发证（issuing）前或者被放弃（becomes abandoned）前提出继续申请案。这里主要让申请人疑惑地是何为发证前。美国专利法中并未对此有一些解释，根据实践是需要允许申请人在发证当天合适地提出继续申请案的。但是何为“合适”的？这点上没有明确地指示，因此建议申请人避免在发证当天提交继续申请案，最好能在缴纳授权费当天或之前提交继续申请案。若提交继续申请案时，已经过了答复期限，那么申请人必须缴纳适当的延期费以确保母案是未决状态。

　　在什么情况下，申请人需要提交一件继续申请案呢？在美国，提交继续申请案也是分为申请人主动提起的继续申请以及由审查员启动的继续申请两类。对于申请人而言，适当地选择提交继续申请案，有助于实现许多的商业目标。根据实践，推荐申请人在以下九种情况下考虑利用美国继续申请案。

　　第一种，当母案申请出现发明单一问题时，申请人可以考虑提交继续申请案。美国专利商标局（简称USPTO）只允许授权涵盖一种发明创造的专利权，当在母案审查中，美国审查员认为本申请涵盖了不止一种发明构思时，将会下发一种特殊的官方意见，“restriction requirement”（简称RR），该OA主要是让申请人选择一种发明构思进行实质审查。对于在本申请中未被审查的其他发明构思，申请人可以考虑提交DA案的方式来寻求在本申请中未被审查的发明构思的保护。

　　第二种，当申请人为了尽快获得母案授权，而接受了范围较为狭窄的保护范围时，申请人可以考虑提交继续申请案。在某些情况下，申请人急于获得发明中某一个特定实施例的专利保护，在母案申请中采用了PPH等加速途径来加快授权，或者在审查员的沟通中接受了审查员缩小范围的提议。而发明创造中确实还存在一些获得保护的内容，那么申请人可以提交继续申请案以获得更为广泛的保护，例如提交替代实施例或者进行围绕式布局设计。

　　第三种，当申请人收到了最终审查意见（即Final OA），且在母案申请中没有把握争取更大的保护范围时，申请人可以考虑提交继续申请案。收到Final OA时，申请人可以根据和审查员沟通的情况来评估一下应对Final OA的策略。如提交继续审查程序（即RCE程序），进一步和审查员进行争辩。根据官方统计，RCE程序可以较大地提高授权率。若在继续审查程序中仍无法和审查员达成一致意见获得授权，那么申请人可以考虑以较大的权利保护范围提交上诉请求，并同时以较小的权利保护范围提交继续申请案。这是因为美国的专利上诉程序是由三个审查员组成的上诉委员会重新审查专利申请（其中一个审查员是原审查员），而继续申请案极大可能还会下发给原审查员处理（虽然申请人可以请求下发给新的审查员，但是USPTO有权仍下发给原审查员）。

　　第四种，在PCT申请进入美国国家阶段时，在某些情况下，申请人可以考虑提交继续申请案。例如，在进入美国国家阶段时发现遗漏了某些内容，或者是技术有改进，或者是发现专利申请需要适用于PCT申请无法适用条款或者标准，如发明单一性问题，或者是加速审查的适用条件等。

　　第五种，在专利授权时，申请人仍想要寻求其他权利要求的保护，可以考虑提交继续申请案。专利申请授权时，若申请人想修改授权范围或者授权文本，美国专利法中向申请人提供了一种再颁（Reissue）专利程序。但是再颁专利程序仅适用于专利申请中出现错误（error）的情况下，对于修改的范围是有极大限制的。若申请人无法通过再颁程序进行专利的修改或者想要获得其他权利要求的保护时，可以考虑利用继续申请案。

　　第六种，当在母案申请过程中，申请人发现其竞争对手上市了规避该专利的产品，可以考虑提交继续申请案。在这种情况下，申请人可以针对竞争对手的产品进行有针对性的继续申请案，当然前提是母案申请中已经披露了部分或者全部竞争对手产品的技术方案。

　　第七种，当申请人希望隐藏其真正想要保护的技术方案，希望迷惑竞争对手时，可以考虑提交继续申请案。在这种情况下，申请人提交的母案申请通常并不是申请人想获得的保护范围，而在后续申请中提交多件继续申请案来隐藏自己实际想要保护的技术方案。申请人真正想要保护的范围隐藏在母案和多件继续申请案之中，从而实现威慑竞争对手的作用。这类策略常见于药企。

　　第八种，当一件产品研发周期长，且不断进化时，申请人可以考虑提交继续申请。在此种情况下，只要是在母案披露的范围内，CA案可以对于产品未来的发展提供保护，若不在母案披露的范围内，CIP案也可以继续对于产品新添加的改进部分提供保护途径。CIP案的普遍运用可以很好地隐藏申请人产品的研发方向，从而起到干扰其商业对手的作用，降低仿制、山寨其产品的速度。这类策略常见于药企。

　　第九种，在美国司法实践出现影响较大的新判例时，申请人可以考虑提交继续申请案。美国是典型的判例法国家，一旦司法实践中出现了有重大意义的判例，那么母案申请中的权利保护布局可能就不再合适了。鉴于判例法国家，司法实践导致法律适用的不确定性，提交继续申请案将能适应这种司法实践的变化，申请人根据最新的法律动态，对发明创造的保护范围进行有针对性的调整。

　　当然，美国继续申请案还是有其不足之处的，这些限制也是为了避免申请人滥用程序。此处来看，CIP案的不足之处就尤为明显。继续申请案的申请日是和母案申请日保持一致的，也就说是申请人虽然可以较好的管理母案和继续申请案，但是由于美国发明专利保护期限是自专利申请日起20年，所以在后授权的继续申请案不得不丧失一些保护期限。尤其是对于CIP案来说，例如申请人在母案申请方案a+b上进行了技术改进方案c。若申请人想要保护技术方案c，在母案未决且尚在优先权期限内的情况下，申请人可以考虑是基于母案的优先权提交了一件全新的完整申请，或者基于母案申请提交一件CIP案。若母案的申请日为2001年5月10日，在不计算期限调整（PTA）且按期缴纳年费的情况下，母案专利保护到期日应为2021年5月10日。若申请人在2002年5月10日基于母案申请优先权提交了一件全新的完整申请，那么新申请获得的专利权保护期限应截止至2022年5月10日。若申请人只是基于母案申请提交了CIP案，那么CIP案获得的专利权（包括新添加的技术方案c）保护期限截止日也是和母案一样在2021年5月10日。在这种情况下，新添加的技术方案c就丧失了1年的保护期限，对于某些技术领域的专利来说，1天的保护期限就可能产生巨大的收益。除了保护期限以外，由于CIP案的说明书通常改动也比较大，因此审查员根据美国专利法35 U.S.C. 第112款进行是否有共同披露的判断时也会相对复杂。另外，由于技术方案c是添加的内容，其判断新颖性和创造性的基准日为CIP案申请日，这就导致母案申请有可能成为技术方案c的现有技术或者在CIP案申请日之前可能出现其他的现有技术破坏掉技术方案c的可专利性。因此，这就意味着申请人在考虑提交CIP案时，必须要慎重：建议申请人在提交CIP案时，充分考虑新添加的技术方案c与在先申请披露的内容之间的区别；建议申请人尽早的提交CIP案，比如在母案技术方案披露后的1年之内提交；建议申请人可以只在母案申请出现错误、需要更改发明人信息以及需要补充数据时，提交CIP案。

　　美国继续申请案系统确实灵活多样，为申请人提供了多种提交策略。但是申请人不能因为继续申请案的优点就盲目地选择以继续申请案的模式来保护发明构思，必须从发明构思本身以及产品本身的特点出发，选择最适合的申请策略。