文/集佳知识产权代理有限公司西安分部 齐永波
【案情简介】
鬼火科技(深圳)有限公司在2017年4月1日,在34类商品上申请了第23351321号“SNAKU”商标。日本技术公司对其提出了异议,异议的主要理由为:鬼火科技(深圳)有限公司申请的上述商标构成了对其在先使用并具有一定影响的商标的“抢注”。
【审理结果】
异议人认为被异议人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的“SNAKU”商标,并提供了如下证据:
异议人签订的分销协议、发票及翻译复印件、百度关于“SNAKU”的搜索结果、“电子烟SNAKU 评测”优酷视频截图等。
经商标局的审查认为:以上证据可以证明,在被异议商标申请注册之前,异议人已将“SNAKU”商标用于电子烟烟油等商品的生产经营中并销往过被异议人所属地区深圳,异议人“SNAKU”商标具有一定独创性,被异议人将与之完全相同的英文商标申请注册于电子香烟等相关商品上,意图难谓正当,同时也易导致消费者对商品来源产生混淆,从而损害异议人利益,故被异议商标的注册申请已违反《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之规定。被异议商标不予注册。
【案件分析】
我国《商标法》第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
根据《商标审理审查标准》关于《商标法》第三十二条 “申请商标注册……,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”的规定为:上述规定是基于诚实信用原则,对已经使用并有一定影响商标予以保护,制止以不正当手段抢注行为,弥补严格实行注册原则可能造 成不公平后果的不足。
适用要件:
(1)他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;
(2)系争商标与他人商标相同或者近似;
(3)系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;
(4)系争商标申请人采取了不正当手段。
1.已经使用并有一定影响商标的判定:
已经使用并有一定影响商标是指在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。
2.证明商标具有一定影响,可以提供下列证据材料:
(1)该商标最早使用时间和持续使用情况等相关资料;
(2)该商标所标示的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进 账单、进出口凭据;
(3)该商标所标示的商品/服务的销售区域范围、销售量、销售 渠道、方式、市场份额等相关资料;
(4)该商标所有人在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、 户外等媒体发布的商业广告、宣传资料及上述媒体中所有涉及到该商 标的评论、报道、宣传等资料;
(5)该商标所标示的商品/服务参加展览会、博览会、拍卖等商 业活动的相关资料;
(6)该商标的获奖等商誉资料;
(7)其他可以证明该商标有一定影响的资料。 当事人提交的域外证据材料,能够证明该商标为中国相关公众所知晓的,应当予以采信。
用以证明商标使用情况的证据材料,应当能够显示所使用的 商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。商标是否具有一定影响原则上以系争商标申请日为准予以判定。在系争商标申请日前虽曾使用并具有一定影响,但未持续使用的, 还应对该商标的影响力是否持续至系争商标申请注册日予以判定。
3.“不正当手段”的判定
判定系争商标申请是否采取不正当手段,可综合考虑下列因素:
(1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系;
(2)系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或者双方商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;
(3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷,可知晓在先使用人商标;
(4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;
(5)系争商标申请人具有以牟取不正当利益为目的,利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;
(6)他人商标具有较强独创性,系争商标与之高度近似;
(7)其他可以认定为不正当手段的情形。
4.是否构成本条款所指情形应对“一定影响”的程度和“不正当手段”的情形予以综合考虑。
结合本案从适用要件阐述:
(1)被异议商标于2017年4月1日申请,而异议人的“SNAKU”产品于2016年开始进入中国市场,并且与中国的公司签订了分销协议,特别是被异议人所在地“深圳”。同时在百度中检索“SNAKU”可以看到在2016年就有关于异议人的产品和商标的信息。异议人还在2016年参加了北京举办的行业内产品展销会。异议人提供了相关的证据材料。
(2)被异议商标与异议人在先使用的并具有一定影响的商标构成相同商标。
(3)被异议商标申请的商品与异议人的主要使用的商品构成类似商品。
(4)被异议商标晚于异议人使用的时间,鉴于异议人的在先使用并具有了广泛的知名度和影响力,被异议人位于异议人合作主要分销地,其对异议人的“SNAKU”商标不可能不知晓。被异议人申请注册被异议商标的行为,具有明显的主观恶意。
综上,本案完全符合《商标法》第三十二条的相关规定,其被异议商标构成了对异议人的在先使用并具有一定影响的商标的抢注。
【本案给予的启示】
根据对本案的分析可知,抢注获保护所需满足的条件为:1.他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;2.系争商标与他人商标相同或者近似;3.系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;4.系争商标申请人采取了不正当手段。
随着经济的发展,知识产权保护越来越重要,随着其重要性的凸显,一部分人也看到了商机,大量的抢注他人的具有一定知名度商标,这就会导致其真正的所有者经过多年宣传和努力打拼出来的具有知名度的品牌因为别人对其抢注而付出巨大的代价。当然我们也有救济措施,在我们自身没有注册相关商标或者注册的商标与其抢注者所注册商标不在同一类别时,我们就可以考虑使用《商标法》第三十二条相关规定来维护自身的合法权益。
对于企业而言取得核心产品的商标权才能占据市场竞争的主导地位,可以在后期品牌许可、商标维权方面获得相应的利益。因此,当遇到这一类的案件时我们应该尽力维护自身的合法权益,这样才能更好地保护自身利益。