文/集佳知识产权代理有限公司 张颖

　　近年的专利审查实践中，经常会收到美国审查员所指出的101问题的通知书，尤其是计算机通信领域，美国审查员指出101问题的概率较高，往往该问题又难以克服，导致申请审查周期长甚至因此而被驳回。

　　美国专利法第101条规定：“凡发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成，或其任何新颖而实用之改进者，可按本法所规定的条件和要求获得专利。”美国专利法这种宽泛的类型界定，使得大量发明都能够满足专利适格性的要求。但是，美国联邦最高法院的一系列判决均阐明了对于“自然法则、自然现象和抽象概念”不可授予专利权。考虑到美国是个判例法国家，因此在美国审查员评述101问题的时候，不仅会引用法条的条款，还会引用大量的案例来评述本申请的权利要求为何有101问题。

　　针对美国审查实践的101问题，要想进行有力的争辩，我们首先必须研究一些典型的美国判例，尤其需要关注审查员评述中所引用到的案例。这些案例可以在美国的官网上查询。在计算机通信领域，典型的案例类型有抽象概念和商业模式，例如Alice案。

　　2014年最高院判决的Alice案中，Alice公司所拥有的专利涉及一项利用计算机实施的减少结算风险的方案——由一个计算机系统作为交易的第三方媒介辅助交易双方履行其经济义务，以避免只有交易的一方履行了经济义务而另一方没有履行的风险。涉案专利要求保护的是上述辅助交易双方互相履行资金债务的方法、一个实施该方法的计算机系统和一个包含可以使计算机实施该方法的程序代码的计算机可读存储媒介。上述所有权利要求都涉及计算机的应用，因此本案所涉发明实质上是一项利用计算机实施的商业方法。Alice案件联邦最高法院在Alice案的判决中明确指出应当适用Mayo案中的两步检测法。第一步，首先判断所争议的权利要求是否指向不可专利的概念（自然规律、自然现象或者抽象概念）。如果答案是否定的，则不再讨论第二步，具备可专利性。如果答案是肯定的，还应当进入第二步分析，寻找所涉权利要求的技术特征或者技术特征的组合是否本身或者某种有序结合，包含了一种发明性概念，即“足够确保”该专利已经“远远超出”其所涉及的自然规律、自然现象或者抽象概念本身，从而使指向了不可专利概念的权利要求具备了可专利性。

　　Alice案就是一个典型的101问题，因此美国审查实践中经常会用Alice案或其他一些典型案例如Electric Power Group’s案来作为审查员评述101问题的依据。那么我们可以在分析典型案例的基础上，来详细阐明本发明为何不能等同于审查员所引用的案例，即分析本发明和引用案例有何不同。这一点可以结合本发明所要解决的技术问题、采用的技术方案以及达到的技术效果来说明。例如如果本发明包含了比引用案例更多的技术特征用以解决引用案例根本没有解决的技术问题，并且达到了引用案例所达不到的技术效果，那么本发明便不能等同于引用案例，以此来说明审查员使用引用案例评述本发明是不恰当的。

　　当然，审查员可以使用典型的101问题案例来评述本发明的问题，申请人同样也可以通过引用典型的最终被法院判定为非101问题的案例来反驳审查员。这就需要平时收集一些被法院判定为非101问题的案例，且这些案例和本发明有相似之处。

　　除了一些典型案例之外，美国专利局还会定期发布审查指南和案例分析等相关备忘录来对美国专利法第101条中的可专利问题进行指导。而这些新增的备忘录中的指导说明也可以作为争辩101问题的论据。

　　例如，2016年11月2日美国专利局发布了一个有关“近期专利主题适格决定”的备忘录。在该备忘录中针对McRO这个案例进行一些说明，其中提到McRO案提醒法院不能够过于简化或概括权利要求的技术方案。因为在审查实践中，审查员往往通过高度概括简化本发明的技术方案，这样有利于往相关判例上结合以进行101评述。那么我们完全可以引用备忘录中的话来争辩审查员不能过于概括简化本申请的技术方案以进行反驳，而实际上本申请的技术内涵比审查员所总结的要深刻。该备忘录还针对BASCOM这个案例进行了一些说明，其中提到BASCOM案里，一些额外的技术特征应该结合起来考虑，即考虑技术方案应该站在一个整体角度进行考虑，而不应该过于拆分。但是在审查实践中，审查员有时会将技术特征打散，一个一个评述而不考虑技术特征之间的内在结合性。面对此类评述，可以引用备忘录中的话来说明一些技术特征应该作为整体结合看待，不应拆分零散，并详细说明为何这些技术特征不应差分，他们有何种类在联系以进行争辩。

　　在计算机通信领域，特别是涉及一些纯程序指令实现的软件领域，被评述101问题的概率非常之大。在上述备忘录中就针对此类问题给出了一个很好的指导说明：计算机相关技术的提高不限于提高计算机或计算机网络的操作，还包括一系列通过允许计算机实现没有实现过的功能以提高计算机相关技术的“规则”。具体的，一个权利要求涉及计算机技术的提高包括：（1）说明书中教导了请求保护的权利要求如何提高计算机技术（例如McRO案法院就是依赖说明书解释了为何权利要求中的一系列规则使得具体动画任务可以自动化而之前不能够自动化，以此确定权利要求提高了计算机技术不属于抽象概念）。而Affinity Labs案中的说明书就没有提供关于如何将广播内容传递给手机的细节从而被判定为是抽象概念。（2）采用特定的技术方案解决了技术问题以获得期望的结果，而不是仅仅声明一个方案或结果的主意（例如，McRO声明了一个具体的方式，即利用特定的规则设置变形权重和音位转换来解决如何使用动画特征产生精确的实时的唇语同步和面部表情，因此不属于抽象概念）。而Electric Power Group’s的技术方案仅展示了采集分析信息的结果，甚至没有标明特定的展示工具因此属于抽象概念。

　　上述说明，尤其是第二点“采用特定的技术方案解决了技术问题以获得期望的结果，而不是仅仅声明一个方案或结果的主意”，对于评述程序指令类的发明非常有用，“程序指令”就是指导计算机运行的“规则”，有了这个“规则”在结合需要解决的技术问题和达到的技术效果就能形成有力的反驳。当然前提是在权利要求中要把这种规则写清楚明白。以前面对程序指令101问题时，有个常用做法是加入执行指令的计算机硬件，其实这种做法对于那些真的改进了计算机硬件的发明比较有用，而对于一些发明特别是审查员针对产品权利要求也提出了101问题的发明意义不大，因为现在很多程序软件类发明并非一定对计算机硬件进行了改进，往往是执行功能任务时性能的改进。这个时候，引用该备忘录中的上述第二点语句，结合自身案例进行“规则”阐述争辩效果更好。

　　综上，面对美国审查实践中的101问题，其实有诸多争辩途径。可以研究相关判例，通过本发明和判例的比较进行争辩，通过详细阐述本发明的技术问题、技术方案、技术效果进行反驳，引用审查指南或备忘录中的话语进行争辩。总之，针对美国101问题，一定要“引经据典”进行评述，这样才能对审查员形成限制，形成有力的反驳，切不可“自说自话”。经常关注美国专利局发布的案例指导备忘录，用美国专利的规则来限制美国审查员滥用101评述的权利才是最佳途径。