文/集佳知识产权代理有限公司 刘佳

　　摘要：为了限制等同原则的适用，防止专利权人将专利授权或专利无效程序中放弃的技术方案在专利侵权案件中重新纳入专利权保护范围，禁止反悔原则被适用到专利侵权判定中。本文从一个实际案例出发，对“放弃的技术方案”在禁止反悔原则中的理解和适用进行了讨论。

　　关键词：禁止反悔原则 等同原则 放弃的技术方案 权利要求的修改 保护范围的认定

　　2010年1月1日起实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条对禁止反悔原则的适用进行了明确规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者专利无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。其中，对于“放弃的技术方案”的理解和适用，并没有规定具体的规则和约束，因此，这也成为司法审判中争议的焦点。

　　一、关于等同原则与禁止反悔原则

　　等同原则是全世界国家的专利系统内都具有的一条法律原则。即使某一方侵权产品或方法并没有正好落入某专利的权利要求的字面范围内，但却等同于权利要求所保护的发明时，等同原则允许法庭判决该方侵犯他人专利。我国最高院《司法解释》对等同原则规定了两个适用条件，一是被控侵权产品与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，二是从权利要求中的技术特征到被控侵权产品的技术改造对本领域的普通技术人员来讲是显而易见的。由此可见，等同方案可以看成是权利要求字面记载的技术方案（下称字面方案）的扩展方案，等同方案与字面方案相对于现有技术做出了相同的技术贡献，因此，两者的等同特征应是基本相同的手段并能够起到基本相同的作用，从而使得等同方案与字面方案实现基本相同的功能并达到基本相同的效果。

　　禁止反悔原则是英美法中的一项衡平法原则，其基本含义是，一方当事人已经做出了某种行为，并且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为以损害他们的利益。在专利法的司法实践中，在司法实践中，禁止反悔原则，一般是作为对等同原则的限制性规则来适用的。该原则禁止专利权人对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。其宗旨在于防止专利权人采取出尔反尔的策略，即在审查过程中为了容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释，或者强调某个技术特征的重要性，在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无，以图应用等同原则来覆盖被控侵权产品。由此可见，禁止反悔原则的初衷和目的，是要规范专利权人在申请专利和专利无效中的行为，平衡专利权人的利益与社会公共利益，而并不只是作为一种限制专利权人主张等同的工具，用来限制专利权的保护范围。

　　从禁止反悔原则起源地美国来看，其最高院已经通过判例明确了，权利要求的修改是等同原则的“弹性障碍”规则，同时也为禁止反悔原则的适用范围提供了规则条件，其中就包括，禁止反悔的适用，只是针对经过修改而放弃的内容，并不导致修改后的技术特征就完全不能再适用等同原则。

　　二、实际案例的案情介绍

　　2005年2月23日，国家知识产权局授予北京实益拓展科技有限责任公司（下称实益公司）“自动消防泄压阀”实用新型专利权（下称本专利）。在本专利授权公告文本中，记载了以下3项权利要求：

　　1、自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于：所述叶片连接有驱动装置。

　　2、根据权利要求1所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述驱动装置为压差控制驱动装置。

　　3、根据权利要求2所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述压差控制驱动装置包括电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。

　　2007年3月19日，陕西三安科技发展有限公司（以下简称三安公司）对本专利提出无效宣告请求。在无效宣告程序中，实益公司对权利要求进行了修改，删除了原权利要求1和原权利要求2，使得原权利要求3成为修改后的权利要求1。专利复审委员会在专利权人修改的权利要求书的基础上，维持了专利权有效。

　　2008年5月4日，三安公司提起诉讼，请求确认三安公司生产的自动泄压口不侵犯实益公司拥有的本专利的专利权。一审法院认为，被控侵权产品与上述修改后的权利要求1相比，一个主要的区别特征在于，被控侵权产品中没有电磁牵引器，而是使用了电动机。对此，专利权人认为，电磁牵引器与电动机属于等同的技术特征。被控侵权人认为，修改后的权利要求1应适用禁止反悔原则确定专利权的保护范围。而一审法院认为，由于专利权人在无效宣告请求中删除了原权利要求1和2，若将“电磁牵引器”等同扩大到“电动机”，导致的后果就是违反了禁止返回原则，因此，即使上述被控侵权产品中的“电动机”技术特征与专利保护的“电磁牵引器”技术特征等同能够成立，根据禁止返回原则，亦不能以等同为由主张侵权成立。也就是说，一审法院支持了被控侵权人的主张，适用了禁止反悔原则来确定技术特征“电磁牵引器”所限定的保护范围。二审法院维持了一审判决，但并没有适用禁止反悔原则。

　　三、两个矛盾

　　在上述案件中，一审判决对禁止反悔原则做出了明确表态：由于在无效过程中删除权利要求，即使技术特征符合等同条件也要适用禁止反悔原则，从而不能适用等同原则。具体到案件本身，法院的判断逻辑在于：原权利要求1使用的是“驱动装置”，原权利要求2使用的是“压差控制驱动装置”，修改后权利要求1使用的是“电磁牵引器”，因此，专利权人在无效宣告程序中删除了原权利要求1和原权利要求2，就相当于放弃了除电磁牵引器之外的所有驱动装置，不能再主张包括电动机在内的其他驱动装置与电磁牵引器属于等同特征。

　　但是，假设专利权人在无效宣告程序中没有修改权利要求，按照上述无效宣告程序的决定，专利复审委员会有可能会认定原权利要求1和原权利要求2无效并维持原权利要求3有效。这种假设情况下本专利被维持的原权利要求3与专利权人通过删除原权利要求1和2得到被维持的修改后权利要求1，实际上是一致的。但按照上述一审法院的判决逻辑，如果专利权人删除了原权利要求1和2，则专利权人不能再主张电动机与电磁牵引器属于等同特征，而如果专利权人没有修改权利要求，即专利权人没有放弃任何技术方案，则专利权人仍可以主张电动机与电磁牵引器属于等同特征。可见，按照上述一审法院的判决逻辑，专利权人在无效宣告程序中采取了不同的策略手段而最终得到了相同权利要求，但却导致了禁止反悔原则是否适用的不同认定，从而导致了相同的权利要求却被认定成不同的保护范围。因此，这样的判断逻辑实际上是存在矛盾的，有不合逻辑之处。

　　针对上述的矛盾，有观点认为，专利无效宣告程序中对权利要求的修改并非都导致禁止反悔，只有符合“为了获得专利”这一目的而对权利要求进行的修改，才应当适用禁止反悔原则。具体到上述案件，该观点认为，专利权人在专利无效宣告程序中删除原权利要求1和2，是为了节省无效审查程序，而不是为了使专利权被维持有效，因此，删除原权利要求1和2的修改，并不适用禁止反悔原则，也就是说，修改后的权利要求1可以适用等同规则，电磁牵引器可以等同扩大到电动机。

　　但是，假设在实审阶段专利权人将原权利要求2和3的附加技术特征添加到原权利要求1，则所得到的修改后权利要求1与前述专利无效宣告程序中通过删除原权利要求1和2而得到的修改后权利要求1，实质上是一致的。但按照上述观点的判断逻辑，删除原权利要求1和2的修改，不是为了使原权利要求3（即修改后权利要求1）被维持有效，则专利权人仍可以主张电动机与电磁牵引器属于等同特征，而在原权利要求1中添加附加技术特征的修改，是为了修改后的权利要求1获得授权，故专利权人不能再主张电动机与电磁牵引器属于等同特征。可见，按照上述观点的判断逻辑，专利权人采取了不同的修改手段而最终得到了相同权利要求，但却导致了禁止反悔原则是否适用的不同认定，从而导致了相同的权利要求却被认定成不同的保护范围。因此，这样的判断逻辑实际上是存在矛盾的，有不合逻辑之处。

　　笔者看来，上述两种判断逻辑的分歧仅仅在于权利要求是否有修改，即，对于通过删除原权利要求1和2而使得原权利要求3变成修改后权利要求1，一种判断逻辑认为修改后权利要求1是专利权人通过修改获得的，因而应当适用禁止反悔原则，另一种判断逻辑认为修改后权利要求1就是原权利要求3，并不是专利权人通过修改获得的，因而不应当适用禁止反悔原则。但实际上，上述两种判断逻辑都是将修改后权利要求的字面方案之外的所有方案认定为专利权人通过修改权利要求而放弃的技术方案，因此，两者均存在针对相同技术方案得到不同保护范围的矛盾。

　　四、“放弃的技术方案”不应被理解成修改后的技术特征都完全不适用等同原则

　　从前述禁止反悔原则和等同原则的介绍可以看出，通过权利要求的修改放弃的技术方案，不应被理解成，修改后的技术特征都完全不适用等同原则。实际上，放弃的技术方案是专利权人为了获取专利权而从原保护范围中剔除掉的技术方案，也就是说，专利权人剔除掉这些技术方案是为了使得克服原权利要求的某种缺陷，但这并不表示，修改后权利要求的字面方案之外的所有方案必须都剔除掉，原权利要求的缺陷才能克服。因此，专利权人通过修改权利要求而放弃的技术方案，并非包括修改后权利要求的字面方案之外的所有方案。

　　以最常见的创造性问题为例，假设专利权人在申请专利或专利无效中，为了克服原权利要求不具有创造性的问题对原权利要求进行了修改，从而使得修改后的权利要求相对于现有技术具有满足创造性的技术贡献。通过这样的修改方式，专利权人放弃的技术方案，应当是原权利要求的保护范围中不具有该技术贡献的技术方案。对于修改后权利要求来说，由于其等同方案与字面方案采用基本相同的手段、实现基本相同的功能且达到基本相同的效果，两者实际上都是具有该技术贡献的技术方案，因此，专利权人通过修改而放弃的技术方案，实际上并不包括修改后权利要求的等同方案。

　　举例来说，假设原权利要求1包括技术特征ABC，专利权人在申请专利或专利无效中，为了克服原权利要求1不具有创造性的问题对原权利要求1进行了修改，修改后的权利要求1包括技术特征ABCD，从而使得修改后的权利要求1相对于现有技术具有满足创造性的技术贡献。

　　假设被控侵权产品覆盖了技术特征ABCG，技术方案ABCG不具有该技术贡献，因此，技术方案ABCG与ABCD不是等同方案，技术特征G与D也不属于等同特征，技术方案ABCG属于专利权人通过上述修改而放弃的技术方案，因而适用禁止反悔原则，技术方案ABCG不属于修改后权利要求要求1的保护范围。

　　假设被控侵权产品覆盖了技术特征A’BCD，技术方案A’BCG具有该技术贡献，技术方案ABCG不属于专利权人通过上述修改而放弃的技术方案，因而不适用禁止反悔原则。若技术特征A’与A属于等同特征，技术方案A’BCD与ABCD是等同方案，则技术方案A’BCD属于修改后权利要求要求1的保护范围。

　　假设被控侵权产品覆盖了技术特征ABCD’，技术方案ABCD’具有该技术贡献，技术方案ABCD’不属于专利权人通过上述修改而放弃的技术方案，因而不适用禁止反悔原则。若技术特征D’与D属于等同特征，技术方案ABCD’与ABCD是等同方案，则技术方案ABCD’属于修改后权利要求要求1的保护范围。

　　基于上述对“放弃的技术方案”的理解，在适用禁止反悔原则时，笔者认为，可以尝试从以下角度来判断被控侵权产品是否属于专利权人通过修改权利要求而放弃的技术方案：

　　首先，确定专利权人通过权利要求的修改是为了克服原权利要求的什么缺陷；

　　其次，确定修改后的权利要求中能够起到克服该缺陷的技术内容，则专利权人通过这种修改而放弃的技术方案即为原权利要求的保护范围中不具有该技术内容的技术方案；

　　再次，根据被控侵权产品是否具有该技术内容，确定被控侵权产品是否属于专利权人放弃的技术方案，从而确定是否适用禁止反悔原则。

　　具体到上述案例，修改后权利要求1相比于原权利要求1增加了技术特征“电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接”。从专利无效宣告程序来看，专利权人做出这样的修改，是为了克服原权利要求1不具有创造性的问题。而且，合议组认为，修改后权利要求1具备创造性的技术贡献在于，叶片转轴与驱动装置之间采用牵引连杆连接，从而能够实现准确的叶片的自动启闭动作，从而提供一种能够有利于保护防护区外墙平实的密闭性能，又能够在灭火剂释放过程中释放防护区内部超压的可重复自动实现功能的自动消防泄压阀。合议组基于该技术贡献维持了修改后权利要求1的专利权有效。可见，修改后权利要求1中能够起到克服创造性问题的技术内容在于，叶片转轴与驱动装置之间采用牵引连杆连接。也就是说，专利权人通过删除权利要求1和2，放弃的技术方案在于，除了采用牵引连杆之外叶片转轴与驱动装置之间的其他连接方式，而不是除电磁牵引器之外的其他驱动装置。实际上，要使修改后权利要求1具备创造性，只要保证驱动装置与叶片转轴之间采用牵引杆连接即可，而“电磁牵引器”与“电动机”都属于常见的驱动装置，无论是采用电磁牵引器还是采用电动机，都不影响修改后权利要求1具备创造性的判断结果。因此，对于修改后权利要求1，专利权人将“电磁牵引器”等同扩大到“电动机”，并不应当适用禁止反悔原则。

　　以上是笔者对“放弃的技术方案”在禁止反悔原则中如何理解和适用的一点思考，其中难免存在不妥之处，还请同行斧正。