文/北京市集佳律师事务所 范相玉

　　专利权是行政机关就某一发明创造授予给申请人的独占性权利，这种独占性体现在：任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用许诺销售、销售、进口其专利产品或使用其专利方法。专利权人行使其权利时，既可以通过私力救济的方式实现，也可以以公力救济的方式实现，就前者而言，可以自己或委托律师发送侵权警告函，如果诉诸公力，可通过向行政机关请求处理侵权纠纷或向法院提起专利侵权诉讼。从以上方式可以看出，处于强势地位的专利权人有多种方式实现自己的权利，那么是不是说专利权人就可以任性地行使自己的权利了呢？当然不是，法律赋予民事主体一项权利的同时，也会让他承担与之相适应的义务，在专利权的保护上也是如此，因此，法律对权利人如何行使专利权进行了限定，专利权人不得滥用专利权，这种限定体现在私力救济权利的行使上，也体现在公力救济的行使上，以下详细展开：

　　一、专利权人私力救济的限制

　　专利权人私力救济的方式一般而言是指发送警告函、律师函，另外， 在日趋激烈的市场竞争中，专利侵权诉讼往往被当做市场竞争的工具，而且会与舆论宣传配合以起到营销甚至是压制竞争对手的作用，但这些行为都应当在合理、合法的范围内，受到一定的限制，由于性质上均带有私力性质，出于体例安排的方便，将舆论宣传的限制和发送警告函、律师函的限制在此一并阐述：

　　1.发送警告函、律师函的限制

　　虽然目前我国法律并未对专利维权活动中发送警告函、律师函进行具体规定，但是从既有判决，尤其是最高人民法院的判决来看，专利权人发送警告函、律师函应当尽到合理的审慎义务，否则可能构成商业诋毁或不正当竞争，从深圳市理邦精密仪器股份有限公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司商业诋毁纠纷（以下简称“理邦诉迈瑞案”）、石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷案（以下简称“双环诉本田案”）以及北京速迈医疗科技有限公司与北京水木天蓬医疗技术有限公司等确认不侵害专利权纠纷（以下简称“速迈诉水木案”）等既判案例来看，对于专利权人发送警告函、律师函的审慎义务的要求呈现趋紧的发展态势，这些要求表现在如下几个方面：

　　1）发送的范围和对象

　　根据发送对象的不同，审慎义务的要求也不尽相同，一般而言，专利维权活动中的警告函、律师函发送范围包括：涉嫌侵权主体、涉嫌侵权主体的客户或潜在客户、不特定的社会公众，双环诉本田案中法院认为，相比较于对涉嫌侵权主体，专利权人对其客户或潜在客户发函的审慎义务要更高1。

　　另外，发函范围越广，侵权的风险也越大。

　　2）发函应当处于正当的维权目的

　　在此类纠纷中，发函人的主观方面也是一个重要的考量方面，如果发函人并不是在明知对方侵权可能性不大、并未掌握充分证据或并未进行充分论证的情况下，为了刻意打压竞争对手，而且最终被法院判定为不侵权的情况下，专利权人发送警告函、律师函被认定为不正当竞争或商业诋毁的可能性较大，例如在“速迈诉水木案”中，法院认为：“北京速迈医疗公司在未对涉案产品的结构进行充分了解的情况下，仅凭拍摄的产品外观图片即向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技公司发出警告函，并且向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技公司多家客户发出函件，必然会降低北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技公司在客户群体中的信誉，北京速迈医疗公司存在过错，应当承担相应的法律责任”2。

　　3）发函时权利人的权利状态

　　行使专利权应当以权利有效为前提，专利权是否处于有效状态是考察权利人发函正当性的重要因素，如果专利权处于失效状态（包括终止、保护期限届满、被放弃、宣告无效），一般认为，对于专利权的状态权利人应当是应当时刻关注的，权利人在已经失去权利基础情况下，其所实施的发函维权行为易被认定为具有不正当地谋求市场优势地位的恶意，从而构成不正当竞争。

　　4）所发函件内容

　　专利维权活动中的侵权警告函、律师函的内容直接影响到收函人对是否侵权的判断，尤其是对于那些对专利侵权判断这种专业性很强的问题并不熟悉的人士而言，函件内容会极大左右其商业判断和决策，因此，函件内容是否构成不正当竞争的重要考察因素。由于我国法律对专利维权活动中的警告函、律师函的内容并未做具体规定，因此，对于侵权警告函、律师函的内容的审慎义务需要根据案情具体判断，从既有案例来看，这样的内容的审慎义务呈现趋严、趋详细、趋专业的发展方向。

　　在理邦诉迈瑞案中，法院认为，“由于专利侵权警告毕竟是权利人谋求解决专利侵权争议的单方意愿，且由于专利权本身在效力上的相对不确定性及侵权判断的专业性，尤其是不确定性必然伴随无能为力，法律不能强人所难，因此不能苛求侵权警告内容完全确定和毫无疑义”3，也就是说，法院认为，虽然理想化的角度而言，专利权人在警告函中应当充分披露据以判断构成侵权的必要信息，但是鉴于专利侵权判断的专业性和不确定性，法律也不能强求专利权人给出确定无疑的信息。

　　在比理邦诉迈瑞案晚出现的双环诉本田案中，法院虽然也持有相似的观点，但是同时认为，虽然不要求发函人对涉嫌侵权人的行为构成侵权达到确定性的程度，但是，“侵权警告信中仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与双环股份公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。”4，据此，法院认为警告人在警告函中未记载足够的信息，致使双环公司受损，存在过错，警告人的行为并非专利法赋予的正当的维权方式，而是有悖于鼓励和保护公平竞争的不正当竞争方式。

　　从上述两个案例，我们可以明显看出最高人民法院对于侵权警告函内容的审慎义务要求趋严的变化，当然，这和我国知识产权制度逐渐完善、市场主体以及知识产权法律服务机构的水平提高相适应的，同时也对今后警告函的内容有很大的指导意义，为了符合专利权人的审慎义务，侵权警告函可以包含如下内容：

　　1）专利权人的身份，包括权利来源的途径

　　2）专利的具体情况，包括专利的名称、类型、有效期、专利权利要求的内容，并将公告授权的专利文件（包括专利证书、权利要求书、说明书、附图）附随于警告函后

　　3）被警告人侵权行为的具体情况，包括产品的名称、型号、价格等

　　4）被指控产品特征的简要归纳，并与专利权利要求进行比对，以明确被控产品落入了专利权的保护范围

　　5）纠纷各方已采取的救济途径

　　6）告知被警告人必须立即停止侵犯专利权的行为，并阐明被警告人所将要承担的法律责任以及所依据的法律规定。5

　　2.舆论宣传的限制

　　在市场竞争日趋激烈的今天，知识产权尤其是专利侵权诉讼以及侵权警告函、律师函往往用来和舆论宣传想配合，提高企业知名度，获取更高的舆论评价，从而占据更有利的市场竞争地位，如果这种舆论宣传均以事实为基础，且专利侵权诉讼或警告行为也是出于维护正当权利的目的，这样的宣传造势属于合法的范围之内，但是如果尺度掌握的不好，也会面临不正当竞争或商业诋毁的问题。

　　1）在法院的侵权诉讼判决尚未作出时即公开宣称被告侵权。

　　在深圳市创客隆电子有限公司、深圳市朗琴音响技术有限公司商业诋毁纠纷案6中，法院认为，在法院尚未判决侵权的情况下，创客隆公司径直在其官方旗舰店上散布朗琴公司侵犯了其音箱专利权的虚伪事实，足以造成消费者误认，损害了朗琴公司的商誉，创客隆公司的行为构成商业诋毁。

　　2）对外宣传中带有侮辱、贬低性的语言

　　在上海圣敏餐饮管理有限公司与扬州市龙卷风餐饮企业管理有限公司、李彩章商业诋毁纠纷案（以下简称“圣敏诉龙卷风案”）中，被告在QQ群、微信群中散布：如称“睁眼说瞎话”、“圣敏无能人，不懂知识产权，越做越被动。只知坑人、圣敏必死”、“骗钱”、“声明也是胡言乱语”、“圣敏活不了多久了”等内容7。明显带有侮辱、贬低性的语言，最终被法院认定为构成商业诋毁。

　　3）将两家公司做倾向性的对比

　　在圣敏诉龙卷风案中，被告在QQ群、微信群中散布：如称“这锅比圣敏锅好多了”、“我们有圣敏无法比拟的成本优势，我们只需要收圣敏一半的费用就能发展的很好，品牌还比圣敏响”、“上海的专利是用图纸申请的，我们使用实物申请，法律效力不一样”、“实物外形专利法律效力强、图纸外形专利法律效力弱”等。法院认为，这些对比说明既不全面也缺乏依据，无疑会贬低圣敏公司的专利、加盟费及配套设施，同时抬高自身的竞争优势，最终被法院认定为构成商业诋毁8。

　　二、专利权人公力救济的限制

　　专利权人维护其专利权的公力救济方式包括申请行政机关处理和提起专利侵权诉讼两种方式，但是，如果在过程中存在滥用专利权的情况，可能会引起恶意提起知识产权诉讼和不侵权抗辩的后果。

　　1.恶意提起知识产权诉讼

　　在司法实践中，一般认为，恶意提起知识产权诉讼属于恶意诉讼中的而一种，恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁。2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3、具有实际的损害后果。4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

　　这其中最关键的一点，是如何认定行使专利权的一方主观上的恶意，在远东水泥诉四方如钢案中，法院认为：所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的的方式，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。……四方如钢公司无效程序中在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，在侵权诉讼中又基于此部分权利要求向远东水泥公司提起专利侵权诉讼，主观上明显具有恶意。在袁利中与通发公司损害赔偿案中，法院认为，涉案实用新型专利虽然已经被国家知识产权局授予专利权，形式上具有合法性，但是由于技术方案早已被国家标准所公开，明显不符合新颖性的要求，且专利权人作为从事该行业多年的专业人士，对于该专利符合专利法授权实质条件是明知的，其利用我国专利制度对于实用新型专利不进行实质审查的规定将国家标准里的现有技术申请获得专利权，其主观状态应当认为是缺乏诚实信用的，其申请并获得专利权的行为本身应当认定为是恶意申请。袁利中故意以他人受到损害为目的，以恶意申请并应当被认定自始无效的专利权对通发公司提起专利侵权诉讼，致使通发公司在诉讼中遭受损失，应当承担相应的民事赔偿责任。

　　从法院的上述观点，不难看出，在认定是否构成恶意上，专利权的状态是否有效或者是否恶意申请取得的，以及权利人对于其专利权状态的主观认识，是主要的考量因素。因此，当事人在申请专利以及提起专利侵权诉讼是之前要做好评估工作，尤其是对于外观设计专利和实用新型专利，一方面要排查专利是否存在被认定为恶意申请取得的专利的情形，另一方面，在提起侵权诉讼之前，也要核实清楚专利权的状态，是否存在未交费终止、期限届满，以及所主张的权利要求是否存在已经在无效程序中进行了修改。

　　2.滥用专利权抗辩

　　虽然我国的专利法及其司法解释并未明确将滥用专利权作为一个侵权抗辩的事由，但是已经有地方性的司法指导文件将滥用专利权作为抗辩理由之一，例如北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第126条规定：被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的，可以判决驳回原告的诉讼请求。并在127条进一步规定了恶意取得专利权的情形：

　　恶意取得专利权，是指将明知不应当获得专利保护的发明创造申请专利并获得了专利权的行为，包括下述情形：

　　1）将申请日前专利权人明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并取得专利权的；

　　2）国家标准、行业标准等技术标准的制定参与人，将在上述标准的起草、制定等过程中明确知悉的他人技术方案申请专利并取得专利权的；

　　3）将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的；

　　4）采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足专利法的授权条件并取得专利权的；

　　5）将域外公开的专利申请文件所披露的技术方案在中国申请并获得专利权的。

　　也就是说，被诉侵权人如果提供证据证明涉诉的专利权是通过上述情形恶意取得的专利权，法院可以直接判定不侵权，另外，被诉侵权人还可以据此向法院提出恶意提起知识产权诉讼，要求对方赔偿损失。

　　三、小结

　　总而言之，在专利纠纷中，专利权人不能任性地拿着专利权随意开展维权活动，无论是私力救济中发送警告函、还是与维权活动配合的宣传推广，还是公力救济中的侵权诉讼和行政执法，亦或是专利侵权诉讼中的抗辩，专利权的行使都应当受到一定的限制，如果把握不好，维权活动不仅达不到维护自己权益的效果，反而有可能导致陷入不正当竞争或者恶意诉讼的泥潭，这一专利法领域的新发展不仅为企业的知识产权水平提出了更高的要求，也为知识产权法律服务行业提出了新的挑战。

　 注释：
　 1.（2014）民三终子第7号
　 2.（2017）京民终9号
　 3.（2015）民申字第191号
　 4.（2014）民三终字第7号
　 5.立方律师事务所微信公众号：慎用知识产权侵权警告函——从本田与双环专利纠纷案说起
　 6.（2016）粤民终1716号
　 7.（2016）苏民终723号
　 8.（2016）苏民终723号