文/北京市集佳律师事务所 侯玉静

　　一、“显著特征改变”标准的由来

　　根据现行商标法第四十九条第二款之规定，注册商标“没有正当理由连续三年不使用”的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标（简称“撤三”）；在很多“撤三”案件中，商标权人提供的使用证据所显示的商标样式，与注册商标图样存在一定差别，那么这种差别的存在是否会导致这些使用证据不被采纳？根据2010年4月20日发布并施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条，“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”。也就是说，实际使用的商标样式与注册商标图样之间的差别，如果达到了“改变显著特征”的程度，该注册商标就可能被判断为在指定期间内“未使用”从而被撤销；如果显著特征未发生改变，即可以维持注册。2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第26条第二款，除了将“商标”这一用语修改为“商标标志”之外，基本上沿用了前述规定。本文中将这种判断实际使用的商标标志能否被视为注册商标的使用、从而判断该注册商标应予维持还是撤销的标准，称为“显著特征改变”标准。

　　二、“撤三”案件中认定注册商标“显著特征改变”的原则、方法

　　撤销三年不使用商标制度的立法本意并非是对商标权人的惩罚，其目的在于鼓励商标权人积极使用商标，防止商标资源的浪费，因而在撤销三年不使用商标的现有法律制度框架下，对于商标使用证据的把握标准通常是宽松的而不是严格的，甚至在法律的适用中更加倾向于尽可能地维持注册商标的存在。2016年北京市高级人民法院发布的《当前知识产权审判需要注意的法律问题》中阐述的涉及“撤三”制度的司法政策，再次强调“撤三”制度“既不是对商标注册人不使用行为的处罚，也并非为商标注册人设定了使用的义务，只是为了在商标注册人连续三年不使用导致注册商标的作用长期没有发挥时，使该商标标志重新回到公有领域，方便他人注册，激活商标资源的一种措施。因此，对使用的认定应当符合市场实际，在使用证据的认定上，也就应当坚持优势证据原则，不宜过于苛刻。”

　　至于如何判断显著特征已经发生变化，不妨先从“规范”使用的定义进行探讨。根据《最高人民法院关于审理民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条，“商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别”；《商标审查标准》也采用了类似的表述，“商标相同是指两商标在视觉上基本无差别”，并进一步列举了文字商标、图形商标、组合商标能够认定“商标相同”的具体情形，比如字体、字母大小写或者文字排列方式有横排与竖排之分使两商标存在细微差别的，非指定颜色商标的颜色变化，仍判定为相同商标。由此我们可以推论，如果实际使用的商标与注册商标相比，在字体、字母大小写、排列方式、颜色上发生变化，仍然应判定为注册商标的“规范”使用。司法实践中，商标局、商评委、法院也通常在“撤三”案件中掌握较为宽松的标准，注册商标在实际使用中存在字体、字母大小写、排列方式、颜色以及繁简体之间的改变，通常都会被认为属于“未改变其显著特征”，可以视为注册商标的使用。

　　稍有争议的是，当注册商标“拆分”、“组合”，甚至“拆分+组合”后的实际使用方式，是否属于“显著特征”已经发生了改变。笔者曾经详细梳理过涉及注册商标变形使用的案例1，在大多数案件中，法院认定图文组合商标中的图形部分在票据、牌匾等载体上被省略，符合商业惯例；反过来，文字商标与图形结合使用，亦不会导致文字商标显著特征发生改变。中英文组合商标，或中文拼音组合商标中，两部分之间通常存在一一对应、互为指代的关系，单独使用组合要素之一，仍然可以视为组合商标的使用；反过来，中文商标、英文商标或拼音商标，与对应的翻译形式结合使用，也不会导致显著特征的变化。整体来看，绝大多数司法判例从“撤三”制度的立法目的出发，通常宽松掌握、适用“显著特征改变”这一标准。

　　三、“显著特征改变”标准遭遇“系列”商标

　　实践中，同一企业通常会围绕核心标志申请注册多枚商标。这些属于同一申请人的多个商标，又存在两种情况：第一，同一申请人将某个商标及与其近似的若干商标，在同一种商品或者类似商品上注册，即所谓“联合商标”，商标所有人对“联合商标”既无实际使用的意图也通常不会有实际使用的行为，其注册的主要目的是为了防止他人摹仿其主商标，比如哇哈哈杭州娃哈哈集团有限公司在注册“娃哈哈”商标的同时，在第32类的“无酒精饮料”商品上，同时注册了“娃娃哈”、“哈哈娃”、“爷哈哈”等系列商标。第二，同一企业同时拥有多个注册商标，这些注册商标拥有相同的核心要素（主商标），同时配合该主商标增加其他文字、图形或对应翻译，形成“系列”商标。笔者认为“联合商标”不构成不进行实际使用的“正当理由”，应予撤销；本案中，笔者仅就第二种情况即“系列”商标进行讨论。

　　笔者能够查询到的最早涉及“系列”商标的“撤三”案件，为北京市高级人民法院2014年6月判决的德尔瓦力诺公司第861516号“BUCCELLATI”（复审商标）商标撤销复审一案2。该案中，德尔瓦力诺公司在第14类贵重金属艺术品、珠宝等商品上，除复审商标外，还申请有第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标，德尔瓦力诺公司提交的商标使用证据所体现的商标均为“FEDERICO BUCCELLATI”商标。商评委认为在案证据能够证明复审商标的实际使用；但一审法院认为，在德尔瓦力诺公司同时拥有复审商标和第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标的情况下，上述使用证据中的商标应认定为第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标，而非本案复审商标“BUCCELLATI”商标；二审法院支持一审法院的观点，并指出，虽然第861515号“FEDERICO BUCCELLATI”商标中完整包含了复审商标的文字，但不能据此认定销售发票、海关出口文件中出现的“FEDERICO BUCCELLATI”商标是对复审商标的使用。

　　2015年10月，北京知识产权法院在关于所罗门公司第4587241号“JIM”商标（诉争商标）撤销复审一案3中，法院认为诉争商标为“JIM及图”，其中图形占有显著位置，而证据显示的商标仅为“JIM”，二者并非相同或基本相同的商标；除诉争商标外，所罗门公司还获准注册第9220695号“JIM”商标，因此在案证据并非对诉争商标的使用行为。但是，该一审判决在2016年4月被北京市高级人民法院二审改判4。二审法院认为，复审商标系组合商标，由字母“JIM”及图组成，发票上标注了“JIM”，虽未体现图形，但该做法符合正常的商业惯例，可以认定为真实、合法的使用；原审法院认为所罗门公司还有其他注册商标，进而认定上述证据并非对复审商标的使用，缺乏依据。

　　2016年1月，北京市高级人民法院在关于3159414号“WEWE”（诉争商标）撤销复审一案中5，二审法院推翻了一审法院关于“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变显著特征”的认定，并进一步指出，“如果诉争商标权利人实际使用的改变后的标志，系直接指向了其自身的其他注册商标，或者他人注册商标的，则该使用行为可能并非系对诉争商标具有使用的意图，也就无法形成与诉争商标专用权的唯一对应关系。在此情况下，即使实际使用中诉争商标的显著特征能够识别，也不能认为系对诉争商标的使用”。

　　北京高院先后作出的“WEWE”、“JIM”两案，就“系列”商标如何掌握使用证据方面存在明显分歧；而北京知识产权法院似乎采取了对“系列”商标使用证据从严掌握的审判思路。2016年12月，在第6213389号“蒙塔果+Montagu及图”（复审商标）撤销复审一案中6，由于复审商标注册人同时拥有第16518285号“蒙塔果+Montagu”商标，北京知识产权法院认为，如果商标权利人实际使用改变后的标志，直接指向其自身的其他注册商标，在商业交易文书及产品标签中频繁使用复审商标之外的其他有效注册商标，使得复审商标与其注册人一一对应关系被大大削弱，进而认定复审商标应予撤销。该案的二审判决目前尚未作出。

　　上述几个案例中，假设不涉及商标所有人自身其他的注册商标，实际使用商标与注册商标存在字体变化（如“WEWE”案）、文字商标与其他文字组合使用（如“BUCCELLATI”案）、图文组合商标在实际使用中省略图形（如“JIM及图”案、“蒙塔果+Montagu及图”案），诉争商标都应该被维持，因为实际使用的商标标志与核准注册的商标标志相比，很难说显著特征已经发生了变化。那么，为什么商标所有人拥有的其他注册商标，能够成为对其不利的一个因素？在“撤三”案件中对“系列”商标从严掌握证明标准，是否具有足够的依据？“他山之石，可以攻玉”，国际公约及国外已有的法律条文、判例，虽未必应该照搬照抄，但至少可资借鉴。

　　四、国外判例之借鉴

　　首先，中国1985年加入的《保护工业产权巴黎公约》，是我国需要执行和遵守的国际公约之一，各成员国的国内法律规则应与巴黎公约确立的各项准则作一致解释。巴黎公约第五条C(2)款规定，“商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标形式只有一些要素不同，而并非改变其显著性的，不应导致注册无效，也不应减少对商标所给予的保护”7。最高院的关于商标授权确权的意见和规定，与巴黎公约的该条规定基本一致。无论是巴黎公约，还是最高院的意见和规定，有没有改变显著特征，是判断变形使用的商标标志能否视为注册商标实际使用的唯一条件，这里并没有隐含着另一个条件：变形使用的商标标志本身不能是一个注册商标。

　　变形使用的商标标志本身也是另一枚注册商标，能否成为认定注册商标实际使用的障碍？就这一问题，德国《商标和其他标志保护法（商标法）》第26条第（3）项有明确规定：“以与该商标注册的形式不同的形式使用，也应视为对该注册商标的使用，只要该不同的因素不改变该商标的显著性。如果该商标也在其使用的形式上获准注册，则也应适用第l句的规定。”82012年10月25日欧洲法院第三法庭审理的“PROTI”商标一案9，法院认为前述德国商标法第26条第2句之规定，与欧盟商标指令及巴黎公约的规定一致；欧盟商标指令(Directive 89/104)第10条（2）（a）应该被理解为，注册商标所有人可以依据变形使用的事实主张注册商标实际使用，只要实际使用的这种形式与注册商标的形式相比显著特征没有发生变化，即便注册商标变形使用的形式本身也被注册这一事实亦不排除前述规则10。

　　前述“PROTI”商标一案，法院认定变形使用的商标标志本身也获准注册这一事实不影响“显著特征改变”标准的适用，并进行了合理性论证：首先，商标所具有的显著特征是为了区分不同经营者以及其提供的商品。欧盟商标指令并不要求注册商标标志和其实际使用的不同形式之间严格一致，目的是允许商标所有者对商标标志进行适当变化以适应市场拓展和推广宣传的需要，当然适当变化指的是不能改变商标的显著特征。第二，如果将“变形使用的标志本身不能是注册商标”作为一个附加条件，就损害了前述目的。实际上，将一个注册商标可能使用的不同形式也注册为商标，可以使这一注册商标的形象变化更具有可预期性并适应不断变化的市场实际。

　　值得注意的是，在“PROTI”商标一案中，法院援引了关于“Bridge”系列商标的在先判例11，排除了“联合商标”适用类似规则的余地。法院认为，某些商标申请注册的唯一目的，是为了寻求或扩展主商标的保护范围，这些“防御性”注册的商标在撤销案件当中，不能由于主商标的使用而获得维持。

　　五、小结

　　商标的显著识别特征在区分不同经营者及其提供的商品或服务，不在于区分同一个经营者拥有的不同注册商标。如果同一个经营者注册有多个包含相同核心要素或者说显著识别要素的“系列”商标，只要显著识别要素不变，商标的产源指向就不会发生改变。当然，如果注册商标实际使用的形式，指向了他人拥有的注册商标，而不是商标所有人自己的其他注册商标，就需要严格把握“显著特征改变”标准。在“撤三”案件当中，判断实际使用的商标形式能否视为注册商标的使用，判断显著特征是否发生改变是唯一的标准，变形使用的商标标志本身是否为商标所有人的另一枚注册商标，或者是否与同一商标所有人的其他注册商标更为接近，并非法院需要考虑的因素。

　　注释：
　　1.详见笔者《如何认定注册商标在使用过程中改变显著特征》一文。
　　2.详见北京市高级人民法院“(2014)高行终字第1366号”《行政判决书》。
　　3.详见北京知识产权法院“（2015）京知行初字第534号”《行政判决书》。
　　4.详见北京市高级人民法院“（2016）京行终608号”《行政判决书》。
　　5.详见北京市高级人民法院“(2015)高行(知)终字第3613号”《行政判决书》。
　　6.详见北京知识产权法院“(2016)京73行初3183号”《行政判决书》。
　　7.原文表述：Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.
　　8.原文表述：Use of the trademark in a form different from the form in which it was registered shall also be regarded as use of a registered trade mark, provided that the differences do not alter the distinctive character of the mark. The first sentence must also be applied if the trade mark is also registered in the form in which it has been used.
　　9.In Case C-553/11.
　　10.原文表述：the proprietor of a registered trade mark is not precluded from relying, in order to establish use of the trade mark for the purposes of that provision, on the fact that it is used in a form which differs from in which it was registered, without the differences between the two forms altering the distinctive character of that trade mark, even though that different form is itself registered as a trademark.
　　11.IL Ponte Finanziaria SPA V. OHIM, 2007年9月13日，In case C-234/06 P.